Лапин Сергей, 207
Способность ввести в заблуждение как основание для отказа в регистрации товарного знака
Проблема введения в заблуждение как фактора, влияющего на недействительность гражданских правоотношений, или же препятствующего их осуществлению в полной мере, является одной из наиболее актуальных в интеллектуальном праве. В настоящее время введение в заблуждение перестало целиком традиционно ассоциироваться с обстоятельством, которое влечёт за собой недействительность сделок, и обозначило себя в отношениях, связанных с правами на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. В сфере правовой охраны средств индивидуализации очень важную роль играет способность знаков различаться, обозначать конкретный маркируемый продукт, а также служить в качестве ценного корпоративного средства, обеспечивающего преимущество на рынке. На сегодняшний день многими исследователями способность ввести в заблуждение признаётся одним из самых популярных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.
Под заблуждением прежде всего понимается такое юридическое состояние участника гражданских правоотношений, при котором у лица или лиц следует неверное представление о конкретном свойстве или аспекте этих правоотношений. Результатом заблуждения является несоответствие воли лица тому, как он проявляет её вовне, что приводит к потенциальной ситуации спора между сторонами в конкретном правоотношении1.
Важную роль в раскрытии понятия введения в заблуждение в сфере прав на средства индивидуализации играют международные акты в области частного права, нормы которых действуют на территории РФ. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в ст. 6 оставляет условия подачи заявки и регистрации товарных знаков на откуп национальному законодателю. В то же время ст. 1 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и ст. 2 Протокола к нему позволяют предусмотреть процедуру запрета на государственную регистрацию элементов товарного знака, потенциально способных ввести в заблуждение, при предоставлении правовой охраны обозначениям по «международным» заявкам, поступающим во Всемирную организацию интеллектуальной собственности с указанием России2. Более широкий перечень вопросов введения в заблуждение при регистрации средств индивидуализации приводится в Соглашении ТРИПС 1994 года: члены ВТО предусматривают правовые меры, позволяющие заинтересованным сторонам предотвращать использование любых средств при обозначении или презентации товара, указывающих либо вызывающих ассоциацию происхождения данного товара из географического района, отличающегося от настоящего места происхождения так, что это вводит общественность в заблуждение в отношении географического происхождения этого товара (п. «а» ч. 2 ст. 22); предусмотрена возможность члена ex officio по национальному законодательству либо по запросу заинтересованной стороны отказать в регистрации товарного знака или признать недействительной регистрацию товарного знака, содержащего географическое указание или состоящего из него в отношении товаров, не происходящих с указанной территории, если использование географического указания в товарном знаке для определённых товаров в этом члене носит потенциальный риск введения общества в заблуждение в отношении истинного места происхождения (ч. 3 ст. 22).
Введению в заблуждение как причине для отказа в регистрации товарного знака посвящён большой пласт норм в отечественном законодательстве. В первую очередь в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способных ввести потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, признаётся недопустимой. Подход законодателя, изложенный в данной статье, можно проследить на примере Решения Суда по интеллектуальным правам РФ от 14.04.2014 по делу № СИП-83/2014, откуда можно выявить три группы обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении дел, подпадающих под п. 3 ст. 1483 ГК РФ: присутствие в товарном знаке или каком-либо его элементе сходства до степени смешения с обозначением иного лица, которое является производителем товаров, для которых товарный знак зарегистрирован; факт использования иным изготовителем противопоставленного обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака; возникновение в сознании потребителей представления о том, что товары, маркированные товарным знаком правообладателя, являются товарами другого изготовителя с определённым качеством и территорией происхождения, а также связанное с этим представлением наличие или отсутствие возможности возникновения у потребителей ассоциативной связи непосредственно между сравниваемыми обозначениями.
Вместе с этим введению в заблуждение относительно товарного знака в посвящено ещё несколько статей ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 1488 ГК РФ не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак, если вследствие этого существует потенциальная опасность введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Одно из возможных оснований введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя регламентируется п. 3 ст. 1488 ГК РФ, где говорится об отчуждении исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана. Такое отчуждение допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование. Так как в России зарегистрировано значительное число товарных знаков, в которые в качестве неохраняемых элементов включены зарегистрированные в Российской Федерации наименования мест происхождений товаров, очевидно, что последующая бесконтрольная передача таких обозначений лицам не имеющим исключительного права на наименование места происхождения товара, не только вводила бы потребителей в заблуждение, но и, по сути, нарушала бы установление законодательства о недопустимости нарушения исключительных прав третьих лиц. Ещё одним важным замечанием может послужить закрепление запрета на государственную регистрацию обозначений, представляющих собой свойства, способные ввести потребителя в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя при оспаривании уже зарегистрированных товарных знаков иных лиц в порядке, предусмотренном ст. 1513 ГК РФ.
Одним из важных документов, закрепляющим основания для отказа в регистрации товарного знака из-за введения в заблуждение, являются Рекомендации по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утверждённые приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186. В ст. 3.3.7.1 перечислены основания, при наличии которых отчуждение исключительного права на товарный знак рассматривается как вводящее в заблуждение. К ним можно отнести ситуации, когда товарный знак содержит: обозначение, представляющее собой государственные символы или символы органов власти и международных организаций; место производства или сбыта товара в качестве неохраняемого элемента при уступке товарного знака лицу, находящемуся в другом географическом объекте; обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов всемирного культурного или природного наследия. Также отчуждение исключительного права на товарный знак признаётся согласно ст. 3.3.7.2. вводящим в заблуждение в отношении части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на этот знак, а также в отношении товарного знака: признанного в установленном порядке общеизвестным; воспроизводящего промышленный образец или сходного до степени смешения с ним, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец; воспроизводящего фирменное наименование либо его отдельные элементы, право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование; сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем. В соответствии со ст. 3.3.7.3 и ст. 3.3.7.4 введение потребителя в заблуждение возможно в случае регистрации договора об отчуждении товарного знака в отношении части товаров/услуг, являющихся однородными товарам/услугам, для которых правообладателем сохраняется исключительное право на этот товарный знак, а также при в том случае, когда при отчуждении правообладателем исключительного права на товарный знак он сохраняет за собой исключительное право на сходный до степени смешения товарный знак, зарегистрированный для обозначения тождественных и/или однородных товаров/услуг. Наконец, Рекомендации выделяют и иные возможности введения в заблуждение в ст. 3.3.7.11, которые сосредоточены вокруг элементов товарного знака, имеющих отношение исключительно к правообладателю, таких, как дата основания производства, место производства, наименование места происхождения товара, сведения о наградах, знаки соответствия, обозначения, охраняемые авторским правом. Оговорено то, что отчуждение исключительного права на товарный знак, содержащий подобные элементы, может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, например, вследствие нахождения правопреемника в другом географическом объекте, или в том случае, когда у него может отсутствовать исключительное право на использование наименования места происхождения товара.
Также нормативные положения о введении в заблуждение указаны в ст. 37 Приказа Минэкономразвития от 20.07.2015 № 482. Помимо прочих оснований, при установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение ведётся учёт товарных знаков, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда. Известным является Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 по делу № А40-73286/2010, которое аннулировало регистрацию товарного знака «VACHERON CONSTANTIN». Данный товарный знак был зарегистрирован Роспатентом, несмотря на то что на момент регистрации соответствующий бренд уже был широко известен и зарегистрирован в отношении швейцарских часов, он предназначался для маркировки одежды и был сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным для маркировки часов. Компания-правообладатель знака в отношении часов с решением Роспатента не согласилась и обратилась в Палату по патентным спорам с требованием прекратить правовую охрану товарного знака. Палата по патентным спорам правообладателю отказала, сославшись на неоднородность товаров, но суды последующих инстанций постановили, что регистрация знака российской компанией может быть актом недобросовестной конкуренции, а также может ввести покупателя в заблуждение относительно товара и его производителя.
Также стоит учесть случай, когда отказ в регистрации товарного знака вследствие введения потребителя в заблуждение может относиться не только ко всему обозначению в но и к определённой его части. Согласно материалам Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда РФ от 4 июля 2017 г. по делу № А40-1670/2017 индивидуальному предпринимателю-россиянину было отказано в регистрации товарного знака, содержащего, помимо прочих элементов, выражение на французском языке "LE PLUS NOURRISSANT DES ALIMENTS FRANCAIS". В переводе это выражение означает "Самый питательный из французских продуктов" и указывает на место происхождения продукта - французский ("FRANCAIS"). Выводы Роспатента подтвердили и суды, ведь производителем продукции является российский предприниматель и информация о "французских" корнях товаров не соответствует действительности.
Стоит уделить внимание и вопросу разграничения обозначений, способных ввести в заблуждение, и ложных обозначений. Согласно подп. 1 п. 3 Рекомендаций Роспатента по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений от 23.03.2001 № 39 к первой категории относятся элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, вызываемые ими у потребителя; ко второй же категории относятся элементы, прямо указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности. Ложность элементов признаётся не очевидной, не требующей основания и определения представлений потребителей о данном товаре. В то же время существует необходимость учёта товаров (услуг), в отношении которых происходит регистрация соответствующий знак. Другими словами, обозначение является ложным применительно к конкретным товарам3. На практике разграничение обозначений на ложные и вводящие в заблуждение представляется затруднительным, однако свет на данный вопрос проливает подп. 2 этого же пункта Рекомендаций, устанавливающий возможности чёткого определения признаков этих двух категорий. Применительно к каждому элементу следует установить, описывает ли элемент товары ложно, а также может ли данный элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить возможность правдоподобия ложных указаний или ассоциативных представлений и вероятность доверия потребителя к соответствующим указаниям или представлениям. Выделены в отдельную статью 3 нормы, касающиеся оценки ложности обозначений, включающих географические названия и место производства и сбыта товара. Данная норма ощутимо перекликается с нормами ч. 2 и 3 Соглашения ТРИПС. В данном случае признак правдоподобности является превалирующим при определении ложности обозначения или его способности ввести в заблуждение. Ярким примером такого может являться Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу N СИП-837/2014. В исковом заявлении компания ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД возражала против вывода Роспатента о том, что регистрация обозначения со словом "LONDON" на имя заявителя, зарегистрированного в Республике Кипр, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и месте его нахождения, с опорой на то, что внимание потребителя прежде всего концентрируется на известности товаров, их популярности в России. При этом заявитель обращал внимание на то, что в настоящее время распространенной практикой известных мировых брендов стало производство маркируемых ими товаров в других странах. Требование было удовлетворено, поскольку установлено, что спорный словесный элемент может вызывать у потребителя ложную ассоциацию относительно места нахождения исполнителя услуг, однако данная ложная ассоциация не обладает признаками правдоподобности, в связи с чем было признано, что «абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в указание на географическое название как на место нахождения лица, оказывающего услуги, что само по себе придает обозначению фантазийный характер».
Вместе с тем, часто объективность экспертизы товарного знака на предмет введения в заблуждение в отечественной доктрине подвергается сомнению вследствие того, что сотрудник Роспатента, проводящий экспертизу заявленного обозначения, может принять решение о способности знака вводить в заблуждение на основании таких субъективных факторов, как собственные убеждения и домыслы4, более того, не поддаётся регулированию его свобода доказывания такой способности знака вследствие риска того, что для получения информации о способности знака могут быть использованы недостоверные источники. Также стоит учесть, что заявитель вынужден обосновать перед ведомством собственную добросовестность и отсутствие намерения ввести рядового потребителя в заблуждение, что вряд ли представляется возможным соотнести с базовым принципом ст. 10 ГК РФ, представляющим собой презумпцию добросовестности субъекта гражданского права. Так, в Постановлении СИП РФ от 20.09.2016 № С01-624/2016 по делу № А32-20311/2015 общество обратилось к компании с иском о признании нарушения исключительного права на товарный знак «СДА», запрете на его использование и выплате компенсации. И апелляция, а вслед за ней и кассация отказали в удовлетворении требований, несмотря на то что факт использования обозначения ответчиком без согласия правообладателя был доказан. Датой приоритета товарного знака являлось 05.04.2011, при этом спорное обозначение «СДА» использовалось различными юридическими лицами при разработке и реализации передвижных компрессорных станций с 2001 года. Апелляция с кассацией ссылались на ст. 10 ГК РФ, ст. 10 bis Парижской конвенции 1883 г. и Закон № 135-ФЗ, посчитав действия истца по приобретению исключительного права на товарный знак «СДА» актом недобросовестной конкуренции.
Стоит отметить, что эксперт Роспатента не вправе отказывать в регистрации обозначения со ссылкой на подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, если из знака следует, что он может вводить в заблуждение, только на основании изучения обстоятельств его использования. В таком случае защита может осуществляться и некоторыми ведомствами, например, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которая в соответствии с нормами подп. 2 п. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 обязана осуществлять «предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение», подо что подпадает и получение исключительного права на обозначение, способное ввести в заблуждение в отношении товара или его изготовителя. Наконец, ст. 44 и 45 Закона «О защите прав потребителей» позиционируют в качестве отдельных субъектов, которые уполномочены осуществлять защиту прав и законных интересов потребителей, органы местного самоуправления и общественные объединения (потребителей.
Таким образом, аспект введения в заблуждение как основания для отказа в регистрации товарного знака имеет под собой обширную нормативно-правовую базу, как отечественную, так и международную, и в законодательстве учтены все нюансы касаемо исключительного права на товарный знак, отказа предоставления охраны товарному знаку, указаны модели ситуаций введения в заблуждение, его разграничение с ложным обозначением, а также экспертиза товарного знака, в результате которой и принимается решение об отказе в дальнейшей регистрации согласно ч. 2 ст. 1499 ГК РФ. Широкий охват случаев и острота проблемы идентификации продуктов как основной в определении прав на средства индивидуализации предопределили динамичную судебную практику, и количество дел, связанных с введением в заблуждение в сфере средств индивидуализации, остаётся на высоком уровне.
Список использованных источников: