!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

§ 2.1. Пределы при установлении патентообладателем условий

Суд первой инстанции со ссылкой на ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции удовлетворил ее требования. Как им было при этом отмечено, «поскольку при реализации лекарственных средств Компанией «Тева Фармасьютикал Индастриз Лимитед» осуществлялись действия и по осуществлению своих исключительных прав, организация заявителя в силу ст. 1229 ГК РФ по своему усмотрению вправе разрешать или запрещать другим лицам использовать средства индивидуализации».

Между тем суды вышестоящих инстанций встали на сторону ФАС России. Их аргументы сводились к тому, что решение ФАС России касалось договора поставки, а не осуществления исключительных прав.

Подобное разграничение, как представляется, было искусственным. Предоставление «БИОТЭК» возможности распространять на территории Российской Федерации препарат предполагало не только передачу материальных носителей, но и предоставление интеллектуальных прав. ФАС России приняла решение в противоречии с п. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Более того, она фактически применила институт принудительного лицензирования (в том числе в отношении товарных знаков, что не допускает ни ТРИПС, ни ГК РФ). При этом следует отметить, что в данном случае речь шла о первичном введении

воборот товаров со стороны правообладателя. Исключительные права

вотношении таких товаров не были еще исчерпаны.

Влюбом случае произошло вмешательство в сферу гражданскоправовых отношений. Отношения «Тевы» и «БИОТЕК» нужно было рассматривать с позиции одностороннего отказа от исполнения обязательства (однако здесь для правильной квалификации нужно рассматривать содержание договора).

Дело «Google v. Yandex и ФАС» еще более показательно в рассматриваемом аспекте1.

Всоответствии с заключенными договорами МАДА Google предоставляла контрагентам лицензии в отношении приложений Google Play как объектов интеллектуальных прав. При этом на лицензиатов

1 В конечном счете оно закончилось заключением мирового соглашения. По условиям мирового соглашения Google отказывалась от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Android в России, обязывалась не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений (в том числе на главном экране по умолчанию), отказывалась от стимулирования предустановки поиска Google в качестве единственного общего поискового сервиса, отказывалась от применения в дальнейшем положений договоров, противоречащих условиям мирового соглашения, обязывалась обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в окно выбора (подробнее см.: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49773).

101

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

возлагалась обязанность по приобретению и предустановке на мобильных устройствах иных приложений (реализация Google в качестве поисковой системы по умолчанию). Антимонопольная служба нашла в подобных условиях злоупотребление доминирующим положением. Применять ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции она при этом отказалась. По логике ФАС России злоупотребление было лишь косвенно связано с осуществлением исключительного права. Подобный подход воспроизвел и Арбитражный суд г. Москвы. Он констатировал: «Суд, проанализировав условия Договоров МАДА, приходит к выводу, что данными соглашениями урегулированы как вопросы лицензирования, так и вопросы поставки, распространения, внедрения продукта

сопределением ограничительных условий именно в части распространения. Поскольку Договоры МАДА являются смешанными, условия, не относимые к лицензионным, должны соответствовать установленным антимонопольным законодательством требованиям». После чего для большей убедительности он сослался на отказное постановление ВС РФ по жалобе «Тевы». Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции.

Приведенная аргументация сомнительна. Принятие лицензиатами на себя указанных обязанностей являлось условием предоставления им прав на использование ОИС Google. Оно было непосредственным образом связано с осуществлением исключительных прав лицензиаром. Распространение и внедрение продукта, которые суд отнес к предмету какого-то иного (не лицензионного) договора, представляет собой не что иное, как способ использования патентоохраняемого объекта по лицензионному договору. С элементами договора поставки и вовсе неясно. Суд не пояснил, что и кому поставлялось по договору. В любом случае спорные условия были связаны с предоставлением именно интеллектуальных прав, а не с передачей материальных носителей.

Суд указал, что в деле речь идет о «реализации товара производителям субъектом, занимающим доминирующее положение, приобретение которого обязательно с учетом его уникальности…». Если заменить абстрактное понятие «уникальный товар» на «права на объекты интеллектуальной собственности», о которых и шла речь (именно их наличие и обусловило господство на рынке Google), то получается, что сам суд признал, что спорные условия касались именно осуществления интеллектуальных прав.

Рассмотрим данное дело с позиции разнонаправленных частных и общественных интересов и функций исключительных прав. Начнем

стого, что действия Google отвечали общественным (потребительским)

102

§ 2.1. Пределы при установлении патентообладателем условий

интересам. Пользователи мобильных устройств без каких-либо дополнительных усилий, выплат получают базовый пакет совместимых между собой программ и приложений, установленную поисковую систему1. При этом они не лишены возможности устанавливать приложения иных производителей, менять настройки поисковой системы. В деле отсутствовали какие-либо данные о негативных последствиях практики Google для инновационного развития. Конкуренты не лишены возможностей по разработке и коммерциализации своих приложений. Лидирующие позиции Google в рассматриваемой сфере связаны с тем, что компания предлагает наиболее полный и эффективный пакет приложений для Android.

Возвращаясь к законопроекту ФАС России, следует отметить, что

собщих концептуальных позиций предлагаемые в законопроекте изменения являются лишь одним из возможных частных механизмов решения сложной, системной проблемы. Их разработке должно было предшествовать четкое формулирование самой проблемы, а также установление причин, по которым она не может быть решена на основе действующего законодательства, определение спектра возможных путей ее решения, выбор (и его обоснование) из них самых эффективных. Вместе с тем при разработке законопроекта никакое из данных действий не было осуществлено.

Взападных правопорядках институт патентных злоупотреблений стал предметом значительно более глубокого осмысления, в связи

счем в рамках заявленной в исследовании проблематики мы не можем игнорировать соответствующий зарубежный (прежде всего США и ЕС) опыт. При этом подчеркнем, что встречающиеся в российской доктрине указания на исследования подобного опыта в большинстве случаев не имеют под собой каких-либо оснований. Исследователи, а еще чаще разработчики законопроектов, делая соответствующие отсылки, искажают при этом сущность реально функционирующих в западных системах институтов. При существующем в таких системах плюрализме подходов выбирают отдельное частное мнение ученого либо правоприменителя (которое само по себе может идти вразрез с общепризнанным подходом), наиболее созвучное их собственным идеям.

Данное замечание, являясь справедливым в отношении современной цивилистической доктрины в целом, в полной мере относится

1 Как отмечается в различных источниках, даже опытным пользователям бывает сложно разобраться в многообразии мобильных программ и приложений и выбрать из них необходимые.

103

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

и к исследованию возможностей применения антимонопольного законодательства к сфере обращения прав на ОИС. Исследователями игнорируются как существенные различия в понимании данной проблемы в США и ЕС, так и отсутствие единого четкого подхода в рамках каждой из обозначенных правовых систем.

2. Антимонопольное регулирование и доктрина патентных злоупот-

реблений: американский подход к решению проблемы.

Наибольшее развитие институт патентных злоупотреблений получил в американской правовой системе. На протяжении последнего столетия проблема пресечения конкретных лицензионных практик не теряет своей актуальности как на уровне правоприменительной практики, так и на уровне доктрины. В связи с этим в рамках данного исследования, особенно ввиду того что в российской доктрине отсутствует понимание данных явлений, американский опыт должен быть рассмотрен в первоочередном порядке.

Ключевыми моментами, на которые при этом следует сконцентрировать внимание, являются: а) действия правообладателя, которые пресекаются американскими правоприменителями, квалификация подобных действий с позиции патентного (антимонопольного) законодательства; б) последствия, которые влечет за собой «выход» патентообладателя за пределы осуществления исключительного права.

Следует начать с того, что в различные временны`е периоды понимание сущности нарушения правообладателем пределов осуществления исключительных прав в лицензионной сфере существенно варьировалось, равным образом как и менялся подход к последствиям, связанным с подобным нарушением.

Первый период: отношения, связанные с патентоохраняемыми объектами, обладают иммунитетом от конкурентного законодательства. Право-

обладатели могут диктовать любые условия лицензионных соглашений.

В конце XIX – начале XX в. суды исходили из того, что правообладатели в рамках предоставленных им патентов обладают практически неограниченными возможностями контроля коммерческого использования патентоохраняемого объекта, определения «правил игры» в сфере обращения созданных на основе подобных патентоохраняемых объектов товаров. Как было указано Верховным судом США по делу Benet v. National Harrow Co., «общее правило заключается в абсолютной свободе использования или продажи прав по патентному законодательству США. Сам объект этих законов – монополия…»1.

1 Bement v. Nat’l Harrow Co., 186 U.S. 70, 91 (1902).

104

§ 2.1. Пределы при установлении патентообладателем условий

При этом интеллектуальные отношения закономерно обладали иммунитетом от применения конкурентного законодательства. Считалось, что патентное право является абсолютным «щитом», защищающим от обвинений в антимонопольных нарушениях и позволяющим, таким образом, правообладателям накладывать любые ограничения или заключать любые соглашения, связанные с использованием изобретения. Логика ранних судебных решений при этом была проста: тот факт, что патентообладатель имеет право отказать в предоставлении прав на изобретение, подразумевает, что он обладает и правом диктовать условия, на которых другие могут использовать изобретение.

Второй этап: оценка лицензионных практик с позиции разумности закрепляемых условий, публичных интересов, принципов патентного права. Злоупотребление исключительным правом – недопустимое расширение

прав, предоставленных патентом.

По мере увеличения числа патентных споров предприниматели начинали все чаще жаловаться на действия патентообладателей, которые осуществлялись откровенно во вред конкурентам и конкуренции

вцелом. Отмечалось, что носители исключительных прав на основе патента успешно совершали именно те действия, которые антимонопольное законодательство запрещает: монополизация рынков, фиксирование цен, заключение связывающих соглашений и т.п. Это создавало обеспокоенность относительно того, что патентообладатели используют патентное законодательство в целях обхода антимонопольного законодательства.

На уровне прецедентных решений постепенно начала прослеживаться идея о необходимости разграничения права из патента и контрактных прав. Первая группа прав при этом провозглашалась свободной от антимонопольного контроля. Особенности осуществления таких прав предлагалось рассматривать с позиции патентных принципов1. В то же время получение и реализация контрактных прав, связанных с ОИС, ставились под контроль антимонопольного законодательства.

Одним из первых прецедентов, заложивших основу доктрины патентного злоупотребления, стало дело Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.2, касающееся ситуации послепродажных ограничений на кинопроектор. По требованию лицензиара – Motion Picture Patents Co.

влицензионном соглашении было предусмотрено, что кинопроектор

1Feldman R.C. The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse // Hastings Law Journal. 2003. Vol. 55 (доступно в Интернете по адресу: http://www.law.stanford.edu/sites/ default/files/event/266699/media/slspublic/Insufficiency%20pdf.pdf).

2Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917).

105

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

как запатентованный объект может использоваться только с кинопленкой, изготовленной патентообладателем. Все последующие покупатели проектора уведомлялись о подобном ограничении посредством закрепленной на приборе дощечки.

Апелляционный суд постановил, что поведение патентообладателя является «связыванием» (tying) и нарушает Закон Клейтона. Таким образом, основываясь на антимонопольном законодательстве, он заключил, что рассматриваемое условие соглашения не должно обладать юридической силой в рамках иска о нарушении исключительного права.

Вместе с тем Верховный суд США счел оправданным рассмотреть спор с принципиально иных позиций. Отказывая в применении антимонопольного законодательства, он констатировал, что лицензионное соглашение должно рассматриваться на основе Патентного закона. При этом он исходил из следующих принципиальных утверждений.

В соответствии с Патентным законом исключительные права патентообладателя ограничиваются формулой запатентованного изобретения. Таким образом, попытки контролировать продукты, не охватываемые изобретением, выходят за рамки того, что предоставляется патентным правом. Условия, выходящие за пределы запатентованного изобретения, не относятся к правам, предоставляемым патентным законодательством, и не могут обеспечиваться с помощью иска о нарушении патентных прав.

Другим знаковым прецедентом, оказавшим большое влияние на развитие доктрины патентного злоупотребления, стало дело Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger1. Morton Salt Co. предъявила иск о нарушении ответчиком его патента на машину по осаждению соли (salt-depositing machine).

Анализируя обстоятельства спора, суд установил, что Morton в заключаемых ею лицензионных договорах на использование указанной машины требовала от лицензиатов приобретать и использовать только производимую ею самой таблетированную соль, которая не являлась патентоохраняемым объектом. Таким образом, Morton осуществляла принадлежащие ей исключительные права в целях ограничения конкуренции на рынке объектов, которые не охватывались патентной привилегией. Несмотря на то что были основания считать ответчика нарушившим патент, Верховный суд США отказал истцу в защите его прав по причине того, что он использовал свой патент в противоречии с публичными интересами.

1 Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger, 314 U.S. 488, 52 USPQ 30 (1942).

106

§ 2.1. Пределы при установлении патентообладателем условий

Здесь важно подчеркнуть, что, оценивая допустимость применения Закона Клейтона к действиям правообладателя, суд оценивал не столько сущность последних, сколько оправданность применения предусмотренных в Законе санкций:

«Закон Клейтона предусматривает возможность взыскать с нарушителя убытки в трехкратном размере и наложить судебный запрет на его деятельность. В данном споре вопрос стоит не в том, нарушил ли истец Закон Клейтона, а в том, должен ли суд защищать патентную монополию в ситуации, когда правообладатель использует ее для ограничения конкуренции и продажи незапатентованных объектов».

Вслед за обозначенным спором в середине XX в. последовала череда судебных решений, в рамках которых Верховным судом США констатировалось, что в случае доказанности злоупотребления патентообладателем его исключительным правом последнее лишается защиты до тех пор, пока злоупотребление не прекратится1.

Интерес в сравнении друг с другом представляют споры Automatic Radio Со. v. Hazeltine Research, Inc.2 (далее – дело № 1) и Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.3 (далее – дело № 2).

Дело № 1 касалось лицензионного соглашения об использовании группы патентов. Лицензиатом оспаривалось условие о выплате роялти по данному договору в процентах от прибыли, получаемой при продаже финального продукта. По его мнению, такое условие составляло патентное злоупотребление, так как требовало от него выплаты суммы, рассчитываемой вне зависимости от того, использовал ли он хотя бы один из патентов в производимом инновационном продукте.

Верховный суд отклонил данный аргумент, отметив, что спорное установление было разумным. Оно представляло собой наиболее удачное бизнес-решение – метод фиксации цены, позволяющий сторонам избежать сложностей, связанных с определением того, включает ли каждое радио конкретный патент.

Рассмотрение по делу № 2 было инициировано компанией Hazeltine Research, Inc., подавшей иск против компании Zenith Radio Corp.

онарушении исключительных прав. Вместе с тем в конечном счете

1См., например: Windsurfing Int’l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986) (цитируется дело Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found., 402 U.S. 313, 343 (1971)). Примечательно, что данная позиция была воспроизведена в относительно недавнем решении по делу Princo Corp. v. Int’l Trade Comm’n (Princo II), 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010).

2Automatic Radio Co. v. Hazeltine Research, Inc., 339 U.S. 827 (1950).

3Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 401 U.S. 321 (1971).

107

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

неблагоприятные последствия, связанные с данным спором, должен был нести истец. Ответчик в деле о нарушении исключительного права предъявил к истцу встречный иск о возмещении ему убытков, причиненных нарушением Законов Шермана и Клейтона. Его позиция основывалась на том, что посредством участия в патентных пулах

вКанаде, Великобритании и Австралии компания Hazeltine Research, Inc. препятствовала ведению им бизнеса на территории данных государств. Подобные пулы отказывали в предоставлении патентных лицензий американским производителям – экспортерам радио и телевизоров. Суд признал необходимым удовлетворить встречные требования ответчика.

До начала 1970-х гг. антимонопольное законодательство, как правило, не рассматривалось в качестве прямого регулятора отношений

всфере интеллектуальной собственности. Сущность патентного злоупотребления выводилась из логики патентной политики. При этом антимонопольная доктрина рассматривалась в качестве дополнительного источника, обеспечивающего общее понимание того, почему конкретное поведение может рассматриваться как подозрительное с позиции патентного законодательства. В некоторой степени обособленно складывалась практика применения антимонопольного законодательства к патентным пулам: «…соглашения, направленные на создание патентного пула, не были застрахованы от антимонопольного контроля, но не были они поставлены и под особое подозрение»1. В деле Standard Sanitary Manufacturing Co. v. USA Суд констатировал применимость Закона Шермана к сфере обращения патентов, при этом подчеркнув и позитивные последствия создания пулов: «Если патенты остаются доступными на приемлемых условиях для всех производителей, такие объединения могут способствовать, а не сдерживать конкуренцию»2.

Третий период: признание ряда лицензионных практик нарушением

антимонопольного закона.

В 1970-е гг. подходы к установлению пределов осуществления исключительных прав изменились. Была продемонстрирована общая враждебность органов судебной и исполнительной власти США по отношению к пакетному лицензированию. Если патентообладатель пытался расширить охват патентной монополии, то дополнительных

1Homiller D.P. Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to «The Nine No-Nos» to Not Likely // Duke Law & Technology Review. 2006. Vol. 5. No. 7 (доступно в Интернете по адресу: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1153&context=dltr).

2Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States, 226 U.S. 20 (1912).

108

§ 2.1. Пределы при установлении патентообладателем условий

доказательств антимонопольного эффекта для признания его правонарушителем судам уже не требовалось1.

Министерство юстиции США выпустило список лицензионных практик, известных как «Nine No-Nos» (1970 г.), которые презюмировались как нарушающие антимонопольный закон. К ним были отнесены:

–требование к лицензиату приобрести незапатентованные объекты

вдополнение к запатентованным;

–закрепление обязанности лицензиата передать права на последующее запатентованное изобретение (grantbacks)2;

–условия, ограничивающие право покупателя запатентованного продукта перепродавать такой продукт;

–требование к лицензиару не предоставлять без согласия лицензиата дополнительные лицензии любым другим лицам;

–требование к лицензиату о принятии пакета лицензий; условие о том, что размер роялти разумно не связан с проданными лицензиатом товарами;

–ограничение продажи лицензиатом незапатентованных товаров, сделанных на основе запатентованных объектов;

–в соответствии с условиями соглашения роялти разумно не связаны с продажами лицензиата;

–ограничение возможностей лицензиата использовать продукт, созданный на основе запатентованного продукта;

–установление минимальных цен реализации созданных на основе патентоохраняемого изобретения товаров.

К оценке поведения патентообладателя стал широко применяться антимонопольный тест.

Вместе с тем уже в 1980-е гг. от данных правил было решено отказаться. В 1988 г. был разработан законопроект, в первоначальной редакции которого предусматривалось, что действия правообладателя составляют патентное злоупотребление тогда и только тогда, когда они нарушают антимонопольное законодательство. Вместе с тем в конечном счете была принята иная, менее радикальная версия3. Было за-

1Homiller D.P. Op. cit.

2Пункт лицензионного договора, обязывающий лицензиата предоставить лицензиару эксклюзивную лицензию на изобретения, которые будут созданы лицензиатом

втой же области, или на усовершенствование существующего изобретения.

3Webb J.M., Locke L.A. Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine // Harvard Journal of Law & Technology. 1991. Vol. 4. P. 257, 264 (доступно в Интернете по адресу: http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v04/04HarvJLTech257.pdf).

109

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

креплено, что антимонопольные правила должны применяться только к условиям, обязывающим лицензиата приобрести незапатентованные объекты в дополнение к запатентованным. Все иные виды злоупотребления патентными правами было решено рассматривать на основе принципов патентного права1.

Четвертый период: злоупотребление правом определяется как расширение «физических или временны`х границ патента» с антиконкурентным эффектом. При этом рассматриваемый институт, как правило, отграничивается от правонарушений, предусмотренных антимонопольным

законодательством.

Суды вынесли ряд прецедентных решений, в которых констатировалось, что патентные злоупотребления не требуют применения антимонопольного теста.

Весьма интересным в рассматриваемом аспекте является дело Mallinckrodt v. Medipart, Inc.2. Истец продавал больницам запатентованное устройство с указанием «для одноразового использования». После первого использования данного устройства некоторые больницы отправляли устройства ответчику для технического обслуживания, позволяющего снова их использовать.

Mallinckrodt предъявил к Medipart иск о нарушении его исключительного права на устройство. Ответчик факт нарушения отрицал. В своих возражениях на иск он ссылался на то, что установленные истцом ограничения являются незаконными, поскольку «никакие ограничения не могут признаваться действительными в соответствии с Патентным законом в отношении покупателя (даже первоначальног. – Примеч. авт.) запатентованного товара».

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, в полной мере согласившись с обозначенными утверждениями ответчика. При этом, как было отмечено судом округа, он основывался на доктрине патентного злоупотребления, хотя прямо не использовал данное обозначение.

Суд апелляционной инстанции пересмотрел указанное решение. Наложенные в данном случае ограничения сами по себе не представляли собой патентного злоупотребления или нарушения антимонопольного законодательства. Следовательно, запатентованный продукт использовался ответчиком в нарушение законных ограничений – «одноразового использования». Требования истца были удовлетворены.

1Intellectual Property Antitrust Protection Act of 1988, S. 438, 100th Cong. § 201 (1988).

2Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

110