- •Модуль 6. Договоры о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности тема : операции по обмену научно-техническими знаниями
- •1. Теоретические основы международного обмена технологиями
- •2. Операции по обмену лицензиями в международном предпринимательстве
- •1. Теоретические основы международного обмена технологиями в предпринимательской деятельности.
- •2. Операции по обмену лицензиями в международном предпринимательстве.
2. Операции по обмену лицензиями в международном предпринимательстве.
Международные операции по торговле патентами и лицензиями — это реализация изобретений, передовой производственной технологии, технических знаний и опыта на основе охраны изобретений при помощи патентного законодательства, которое предоставляет патентовладельцу монопольное право на использование изобретения (т. е. в течение срока действия патента только патентовладелец имеет право на изготовление, применение и продажу товаров, воплощающих данное изобретение,
или на использование определенных методов и способов производства этой продукции).
Патент на изобретение — это свидетельство, выдаваемое компетентным органом изобретателю и его правопреемнику и удостоверяющее наличие у владельца монопольного права на использование этого изобретения. Патент дает владельцу титул собственности на изобретение, который обычно подкрепляется регистрацией товарного знака и промышленного образца.
Если патентовладелец за определенное вознаграждение полностью передает собственность на изобретение другому лицу, т. е. передает все вытекающие из патента права на использование изобретения, речь идет о продаже патента, которая совершается на основе патентного соглашения. Происходит продажа патента как товара.
Если же патентовладелец сохраняет право собственности на изобретение и лишь разрешает на определенное время за установленное вознаграждение использовать права, вытекающие из патента, речь идет о купле-продаже лицензии на использование изобретения, осуществляемой на основе лицензионного соглашения.
Лицензия — разрешение, выдаваемое патентовладельцем (лицензиаром) другому лицу или фирме (лицензиату) на промышленное и коммерческое использование изобретения, пользующегося патентной защитой, в течение обусловленного срока за определенное вознаграждение.
Международная торговля патентами и лицензиями — совокупность специфических торговых операций, объектом которых выступает «невидимый» товар. Продажа лицензий экономически равносильна аренде изобретения как товара, поскольку владелец передает права на использование на определенный срок, сохраняя за собой право собственности.
Особенности международной торговли лицензиями:
объекты операций появляются без прямой ориентации на рынок. Реализация изобретений на коммерческой основе не выступает как единственная и конечная цель проводимых научных исследований;
заинтересованность лицензиара в предоставлении лицензии нередко вызывается не чисто коммерческими соображениями, а стремлением к завоеванию прочных позиций на иностранном рынке на основе установления долговременных связей с партнером;
если при сделке купли-продажи товар окончательно отчуждается от своего производителя, то в лицензионных операциях полного отчуждения, как правило, не происходит, поскольку за лицензиаром сохраняется как титул собственности на изобретение, так и в большинстве случаев право самостоятельного производства объекта лицензии и его продажи третьим лицам на условиях, не нарушающих заключенное соглашение;
экономическим результатом при продаже лицензии выступает «технологическая» рента — плата за доступ к хозяйственному использованию научно-технических решений, находящихся в частной собственности.
Рост торговли лицензиями обусловлен развитием науки, стремлением к ускорению внедрения на рынок новой продукции, усиливающейся конкурентной борьбой на мировом рынке. С ростом протекционизма международное лицензирование стало выступать одним из наиболее действенных способов, обеспечивающих ТНК проникновение на труднодоступные рынки.
Значение для лицензиара:
возможность окупить расходы на научно-исследовательские работы;
возможность получения дополнительной прибыли за счет быстрого освоения изобретения и выпуска на его основе новых видов продукции, использования дешевой рабочей силы, преодоления валютных и таможенных ограничений;
возможность получения прибыли без инвестиции дополнительного капитала в налаживание производства и освоение рынка;
страховка от национализации прямых капитальных вложений. .
Значение для лицензиата:
экономия на научно-исследовательских работах при доступе к передовым технологиям;
возможность специализации своих научных разработок;
осуществление процесса диверсификации;
выигрыш времени, сокращение сроков морального старения товаров.
Операции по международной торговле лицензиями осуществляются на основе следующих договоров и соглашений:
международное лицензионное соглашение. Объектами могут быть лицензия на изобретение, ноу-хау, товарный знак;
международный договор купли-продажи, включающий поставку оборудования. Может быть предусмотрена сопутствующая лицензия, часть конструкторской документации;
комбинированный международный договор о продаже лицензий и поставке оборудования;
международный договор о проектировании и строительстве промышленных объектов;
международный договор о научно-техническом сотрудничестве;
— международный договор о промышленном сотрудничестве. Содержание международных лицензионных соглашений может
включать следующие основные условия:
Стороны соглашения. Указание фирменного наименования, юридической формы и местонахождения заключивших его сторон.
Преамбула. Указываются номера и даты выдачи патентов, оговаривается право собственности.
Предмет соглашения (запатентованное изобретение, технологический процесс, технические знания, товарный знак).
Вид лицензии. Различают три вида лицензии:
неисключительная (простая) — лицензиар разрешает лицензиату на определенных условиях использовать изобретение или секрет производства, оставляя при этом за собой право как их самостоятельного использования, так и выдачи аналогичных по условиям лицензий другим заинтересованным лицам;
исключительная — лицензиар предоставляет лицензиату монопольное право на использование изобретения или секрета производства в пределах оговоренных в соглашении условий и на определенной территории, указанной в соглашении. Лицензиар отказывается от самостоятельного использования данного изобретения и от продажи аналогичных лицензий на тех же условиях и на той же территории. Это не лишает лицензиара права на самостоятельное использование изобретения и на выдачу лицензий другим лицам на других условиях и на другой территории;
—полная — лицензиату предоставляются исключительные права на использование изобретения в течение всего срока действия соглашения. Лицензиар лишается права на использование изобретения как самостоятельно, так и путем выдачи лицензий другим лицам. Это напоминает полную продажу патента с тем отличием, что лицензиар сохраняет за собой титул собственника.
Платежи. В зависимости от метода подсчета их можно разделить на две группы:
— вознаграждения, размер которых подсчитывается на базе фактического экономического результата использования лицензии:
— периодические процентные отчисления (роялти) —устанавливаются в виде определенных фиксированных процентных ставок и выплачиваются лицензиатом через определенные согласованные промежутки времени. Исчисляются от стоимости продукции, произведенной по лицензии, от суммы продаж, от установленной мощности запатентованного оборудования. Составляют в среднем 2—10 % (обычно 3—5%);
— участие в прибыли лицензиата — отчисление в пользу лицензиара определенной части прибыли,полученной благодаря использованию лицензии (от 20 % до 30 % при исключительной лицензии; до 10 % при простой лицензии). В практике встречается редко;
— вознаграждения, размер которых непосредственно не связан с фактическим использованием лицензии, а указывается в договоре исходя из оценок возможного экономического эффекта:
— первоначальный платеж наличными — оплата определенной суммы в виде единовременного взноса в течение определенного срока или по выполнении определенных условий;
паушальный платеж: — твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного вознаграждения. Применяется при передаче лицензии вместе с поставками оборудования, когда единовременный характер сделки требует единовременного определения ее стоимости; при продаже лицензии малоизвестной фирме; когда в стране лицензиата существуют затруднения в отношении перевода прибылей. Преимущество — получение лицензиаром всей суммы вознаграждения в относительно короткий срок без коммерческих и иных рисков;
передача ценных бумаг — встречается в чистом виде или в комбинации с другими формами в 15 % соглашений. Чаще всего лицензиар получает от 5 % до 20 % акций лицензиата;
передача технической документации — взаимное предоставление лицензий, применяется в сочетании с другими формами вознаграждения.
Обязанности лицензиара по лицензионному соглашению. Объем обязанностей зависит от предмета лицензионного соглашения, но во всех случаях лицензиар обязан обеспечить лицензиату возможность осуществить передаваемые ему по соглашению права. Лицензиар обязан: нести ответственность за состояние передаваемых им патентных прав, регулярно уплачивать патентные пошлины, нести ответственность за экономическую эффективность изобретения в пределах, в которых он гарантировал в соглашении определенные качества последнего.
Обязанности лицензиата по лицензионному соглашению. Основная обязанность — своевременная и правильная уплата вознаграждения. Лицензиат также обязан: придерживаться технических и качественных стандартов; организовать соответствующую рекламу продукции; оплачивать все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и исполнением лицензионного соглашения, взимаемые на закрепленной за ним территории, а также все расходы, связанные с обменом валюты и переводом платежей; возместить убытки, связанные с разглашением сведений, содержащихся в технической документации.
— Срок действия лицензии. Условия прекращения действия лицензионного соглашения. Срок действия лицензионного соглашения зависит от срока, в течение которого эксплуатация предмета лицензии дает выгоды сторонам. В последнее время сроки действия лицензионных соглашений сократились, что связано с быстрым моральным старением оборудования и государственным регулированием лицензионных сделок, не допускающим длительных сроков их действия. В настоящее время наиболее распространены соглашения со сроком действия 5—10 лет.
Целесообразность продажи технологии может быть обусловлена одной из трех причин:
невозможностью или нецелесообразностью по каким-либо причинам ее использования внутри страны;
экономической или политической невозможностью экспорта продукции, изготовляемой по этой технологии на территории какой-либо страны или ряда стран из-за их ограничительной практики и различного рода барьеров;
большим объемом внутреннего рынка.
В первом случае продажа лицензии на технологию позволит частично или полностью вернуть расходы, потраченные на ее разработку, во втором — проникнуть на закрытые для товарного экспорта рынки, в третьем — ускорить насыщение внутреннего рынка, снизить издержки либо как-то иначе использовать преимущества международного разделения труда.
В современных условиях в развитых странах практически все изобретения и новые товары патентуются. Патентные лицензии, т. е. разрешения на передачу прав использования патентов без соответствующего ноу-хау, играют относительно скромную роль в лицензионной торговле. Это объясняется необходимостью проведения дополнительных НИОКР и расходов на внедрение, оптимизацией технологического процесса, а также риском, что данное изобретение окажется экономически нерентабельным и технологически неприемлемым.
Наибольшее распространение в международной торговле получили лицензионные соглашения, предусматривающие комплексную передачу одного или нескольких патентов и связанного с ними ноу-хау.
Ноу-хау — комплекс технических знаний и коммерческих секретов.
Ноу-хау технического характера включает:
опытные незарегистрированные образцы изделий, машины и аппараты, отдельные детали, инструменты;
техническую документацию;
инструкции;
производственный опыт, описание технологий;
знания и навыки в области бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности, правовой и экономической работы;
знание таможенных и торговых правил и др.
Под ноу-хау коммерческого характера подразумеваются:
адресные банки данных;
картотеки клиентов;
картотеки поставщиков;
данные об организации и эффективности производства, объеме выпуска продукции;
данные по организации сбыта и распространения продукции;
методы и формы рекламы;
данные об обучении персонала и др.
В отличие от секретов производства ноу-хау не патентуется, поскольку в значительной своей части состоит из определенных приемов, навыков и т. и.
Передача на коммерческой основе, обмен, распространение ноу-хау осуществляется, прежде всего, путем заключения лицензионных соглашений, предусматривающих не только передачу соответствующей документации, но также и подготовку персонала, участие специалистов в налаживании производства, оказание другой технической помощи импортеру.
Лицензионное соглашение может предусматривать передачу патентной лицензии; комплексную передачу нескольких патентов и связанного с ними ноу-хау; растет также число лицензионных соглашений на использование ноу-хау без патентов на изобретение. Лицензионные соглашения последних двух типов предусматривают помимо передачи технических знаний оказание лицензиаром (владельцем патента) сопутствующих инжиниринговых услуг по организации лицензионного производства, а также соответствующие поставки оборудования, исходного сырья, отдельных узлов и т. п.
Договоры на передачу ноу-хау отличаются от лицензионных соглашений тем, что владелец технологии или изобретения отказывается по каким-либо соображениям от их патентования, не отказываясь в то же время от продажи самой технологии. Отсутствие правовой защиты определило специфику договоров по ноу-хау, где содержится пункт о сохранении конфиденциальности передаваемой информации и о возмещении убытков в случае его нарушения.
По договору о выдаче лицензии на ноу-хау одна сторона (лицензиар) обязуется сообщить подлежащие использованию сведения и предоставить разрешение на их использование, а другая сторона (лицензиат) обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, уплачивать вознаграждение за использование, если договором не предусмотрено иное. Лицензиаром может быть только обладатель ноу-хау. Лицензиар обязан передать достоверные сведения, достаточные для осуществления ноу-хау. Лицензиат вправе использовать ноу-хау в пределах, предусмотренных договором. Договор может содержать и иные условия, предусматриваемые соглашением сторон.
Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор о ноу-хау только с письменного разрешения лицензиара. При этом лицензиат несет перед лицензиаром ответственность за действия, совершенные сублицензиатом, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
Договор о выдаче лицензии на ноу-хау может быть включен в патентный лицензионный договор. Лицензионный договор действует в течение предусмотренного им срока. Если срок действия договора не указан, любая из сторон вправе в любое время расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону не позже, чем за шесть месяцев.
При составлении соглашения на передачу ноу-хау стороны должны определить его содержание и полезность (сравнивая по возможности с аналогами), обязательства по передаче и эксплуатации, гарантии по достижению эффекта. Здесь владельцу выгоднее описать все случаи применения ноу-хау, а пользователю «сузить» его содержание, чтобы в будущем не платить владельцу вознаграждение за возможную дальнейшую доработку ноу-хау. При определении цены ноу-хау необходимо помнить, что она окупится будущей прибылью, которую получит пользователь, применив ноу-хау, в противном случае он получит меньшую прибыль или не получит ее вообще. Задача упростится, если владелец выполнит технико-экономический расчет для проекта: с использованием ноу-хау и без ноу-хау.
В мировой практике цена ноу-хау составляет 5 % от будущей прибыли, но есть случаи, когда цена ноу-хау достигает 20 %. При определении цены владелец определяет, какие затраты пользователь может понести при самостоятельной разработке ноу-хау, а также минимально допустимую цену, ниже которой продажа нецелесообразна.