3.25.2.7 Переуступка прав на часть патента

"Патент может быть переуступлен частично в отношении определенной части (раздел 14(2)) или на ограниченный период времени. Если передаточный акт оформляется на определенный период времени с указанием даты его заключения, то реестр зарегистрирует этот период. Если дата окончания периода не указана, то реестр не будет регистрировать передаточный акт, за исключением тех случаев, когда заинтересованные стороны направят просьбу об этом. Возникают определенные трудности, если передаточный акт оформляется только на определенные пункты формулы изобретения. Закон не рассматривает конкретно эту ситуацию. Единственное решение в рамках прецедентного права по данному вопросу содержится в деле Данниклифф против Мале 141 ER 795. В данном деле суд решил, что патент, включающий "несколько объектов, которые по своей природе отличны и делимы" (на стр. 803), может быть переуступлен частично".

Итак, частичная уступка патентов по независимым пунктам патентной формулы допускается, и именно тогда, когда несколько объектов в патентной формуле по своей природе отличны и делимы друг от друга.

Обратим внимание на даты: руководство датировано 2006 годом, а судебный прецедент по делу Dunnicliff v. Mallet 141 ER 795, приведенный в данном руководстве и являющийся действующим, был создан 1859 году судом Великобритании, т.к. Австралия в тот период являлась английской колонией, а независимость получила с 1994 г.

Вот оно, уважение к собственному патентному праву, когда прецедент, созданный 150 лет назад, упоминается в действующем патентном руководстве 2006 года, а также во многих зарубежных изданиях, посвященных патентному праву.

Но и опыт законотворчества стран СНГ заслуживает внимания.

В соответствии со статьей 17 "Передача права на объекты промышленной собственности" действующего Закона Азербайджанской Республики "О патенте" любой патент или заявка на патент вместе с правами, основанными на них, могут передаваться полностью или частично, если иное не предусмотрено в законодательстве Азербайджанской Республики.

В соответствии с действующим Законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (правило 18.15) за выдачу дубликата патента и выдачу патента о частичной уступке прав на патент взимается соответствующая пошлина.

Мы направили уважаемым патентным поверенным Азербайджанской Республики запрос, в котором прямо перечислили интересующие нас ситуации, с просьбой разъяснить изложенное выше в отношении частичной уступки патента, и получили ответ, в котором сказано:

"Если патент выдан на группу изобретений (например, состоящая из двух независимых пунктов формулы на два варианта устройства или на два варианта композиции и иных объектов, каждый из которых может использоваться независимо один от другого), то согласно ст. 17 Закона Азербайджанской Республики "О патенте" можно осуществить другому лицу частичную уступку патента только на пункт 1 такой формулы, причем патент с пунктом 2 остается у патентообладателя. Такая версия может быть также, когда пункт 1 остается у патентообладателя, а пункт 2 формулы может быть уступлен другому лицу".

Как воспримет российский законодатель или судебная практика приведенный международный опыт, покажет время. Но, по мнению автора, руководители Роспатента и ЕАПВ уже сейчас могли бы задуматься над поставленным вопросом и, в меру своей компетенции, принять меры для его реализации. Для Роспатента нужно всего лишь сломать порочную практику, т.к. действующее законодательство уже не препятствует частичному отчуждению патента, а для ЕАПВ необходимо рассмотреть вопрос на Административном совете стран-участниц и, в случае его одобрения, внести соответствующую норму в Евразийскую патентную конвенцию.

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

Комментарий к статье 1366

1. Данная статья повторяет содержание п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ и содержит правила публичного предложения (правила оферты) со стороны заявителя - автора изобретения, который в случае становления патентообладателем обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, оговоренных в данной статье.

Таким правом обладает не любой заявитель и патентообладатель, а только тот, который является одновременно и автором изобретения. Публичное предложение о заключении такого договора отчуждения (передачи права) может быть сделано любым заявителем-автором независимо от страны проживания и гражданства, а приобретателями права могут быть только российские граждане или юридические лица.

2. Освобождение от уплаты пошлин и условия договора. Норма позволяет полностью освободить заявителя-автора от уплаты патентных пошлин в случае, если при подаче заявки он представит заявление об отчуждении патента (в случае его выдачи) любому гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу, первому изъявившему желание приобрести патент на условиях, соответствующих установившейся практике.

На практике такими условиями будут те из них, которые согласованы сторонами и внесены в договор. Только при рассмотрении спора о заключении договора об отчуждении патента суд должен оценить предлагаемые сторонами условия договора. Спор может касаться размера вознаграждения или иного возмещения, а не принципиальной возможности заключения договора. Вряд ли стороны дойдут до суда, если одна из них не захочет в принципе подписать договор, но в случае такого иска суд должен будет ориентироваться на условия, соответствующие установившейся практике. На сегодня такие судебные дела отсутствуют, и что положит суд в основу суждения об условиях, соответствующих установившейся практике (которой нет), только суду и будет известно. Можно только предположить, что речь пойдет об установлении какой-то средней цены по аналогии с лицензионными договорами.

Уведомление от третьего лица о желании заключить договор о приобретении патента должно быть направлено патентообладателю и в Роспатент, на который возложена обязанность при рассмотрении заявления о регистрации договора контролировать первенство приобретателя исключительного права при изъявлении желания заключить договор.

3. Право на отказ от договора. Автор-патентообладатель может отказаться от заключения договора об отчуждении прав, если не примет условия договора и посчитает их не соответствующими установившейся практике. Если лицо, обратившееся к патентообладателю, не понудит автора-патентообладателя в судебном порядке заключить договор, оно не будет рассматриваться в Роспатенте как лицо, изъявившее желание заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.

В случае отзыва своего заявления согласно п. 3 комментируемой статьи с момента такого уведомления Роспатента, но не ранее чем через два года после дня публикации и при условии полного погашения всех образовавшихся задолженностей по уплате пошлин патентообладатель вправе распоряжаться своим патентом на общих основаниях, в т.ч. отчуждать патент любым лицам независимо от гражданства и местожительства.

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1367

1. Кодекс и общие нормы. Четвертая часть Кодекса в отличие от ранее существовавшего разрозненного законодательства содержит статьи, регулирующие разные аспекты распоряжения исключительным правом:

- ст. 1233 - распоряжение исключительным правом;

- ст. 1234 - договор об отчуждении исключительного права;

- ст. 1235 - лицензионный договор;

- ст. 1236 - виды лицензионных договоров;

- ст. 1237 - исполнение лицензионного договора;

- ст. 1238 - сублицензионный договор;

- ст. 1239 - принудительная лицензия;

- ст. 1240 - использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.

2. Предмет договора и его условия. Предметом лицензионного договора является принадлежащее патентообладателю (лицензиару) имущественное право на использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца, которое он предоставляет другой стороне договора (лицензиату) в оговоренном объеме и в обмен на обязательства лицензиата осуществлять в пользу патентообладателя (лицензиара) предусмотренные договором платежи и (или) иные действия. При составлении лицензионных договоров, основанных на изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, необходимо последовательно соблюдать условия норм нижеперечисленных статей Кодекса.

Стороны могут дополнительно включать в лицензионный договор условия о предоставлении лицензиаром дополнительной информации (в том числе ноу-хау), технической и консультационной помощи лицензиату, возможности контроля со стороны лицензиара за объемом использования, обязательство лицензиара поддерживать действие патента в течение срока действия лицензии, преследовать самостоятельно или совместно с лицензиатом нарушителей патента, взаимном обмене информацией об усовершенствованиях объекта лицензии и предоставлять друг другу лицензии в случае патентования этих усовершенствований и т.д.

Один лицензионный договор может охватывать несколько запатентованных объектов, в том числе и охраняемых несколькими патентами на разные объекты (изобретение и полезная модель, изобретение и промышленный образец и любые их комбинации).

Если патент принадлежит нескольким патентообладателям, предоставление лицензии одним или частью патентообладателей невозможно без согласия остальных патентообладателей.

Европейский опыт заключения лицензионных договоров, их виды и особенности применения весьма подробно и обстоятельно рассмотрены в книге Г. Штумпфа "Лицензионный договор" (М.: Прогресс, 1988). В книге того же автора "Договор о передаче ноу-хау" (М.: Прогресс, 1976) рассмотрены вопросы заключения договоров в отношении секретов производства, во многом пересекающиеся с вопросами заключения лицензионных договоров.

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1368

1.1. Патентообладатель вправе подать в Роспатент заявление о возможности предоставления открытой лицензии, в которой он предоставляет любому лицу право использовать запатентованное изобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии. Неисключительная лицензия может быть выдана разным лицам, и патентообладатель сохраняет за собой весь объем прав, вытекающих из патента.

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявлениях об открытой лицензии и вносит записи о предоставленных открытых лицензиях в Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Для целей комментируемой нормы год публикации и год, следующий за годом публикации, - это не календарные годы, а годы действия патента, отсчитываемые от даты подачи заявки, по которой этот патент был выдан.

1.2. Лицензионный договор вместо договора о платежах. Согласно п. 2 статьи 13 Патентного закона РФ лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, было обязано заключить с патентообладателем договор о платежах, который не являлся лицензионным. Статья 1368 Кодекса не предусматривает подобных отношений между патентообладателем и третьими лицами и предусматривает урегулирование отношений между заинтересованными лицами только лицензионным договором на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Патентообладатель вправе заключить лицензионный договор в отношении патента, по которому им подано и не отозвано заявление об открытой лицензии. Заключение лицензионного договора не накладывает на патентообладателя обязательства по отзыву ранее поданного заявления о предоставлении открытой лицензии. Лицензионный договор в такой ситуации должен быть зарегистрирован в общем порядке, однако патентообладатель не может предоставить третьим лицам исключительную лицензию, т.к. предоставление последней исключало бы принципиальную возможность получить любым лицам открытую лицензию.

1.3. Публикация условий предоставления открытой лицензии. В отличие от норм ранее действовавшего Патентного закона РФ, патентообладатель обязан сообщить в Роспатент условия, на которых он согласен предоставить открытую лицензию, и Роспатент за счет патентообладателя публикует данные сведения. Такое правило позволяет третьим лицам заранее определить целесообразность ведения переговоров с патентообладателем. Однако выдвинутые патентообладателем условия предоставления открытой лицензии, опубликованные Роспатентом, могут быть изменены патентообладателем при проведении переговоров с конкретным лицом, обратившимся к патентообладателю. Иными словами, патентообладатель вправе с разными лицензиатами заключать отличные по условиям лицензионные договоры при соблюдении только одного общего условия - все лицензии могут быть только неисключительными.

2. Право на отзыв заявления. Так же как и ранее по п. 2 ст. 13 Патентного закона РФ, патентообладатель вправе отозвать заявление о возможности предоставления открытой лицензии, но при соблюдении условий, предусмотренных в п. 2 комментируемой статьи Кодекса.

В случае если в результате отзыва заявления будут затронуты законные интересы какого-либо лица (например, если патентообладатель не согласился с предложенными ему данным лицом условиями заключения лицензионного договора или выдвинул заведомо неприемлемые встречные условия), спор о допустимости отзыва заявления об открытой лицензии подлежит рассмотрению в суде. В случае удовлетворения ходатайства об отзыве названного заявления оно будет считаться отозванным с даты его поступления в Роспатент.

Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец

Комментарий к статье 1369

Составление и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец осуществляются с учетом общих норм, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Основные виды регистрируемых договоров. Кроме договора об отчуждении патента и лицензионного договора, распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав может быть осуществлено на основании договора о залоге исключительного права, договоров дарения и мены, договора доверительного управления исключительным правом.

Договоры заключаются в письменной форме, к которой относится письменное предложение заключить соответствующий договор по форме акцептованной письменной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ).

Государственная регистрация договоров отчуждения патента и лицензионных договоров осуществляется в соответствии с правилами Административного регламента Роспатента, публикующего соответствующие сведения в издаваемых им официальных бюллетенях на бумажных и электронных носителях.

В соответствующий государственный реестр (изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) вносятся записи:

- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права объекта патентных прав;

- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре о предоставлении права использования объекта патентных прав;

- о зарегистрированном договоре коммерческой концессии (субконцессии) о предоставлении права использования объекта патентных прав;

- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на объект патентных прав;

- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;

- о зарегистрированном переходе исключительного права на объект патентных прав без договора;

- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора, договора коммерческой концессии (субконцессии) или договора залога (последующего залога).

В настоящее время уже имеется понимание того, что государственная регистрация договоров должна быть упрощена, что нашло отражение в предложении <216>:

--------------------------------

<216> Концепция совершенствования раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации". Проект рекомендован Президиумом Совета к опубликованию в целях обсуждения (протокол от 13 мая 2009 г.). Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

"3.6. Целесообразно ввести уведомительный порядок их регистрации (без проверки самого договора), что позволит упростить процедуру его вступления в силу и сократить сроки рассмотрения соответствующих заявлений регистрирующими органами".