7. Выводы
Изложенное позволяет сделать ряд выводов о необходимости совершенствования механизма защиты интересов правообладателя известного товарного знака.
Во-первых, использование чужого общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров при наличии заблуждения потребителей и его использование при отсутствии такого заблуждения представляют собой принципиально разные правонарушения, требующие выбора адекватного способа защиты.
Использование общеизвестного знака при введении потребителей в заблуждение представляет собой традиционное нарушение исключительного права. В данном случае поражается индивидуализирующая функция товарного знака. Страдают интересы потребителей. Правообладатель при этом несет характерные для подобного нарушения потери.
Поясним последний тезис. Требование однородности маркируемых товаров вполне закономерно, поскольку правообладатель и нарушитель являются потенциальными конкурентами, и появление на рынке одноименных товаров лишает правообладателя части потребителей, уменьшает его прибыль. Появление на рынке одноименных, но принципиально иных по сути товаров не влияет на бизнес правообладателей, не лишает их потребителей. С общеизвестными товарными знаками ситуация иная. Потребители часто заинтересованы в приобретении не столько конкретной вещи, сколько бренда, имиджа, стиля, который он олицетворяет. Спектр потенциально конкурирующих товаров существенно возрастает. Кроме того, правообладатель может понести потери, связанные с низким качеством товаров нарушителя. Потребители экстраполируют свои негативные впечатления, связанные с использованием контрафакта, на известный бренд в целом. Поэтому использование чужого известного бренда при введении потребителей в заблуждение должно пресекаться с использованием института нарушения исключительного права. В пользу правообладателя в такой ситуации должна взыскиваться компенсация (ст. 1515 ГК РФ).
Важно заметить, что "брендовые паразиты", как правило, действуют очень обдуманно. Они не просто используют чужой бренд, но и регистрируют сходное с ним обозначение в качестве товарного знака. Подобная практика возможна по следующим причинам.
В соответствии со ст. 1483 ГК РФ при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Роспатент устанавливает наличие: 1) сходных (тождественных) товарных знаков, ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров; 2) зарегистрированных (внесенных в перечень) общеизвестных товарных знаков. Проверка проводится формально, согласно установленным требованиям. Роспатент не может анализировать, есть ли в действиях заявителей признаки злоупотребления правом. "У административного органа нет ни полномочий, ни должной квалификации для рассмотрения вопроса о злоупотреблении исключительным правом"*(27).
"Брендовые паразиты" требуют регистрации сходных с известными знаков в отношении близких, но не однородных товаров (например, часы и предметы одежды и др.). При этом они избегают общеизвестных знаков, признанных в установленном порядке*(28).
Получается, что у Роспатента нет правовых средств, чтобы воспрепятствовать деятельности "брендовых паразитов", стремящихся получить легальную возможность использования конкретного обозначения. Правообладатель известного, "старшего" товарного знака может лишь оспаривать предоставление правовой охраны "брендовому паразиту" в судебном порядке, доказывая наличие в действиях нарушителя признаков злоупотребления правом.
Теоретически признание правовой охраны товарного знака недействительной означает ее отсутствие с момента подачи в Роспатент заявки на его регистрацию. Правообладатель "старшего" знака сначала должен добиться аннулирования регистрации "младшего" знака, а потом предъявить к бывшему правообладателю последнего иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации. Между тем согласно действующему российскому законодательству он не может это сделать, если маркируемые товары не являются однородными. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ к нарушениям исключительного права на товарный знак относится лишь использование сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров. Единственное исключение из данного правила предусмотрено для официально зарегистрированных общеизвестных товарных знаков. Получается, что недобросовестные предприниматели, действуя под маской известного бренда, могут пользоваться потребительской неразборчивостью в течение длительного времени, пока об этом не узнает правообладатель "старшего" знака. При этом самой серьезной угрозой для них будет лишь аннулирование регистрации и запрет на использование товарного знака, сходного до степени смешения с общеизвестным.
Практика показывает, что обладателю известного бренда часто удается аннулировать "младший" товарный знак. Однако восстановить свои потери ему удается не всегда.
Если использование известного товарного знака сопровождается введением потребителей в заблуждение, убытки обладателя бренда оказываются весьма существенными. Напротив, недобросовестный владелец "младшего" знака нередко получает сверхприбыль от эксплуатации известного бренда.
Представляется необходимым связать факт нарушения исключительного права на товарный знак с введением потребителей в заблуждение, а не с однородностью товаров. Между тем презумпция того, что если товары (услуги), в отношении которых используется товарный знак и сходное с ним обозначение, однородны, то потребители будут введены в заблуждение, должна сохраниться. В отношении неоднородных товаров введение потребителей в заблуждение должны обосновывать дополнительные аргументы, в том числе о широкой известности товарного знака. Недобросовестная регистрация обозначения, сходного до степени смешения с известным товарным знаком, должна аннулироваться. После чего правообладатель может обратиться в суд с иском о нарушении исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации на основе ст. 1515 ГК РФ.
Паразитирование на чужом известном товарном знаке суды признают противоправным независимо от введения в заблуждение потребителей. Однако использование известного знака в отношении неоднородных продуктов умаляет его индивидуализирующую функцию, нарушает интересы как потребителей, так и правообладателя известного бренда.
Требуют конкретизации способы защиты нарушенного интереса правообладателя вследствие регистрации и использования известного товарного знака при ослаблении его правовой охраны.
Прежде всего, действия предпринимателя, использующего обозначение, сходное с известным товарным знаком, при отсутствии введения потребителей в заблуждение требуют адекватной юридической квалификации. Речь идет о выборе не только теоретического, но и институционально-правового основания и средств пресечения подобного поведения. Если акцентировать внимание на факте причинения вреда, то налицо традиционный деликт (ст. 1064 ГК РФ и др.), если же рассматривать указанные действия как недобросовестное поведение, их можно признать злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).
Рассматривая неправомерное использование известного бренда как деликт, следует определить субъективное право, которое в данном случае нарушается, т.е. установить наличие у заинтересованного лица права на иск в материальном смысле слова (ч. 1 ст. 4 АПК РФ). Проблема состоит в том, что при отсутствии факта введения потребителей в заблуждение путем использования сходного обозначения на однородных товарах нельзя говорить о нарушении исключительного права обладателя общеизвестного товарного знака.
Теоретически и практически можно признать, что возникает не только исключительное право на известный бренд, но также имущественные права на деловую репутацию (п. 1 ст. 150 ГК РФ), на гудвилл. По метафорическому замечанию М. Спенса, гудвилл представляет собой "силу притяжения"*(29), которой обладает конкретный бизнес. По сути, подобного эффекта пытается добиться "брендовый паразит", используя чужой известный товарный знак. Цель его использования состоит не в том, чтобы ввести потребителей в заблуждение, а в том, чтобы привлечь повышенное внимание к товару. Исходя из наличия имущественного права на подобный нематериальный актив, можно сделать вывод, что такое право носит абсолютный характер, позволяя правообладателям устранять всех иных лиц от использования соответствующего объекта.
Получается, что владелец известного бренда обладает исключительным правом на товарный знак и одновременно имущественными правами на деловую репутацию, на гудвилл. При использовании известного товарного знака при отсутствии введения потребителей в заблуждение субъект нарушает указанные имущественные права.
Следовательно, правообладатель может требовать возмещения ему убытков, в том числе присуждения ему выгоды и доходов, незаконно полученных нарушителем (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ).
В то же время оправданности подобного подхода может быть противопоставлен ряд контраргументов. Так, по мнению М. Зенфтлебена (M. Senftieben), имущественные права на бренд-имидж не возникают. Правообладатель известных товарных знаков не может запрещать иным лицам использовать обозначение просто потому, что оно копирует его товарный знак. Отсутствуют сильные политико-правовые аргументы в пользу имущественного права на гудвилл. Напротив, "соблазнительные сообщения об особом стиле жизни, которые посылают известные марки и которые зачастую не связаны с действительными характеристиками продукта, заставляют потребителей делать свой выбор на необъективных характеристиках и лишают предпринимателя с объективно лучшим предложением преимущества на рынке"*(30). Гудвилл является достаточно аморфным понятием, тогда как к абсолютным правам предъявляется требование предельно четкого содержания. Установление имущественного права на такой объект может породить правовую неопределенность и повысить издержки как предпринимателей по ведению бизнеса, так и судебной системы. Особые проблемы возникнут с известными товарными знаками, имеющими приобретенную, а не изначальную существенную различительную способность. Предоставление имущественного права на связанный с ними гудвилл может привести к монополизации общеупотребимых слов.
При рассмотрении "бренд-паразитирования" с позиции злоупотребления правом акцент делается на установлении недобросовестных целей обладателя "младшего" обозначения. Проблема использования обозначений с приобретенной различительной способностью не возникает. В каждой конкретной ситуации суды будут устанавливать, что имело место: простое использование общеупотребительного слова либо паразитирование на известном бренде. Иными словами, они будут определять, преследовал ли потенциальный нарушитель цель получения несправедливых преимуществ, привлечения потребителей к своим товарам путем установления ассоциаций с известным брендом.
При этом необходимо различать два специфических правонарушения: злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция.
В случае злоупотребления правом речь идет о нарушении интересов самого правообладателя. Такой субъект заинтересован в эксклюзивном использовании бренда, в распространении гудвилл исключительно на собственные товары, зачастую весьма низкого качества. Оригинальный правообладатель не заинтересован в том, чтобы такие товары прямо или косвенно ассоциировались с его именем, пусть даже без введения потребителей в заблуждение. Злоупотреблением правом будет регистрация и (или) использование лицом обозначений, схожих с известным брендом, в целях паразитирования на репутации, имидже обладателя оригинального товарного знака во вред такому обладателю. Мерами пресечения подобного правонарушения должен быть запрет на использование обозначения, сходного с известным товарным знаком, а в случае регистрации "младшего" знака - признании ее недействительной. Кроме того, правообладателю должны возмещаться причиненные убытки (ст. 15 ГК РФ и др.).
Правообладатель известного товарного знака и "брендовый паразит" не являются конкурентами. Они предлагают рынку неоднородные, невзаимозаменяемые товары. Вместе с тем у "брендового паразита" имеются конкуренты на рынке тех товаров, которые он предлагает. По отношению к таким субъектам его паразитирование на известном бренде представляет собой недобросовестную конкуренцию. Если добросовестные предприниматели стремятся привлечь потребителей, вкладывая средства в рекламу и повышение качества своих товаров, то "брендовый паразит" просто размещает на своих товарах известный знак.
Как видим, права и законные интересы обладателей общеизвестных товарных знаков нуждаются в усилении их охраны, что обусловлено особыми имиджевыми свойствами таких знаков.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) См.: Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 34-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20-29 сентября 1999 г.
*(2) См.: ECC. Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd. Judgment of 23 October 2003. Case N C-408/01.
*(3) См.: ECC. Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd. Judgment of 27 November 2007. Case N 252/2007.
*(4) См.: Lehmann M. Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1986. Vol. 17. N 6. P. 746-767.
*(5) См.: German Trademark Act of 12 May 1894 (Warenzeichengesetz).
*(6) См.: Act Against Unfair Competition of 1896 (Gesetz Gegen Den Unlauteren Wettbewerb).
*(7) Odol, Juristiche Wocheschrift 502, XXV Markenschutz und WeHbewerb 265 (1925).
*(8) Quick. [1959] GRUR, 182.
*(9) Dimple. [1985] GRUR 550.
*(10) The German Trademark Act of 1994.
*(11) См.: OLG Koln. Urteil vom 06. Februar 2009. 6 U 147/08.
*(12) См.: OGH. 13.05.1997. Geschaftszahl. 4Ob105/97p.
*(13) См.: BGH. GRUR 1994, 808, Markenverunglimpfung I; BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II.
*(14) См.: BGH. 22.11.2001 - I ZR 138/99. Shell.de.
*(15) См.: Lanham Trade-Mark Act of 1946. 50 Stat. 427 (JulY 5, 1946).
*(16) См.: Swann J. The evolution of dilution in the United States from 1927 to 2013. URL: http://inta.org/TMR/Documents/Volume%20103/vol103_no4_a1.pdf (дата обращения: 12.11.2015).
*(17) См.: New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC. 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002); TCPIP Holding Co. v. Haar Comms., Inc. 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).
*(18) См.: Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp. 305 F.3d 894, 912 n. 14 (9th Cir. 2002).
*(19) См.: Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc. 346 F. Supp. 1183, 1188 (E.D.N.Y. 1972).
*(20) См.: Mattel v. MCA Records. 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).
*(21) См.: Victoria's Secret Stores, Inc., and Victoria's Secret Catalogue, Inc., Plaintiffs-Appellees, v. Victor Moseley and Cathy Moseley. 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1650.
*(22) См.: ст. 1508 ГК РФ; Правила признания товарного знака общеизвестным, утв. приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38.
*(23) См.: Report of the working party on the accession of the Russian Federation to the World Trade Organization WT/ACC/RUS/70 WT/MIN(11)/2, 17 November 2011.
*(24) См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16912/11 по делу N А40-73286/10-143-625.
*(25) См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу N СИП-1010/2014.
*(26) См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2014 по делу N СИП-317/2014.
*(27) См.: Протокол N 1 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам от 27.12.2013. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13437 (дата обращения: 12.11.2015).
*(28) См. там же.
*(29) Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 225.
*(30) Senftieben M. The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2009. Vol. 40. N 1. Р. 45-77.
|
Система ГАРАНТ |
|