Исключения из общего принципа определения новизны изобретения

Из общего принципа включения источника информации в уровень техники с той даты, когда он стал общеизвестным, имеется несколько исключений: некоторые источники информации включаются в уровень техники по истечении определенного срока после того, как они стали общедоступными, другие – ранее той даты, когда они стали общедоступными.

Всего таких исключений четыре.

1. Опубликованные заявки других заявителей считаются включенными в уровень техники с даты их приоритета (абзац пятый п. 1 ст. 4 Закона).

2. Опубликованные сведения о заявке того же заявителя, которые на дату публикации были отозваны или признаны отозванными, включаются в уровень техники по истечении 12 месяцев с даты публикации такой заявки (вторая фраза абзаца второго п. 6 ст. 21 Закона).

3. Запатентованные в России изобретения и полезные модели включаются в уровень техники с даты их приоритета (абзац пятый п. 1 ст. 4 Закона).

4. Опубликованная информация о позднее заявленном изобретении включается в уровень техники по истечении шести месяцев с даты ее опубликования (абзац седьмой п. 7 ст. 4 Закона).

Опубликованные заявки других заявителей

Эти заявки включаются в уровень техники с даты их приоритета при одновременном наличии следующих условий*.

* В п. 19.5.3 Правил говорится о «соблюдении совокупности следующих условий». Полагаю, это выражение не очень удачно.

Заявка должна быть подана в Роспатент. К ней приравниваются также международные заявки, в которых в качестве государства, где заявитель желает получить патент, указана Россия, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки.

Заявка должна быть подана другим лицом, то есть другим заявителем.

Заявка должна быть опубликована, а точнее, должна стать доступной для ознакомления (в соответствии с п. 6 ст. 21 или частью второй ст. 25 Закона), а международная заявка должна быть опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке.

При наличии всех этих трех условий такая заявка считается включенной в уровень техники при определении новизны заявленного изобретения не с даты публикации заявки, а с даты ее приоритета. Если бы такая заявка включалась в уровень техники с даты ее публикации, то такое правило подпадало бы под общий принцип определения уровня техники.

Представляется уместным дать некоторые комментарии к изложенному выше особому правилу включения опубликованных заявок других заявителей в уровень техники.

Прежде всего отметим, что противопоставляемая заявка включает формулу изобретения (или полезной модели), описание и чертежи. Все ли эти части заявки порочат новизну изобретения с даты приоритета заявки? В абзаце пятом п. 19.5.2(2) Правил указывается, что в данном случае новизна определяется по сравнению с описанием и формулой более ранней заявки. А как насчет чертежей и иных материалов, если они приложены к заявке? По нашему мнению, эти части заявки тоже могут противопоставляться. Налицо – неточность, содержащаяся в Правилах.

Порочащая новизну изобретения обнародованная заявка должна на дату обнародования оставаться заявкой, то есть притязанием на получение патента на изобретение или полезную модель. Если же на дату публикации сведений о такой заявке она является отозванной или признана отозванной, то материалы такой заявки не раскрываются и не могут порочить новизну других изобретений. Эта норма вытекает из оговорки, содержащейся в первой фразе абзаца второго п. 6 ст. 21 Закона*.

* Строго говоря, отозванная или признанная отозванной заявка уже как заявка не существует, и поэтому она не должна публиковаться. В этой связи указание на 12-месячный срок, содержащееся в абзаце первом п. 6 ст. 21 Закона, выглядит не очень обоснованным. Оговорку, содержащуюся в первой фразе этого абзаца следовало бы изложить так: «за исключением случаев, когда такая заявка была отозвана или признана отозванной, либо на ее основании состоялась регистрация изобретения».

Порочат новизну с даты приоритета опубликованные заявки других заявителей. Таким образом, заявки того же заявителя не порочат новизну его последующих, более поздних заявок. Следовательно, если заявитель последующей заявки является заявителем предшествующей заявки или его правопреемником, то такая предшествующая заявка не порочит новизну.

Полагаю, что определенный заявитель и лицо, которому уступлено право на заявку (то есть его правопреемник), это один и тот же заявитель.

Иное мнение содержится в Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели (далее – Рекомендации)[6] (абзац пятый п. 1.5.3.1), где рассматриваются две возможные ситуации:

более поздняя заявка подана заявителем, который был первоначально заявителем более ранней заявки, но затем, до опубликования заявки, передал права на нее другому лицу;

изначально заявители более ранней и более поздней заявки не совпадали, но затем один из заявителей уступил права на получение патента другому, первоначальному заявителю.

Рекомендации говорят о том, что в первом случае первая заявка порочит новизну с даты приоритета, а во втором – «более ранняя заявка исключается из уровня техники». С этим мнением трудно согласиться. Кроме того, неясно, с какого момента должно вступать в силу это противопоставление или исключение из уровня техники – с даты приоритета или с даты передачи прав по заявке?

Но если заявители (созаявители) последующей и предшествующих заявок не совпадают или их составы не полностью совпадают, то предшествующая заявка порочит новизну более поздней заявки.

Норма о том, что новизну изобретения с даты приоритета порочат заявки только других заявителей, представляется не совсем обоснованной. В Комментарии[7] эта норма объяснена так:

«Это является своеобразной льготой для заявителя более ранней заявки, позволяющей ему подать новую заявку на изобретение, раскрытое в более ранней заявке, без испрашивания приоритета на основании пунктов 4 или 5 статьи 19. Такому заявителю его собственная более ранняя заявка не будет противопоставлена, тогда как для заявки другого лица на идентичное изобретение она была бы включена в уровень техники».

Однако такое объяснение представляется неудовлетворительным, поскольку оно не дает ответа на следующие вопросы. Почему заявитель более поздней заявки не воспользовался льготой по приоритету по п. 4 и 5 ст.19 Закона, если он имел на это право? Надо ли предоставлять ему в этих условиях какую-то дополнительную льготу по новизне?

Сфера применения норм, содержащихся в п. 4 и 5 ст. 19 Закона, является ограниченной. Дополнительная льгота по новизне позволяет обойти установленные в Законе ограничения.

В связи с вышеизложенным было бы целесообразно исключить из абзаца пятого п. 1 ст. 4 Закона слова «другими лицами».

Завершая рассмотрение этого особого случая, обратимся к норме, содержащейся в абзаце втором п. 19.5.2(5) Правил. Здесь устанавливается, что если эксперт обнаружит более раннюю заявку другого заявителя, которая в случае ее опубликования в будущем будет порочить новизну более поздней заявки, то заявителю этой последней заявки сообщается, что он, заявитель, может либо внести изменения в формулу изобретения с тем, чтобы более ранняя заявка другого заявителя в случае ее публикации не порочила бы новизну изобретения, либо ходатайствовать об отложении рассмотрения его заявки.

Вполне понятно, что внесение заявителем изменений в формулу своего изобретения – это всегда сокращение формулы, отказ от каких-либо притязаний. Очень жаль, что Правила не определяют дальнейших последствий принятия заявителем более поздней заявки того или иного решения. Предположим, заявитель отказался от отдельных пунктов формулы изобретения, а после этого заявка с более ранним приоритетом была отозвана или признана отозванной. Должен ли эксперт сообщить об этом заявителю, и может ли заявитель восстановить исключенные им притязания? Что будет, если по второй заявке выдан патент, а первая заявка была опубликована только после этого? Очевидно, что патент должен быть признан недействительным, однако только с даты публикации заявки. А это значит, что в течение некоторого срока патент действовал. Все это должно быть прописано в нормативных актах.

Не лучше ли ввести норму о том, что в ситуации, рассматриваемой в абзаце втором п. 19.5.2(5) Правил, Роспатент обязан отложить рассмотрение второй заявки и в ускоренном порядке рассмотреть первую заявку?