ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ СТАТЕЙ 1477 - 1515

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Материал подготовлен с использованием правовых актов

по состоянию на 1 февраля 2010 года

Под редакцией

П.В. КРАШЕНИННИКОВА

Авторы Комментария

Кириллова Мария Яковлевна, кандидат юридических наук, профессор - ст. 1479.

Крашенинников Павел Владимирович, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации - вступительное слово, ст. ст. 1477, 1478, 1485, 1491.

Орлова Валентина Владимировна, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российского государственного института интеллектуальной собственности, доктор юридических наук - ст. ст. 1480 - 1481, 1483 - 1484, 1486, 1487, 1492 - 1514.

Рузакова Ольга Александровна, главный советник аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук - ст. ст. 1482, 1488, 1490; ст. 1515 (в соавторстве с П.В. Степановым).

Степанов Павел Владимирович, референт Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, кандидат юридических наук - ст. 1515 (в соавторстве с О.А. Рузаковой).

Вступительное слово

Нормативная правовая база о товарных знаках начала формироваться в середине XIX в. В 1857 г. был принят первый Закон о товарных знаках во Франции, а в 1883 г. было заключено первое международное соглашение, регулирующее отношения по поводу товарных знаков, - Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.

В 1891 г. было подписано Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, к которому присоединилась и Россия, страны - участницы данного Соглашения образовали Специальный союз по международной регистрации знаков.

В России первым законом о товарных знаках стал Закон 26 февраля 1896 г. "О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)", которым товарными знаками признавались всякого рода знаки, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в которых они хранились, для отличия их от товаров других промышленников и торговцев, например: клейма, тавра, печати, пломбы, капсюли, метки (вытканные и вышитые), этикетки, виньетки, девизы, ярлыки, обложки, рисунки, упаковки оригинальных видов и т.п.

Современное законодательство о товарных знаках охватывает нормы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, ГК РФ) (§ 2 гл. 76), некоторые другие законодательные акты, в частности Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1>, а также целый ряд подзаконных актов, принятых по большей части Правительством РФ, Министерством образования и науки РФ, в том числе Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020 "О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных" <2>, от 10 декабря 2008 г. N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами" <3>, Приказы Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 321 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации" <4>, от 12 декабря 2007 г. N 346 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности" <5>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5497.

<2> Собрание законодательства РФ. 2009. N 2. Ст. 225.

<3> Собрание законодательства РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 22.

<5> Российская газета. 25.06.2008. N 134.

Следует указать на то, что, к сожалению, до сих пор не принят Административный регламент, определяющий особенности подачи и рассмотрения заявки на товарный знак, в связи с чем действует Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 5 марта 2003 г. N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" <1>. Кроме того, Роспатентом применяются и другие акты, многие из которых приняты до вступления в силу части четвертой ГК РФ и действуют в части, не противоречащей ей, а именно Приказы Роспатента от 19 августа 2008 г. N 94 "Об утверждении Временного порядка организации работ по рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида" <2>, от 17 марта 2000 г. N 38 "Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации" <3>, от 7 апреля 2008 г. N 49 "Об организации работ по рассмотрению заявлений о признании товарного знака или обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком" <4>, от 8 августа 2006 г. N 90 "Об утверждении форм свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), свидетельства на коллективный знак, свидетельства на общеизвестный товарный знак, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара и форм приложений к упомянутым свидетельствам" <5>, от 3 марта 2003 г. N 28 "О Правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак" <6>.

--------------------------------

<1> Российская газета. 03.04.2003. N 63.

<2> СПС "КонсультантПлюс".

<3> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. N 23.

<4> СПС "КонсультантПлюс".

<5> Там же.

<6> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. N 20.

Немаловажное значение имеют также информационные письма и иные разъяснения Роспатента, в частности информационное письмо Роспатента от 20 мая 2009 г. N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием" <1>, письмо Роспатента "Разъяснение для заявителей и патентных поверенных, касающееся порядка уплаты пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака" <2>, информационное сообщение Роспатента от 20 мая 2009 г. N 4 "По вопросу о регистрации товарных знаков и промышленных образцов, содержащих олимпийскую символику" <3>.

--------------------------------

<1> Патенты и лицензии. 2009. N 6.

<2> Там же.

<3> Там же.

Наряду с актами внутреннего законодательства важное значение имеют международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, а именно уже упомянутые Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г., Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г., а также Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г., Сингапурский договор о законах по товарным знакам 1994 г. Последний Российская Федерация ратифицировала в 2009 г. Федеральным законом от 23 мая 2009 г. N 98-ФЗ "О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам" <1>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2009. N 21. Ст. 2497.

Ратификация Сингапурского договора о законах по товарным знакам первоначально породила противоречие ст. 1501 ГК РФ со ст. 14(2) Сингапурского договора и Правилом 9 Инструкции к Сингапурскому договору, которым предусмотрены послабления в случае несоблюдения заявителем сроков, связанных с регистрацией товарного знака, а именно продление соответствующего срока, продолжение процедуры или восстановление прав заявителя. Положениями ст. 14(2)(iii) Договора и Правила 9(3) Инструкции к Договору предусмотрены следующие условия для послабления в форме восстановления прав:

- несоблюдение срока произошло, несмотря на принятие заявителем надлежащих мер, или (по выбору договаривающейся стороны) такая задержка была непреднамеренной;

- ходатайство о восстановлении прав подано в течение установленного договаривающейся стороной срока. В соответствии с Правилом 9(3)(c) такой срок не может быть менее шести месяцев.

На основании Федерального закона "О внесении изменения в статью 1501 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (об увеличении сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак) срок для подачи ходатайства о восстановлении срока изменен с двух до шести месяцев.

Нуждается в изменении и ст. 1483 ГК РФ, которая исключает возможность отказа в государственной регистрации товарного знака, тождественного доменному имени, права на которое возникли до даты приоритета товарного знака. Такое изменение, как отмечается в пояснительной записке к проекту Федерального закона "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации", необходимо в связи с тем, что Соглашение ТРИПС не относит доменное имя к числу охраняемых объектов, а следовательно, нет оснований для противопоставления его товарному знаку. Пока Российская Федерация не присоединилась к Соглашению ТРИПС, соблюдение положений которого является условием вступления нашей страны в ВТО.

При применении законодательства о товарных знаках важную роль играют акты Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, разработанные как до вступления в силу части четвертой ГК РФ, так и после, прежде всего Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1>, а также информационные письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" <2>, Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак" <3> и др.

--------------------------------

<1> Российская газета. 22.04.2009. N 70.

<2> Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.

<3> Российская газета ("Ведомственное приложение"). 04.04.1998. N 66.

Товарный знак последние 10 лет является одним из наиболее распространенных средств индивидуализации, требующих процедуры государственной регистрации, причем не только в Российской Федерации, но и в целом в мире. Так, ежегодно растет число регистрируемых Роспатентом товарных знаков, с 2004 г. оно выросло более чем на 30% (в 2004 г. зарегистрировано более 27 тыс. товарных знаков, а в 2008 г. - более 36617) (для сравнения: в 2007 г. - 30724 зарегистрированных товарных знаков).

При этом наличие сложившейся нормативной правовой базы, правоприменительной практики не снимает целого ряда правовых проблем, обозначенных еще до 1 января 2008 г. Так, Постановлениями Правительства РФ от 4 июля 2002 г. N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию" <1>, от 26 февраля 2009 г. N 175 "О восстановлении и защите прав Российской Федерации на товарные знаки за рубежом" <2> закреплена принадлежность целого ряда товарных знаков за Российской Федерацией, в то время как обладателем исключительного права на товарный знак, согласно ст. 1478 ГК РФ, может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2002. N 27. Ст. 2706.

<2> Собрание законодательства РФ. 2009. N 9. Ст. 1133.

Немало споров и проблем правоприменительного характера вызывает территориальное ограничение применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, предусмотренного ст. 1487 ГК РФ.

До сих пор не решен вопрос о совладении исключительным правом на товарный знак, не относящийся к категории коллективных. С одной стороны, согласно п. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно, а с другой стороны, механизм регистрации товарного знака в отношении нескольких правообладателей отсутствует. Эти и другие проблемы могут быть решены при реализации Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации и проектов федеральных законов о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, разработанных в соответствии с Указом Президента РФ N 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации" <1>, утвержденной Президентом РФ 7 октября 2009 г.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2008. N 29 (ч. 1). Ст. 3482.

* * *

Представленное издание является очередной книгой в серии постатейных комментариев к отдельным главам Гражданского кодекса РФ, приуроченной к завершению кодификации гражданского законодательства в Российской Федерации, и содержит комментарии к ст. ст. 1477 - 1515 § 2 гл. 76 части четвертой Кодекса, подготовленные с учетом изменений в законодательстве и судебной практики на 1 февраля 2010 г.

П.В.Крашенинников

18 декабря 2006 года N 230-ФЗ

Гражданский кодекс российской федерации часть четвертая

Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических

Лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

§ 2. Право на товарный знак и право на знак обслуживания

1. Основные положения

Статья 1477. Товарный знак и знак обслуживания

Комментарий к статье 1477

1. Комментируемая статья содержит понятия товарного знака и знака обслуживания, отражающие их основной признак и назначение - индивидуализацию товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Подобные определения содержались и в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" <1>, утратившем силу с 1 января 2008 г. До введения в действие Закона РФ действовал Закон СССР от 3 июля 1991 г. N 2293-1 "О товарных знаках и знаках обслуживания" <2>, пришедший на смену Постановлению Совмина СССР от 15 мая 1962 г. N 442 "О товарных знаках" <3>, которое рассматривало товарный знак и знак обслуживания как оригинально оформленное художественное изображение (оригинальные названия и слова, отдельные сочетания букв, цифр, виньетки, различные виды упаковок, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т.п.), служащее для отличия товаров или услуг одного предприятия от однородных товаров или услуг других предприятий и для их рекламы.

--------------------------------

<1> Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2322.

<2> Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. N 30. Ст. 864.

<3> СП СССР. 1962. N 7. Ст. 59.

До 1962 г. отношения по регистрации и использованию товарных знаков регулировались Декретом о товарных знаках от 10 ноября 1922 г. <1> и Инструкцией по применению Декрета о товарных знаках, утвержденной Постановлением ВСНХ РСФСР, Наркомюста РСФСР, СТО РСФСР от 6 октября 1923 г. <2>.

--------------------------------

<1> СУ РСФСР. 1922. N 75. Ст. 939.

<2> СУ РСФСР. 1923. N 71. Ст. 697.

2. Согласно ст. 13 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" произведенная ранее в бывшем СССР регистрация товарных знаков и знаков обслуживания продолжает действовать на территории Российской Федерации. Ее действие может быть прекращено на территории Российской Федерации в случае нарушения предусмотренных действовавшим на дату подачи заявки законодательством условий регистрации в порядке, установленном ст. 1513 ГК РФ, а также в случаях и в порядке, которые установлены п. 1 ст. 1514 ГК РФ. Необходимо учитывать, что 10-летнее действие исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные в бывшем СССР, уже истекло.

3. Особенности регистрации товарных знаков, их правового режима определяются не только ГК РФ и подзаконными актами (см. вступительное слово), но и международными договорами, в частности:

- Парижской конвенцией об охране промышленной собственности 1883 г. (далее - Парижская конвенция 1883 г.);

- Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891 г. (далее - Мадридское соглашение 1891 г.);

- Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г. (далее - Ниццкое соглашение 1957 г.);

- Сингапурским договором о законах по товарным знакам 1994 г. (далее - Сингапурский договор 1994 г.);

- Минским соглашением о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний 1999 г. (далее - Минское соглашение 1999 г.).

4. Определение товарного знака основано на понятии "товар", используемом в законодательстве в разных значениях. Анализируя ст. ст. 129 и 455 ГК РФ, можно определить товар как вещь, которая может свободно отчуждаться или переходить от одного лица другому в порядке универсального правопреемства. Согласно п. 3 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.

Вместе с тем п. 1 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" <1> дает более широкое определение товара. Это объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Подобное определение характерно для Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" <2>, согласно которому товар - это продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434.

<2> Собрание законодательства РФ. 2006. N 12. Ст. 1232.

Трактовка понятия "товар" имеет значение как при регистрации товарного знака, так и при его использовании, а также при определении нарушения исключительного права. Так, в одном из споров суд обоснованно указал на то, что использование товарного знака в агитационной печатной продукции невозможно, так как данный знак является обозначением и средством индивидуализации исключительно товаров или услуг (ст. 1477 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2009 г. N 83-Г09-8 // СПС "КонсультантПлюс".

5. В п. 2 комментируемой статьи говорится о знаках обслуживания, которые в отличие от товарных знаков индивидуализируют работы и услуги. В то же время в соответствии со ст. 6 Парижской конвенции 1883 г. страны Евросоюза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны предусматривать регистрацию этих знаков.

Гражданский кодекс РФ не дает определения понятий работы и услуги. В соответствии с п. п. 4, 5 ст. 38 НК РФ работой признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

Применительно к товарным знакам и знакам обслуживания не проводится строгого деления на работы и услуги, впрочем, как и в Ниццком соглашении 1957 г. Однако, как известно, при оказании услуг деятельность обязанной стороны неотделима от результата этой деятельности и при оказании услуг, в отличие от работ, нет овеществленного результата.

Классификация товаров, работ и услуг производится в соответствии с Ниццким соглашением 1957 г. <1>. Классификация состоит из перечня классов, на которые разделены все виды товаров, работ и услуг, и алфавитного перечня товаров и услуг с указанием класса, к которому отнесены каждый товар или услуга.

--------------------------------

<1> Вступил в силу с 8 апреля 1961 г., вступил в силу для СССР с 26 июня 1971 г.

Важно отметить, что по всему тексту Гражданского кодекса РФ при упоминании товарного знака имеется в виду также и знак обслуживания.

Статья 1478. Обладатель исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1478

1. Комментируемой статьей определяется субъектный состав обладателей прав на товарный знак. Ограничение по субъектному составу имеет место не только при регистрации товарного знака, но и при распоряжении товарным знаком. Приобретателем исключительного права по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензиатом по лицензионному договору, а также пользователем по договору коммерческой концессии может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

2. Понятие юридического лица дано в ст. 48 ГК РФ. Юридическое лицо приобретает правоспособность с момента государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" <1>. Обладателем прав на товарный знак может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и вида деятельности. Филиалы и представительства не могут быть обладателями прав на товарный знак, поскольку не являются юридическими лицами (ст. 55 ГК). На их имя регистрация товарного знака не допускается. Организации, не зарегистрированные в качестве юридического лица, не могут быть обладателями прав на товарный знак, кроме случаев, предусмотренных ст. 1203 ГК РФ, согласно которой личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, считается право страны, где эта организация учреждена. К деятельности такой организации, если применимым является российское право, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа отношения.

--------------------------------

<1> Юридические лица и их государственная регистрация: Постатейный комментарий к статьям 48 - 65 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральному закону "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

Физическое лицо может стать обладателем прав на товарный знак только после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с гл. VII.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

При регистрации товарного знака иностранными юридическими лицами или постоянно проживающими за пределами Российской Федерации физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, их дела, связанные с регистрацией товарного знака, ведут патентные поверенные, зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если иной порядок не установлен международным договором Российской Федерации.

В заявке на регистрацию товарного знака в графе под кодом 731 приводятся сведения о заявителе, которые подтверждают правовой статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, а именно полное официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу) или фамилия, имя (и отчество, если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем. К заявке целесообразно приложить копии свидетельства о государственной регистрации.

Для российского юридического лица, испрашивающего регистрацию товарного знака, указывается код ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, в соответствующем месте указывается "не установлен".

Для иностранного юридического лица или постоянно проживающего за пределами Российской Федерации физического лица, испрашивающего регистрацию товарного знака, указывается код страны, соответственно места нахождения или места жительства по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) ST.3.

Согласно ст. 1511 ГК РФ в том случае, если регистрируется коллективный товарный знак, его правообладателем является объединение, которое вправе запрещать использование такого знака третьим лицам, не входящим в него и в перечень лиц, содержащийся в уставе знака. Согласно п. 1 ст. 7 bis Парижской конвенции 1883 г. страны Евросоюза обязуются принимать заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование которых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти коллективы не являются владельцами промышленного или торгового предприятия.

3. При подаче заявки на государственную регистрацию юридического лица, как, впрочем, и индивидуального предпринимателя, не представляются доказательства фактического использования товарного знака, а также перечня видов деятельности, в том числе лицензируемых видов деятельности, которыми вправе заниматься юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, и их соответствия заявляемым видам товаров, работ и услуг, для которых испрашивается товарный знак. Действующее законодательство не ограничивает возможность регистрации товарных знаков и знаков обслуживания видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью <1>. В том случае, если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет после его государственной регистрации независимо от причин, согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам <2> по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. В качестве заинтересованного лица может выступать лицо, способное быть субъектом права на товарный знак: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве; юридическое лицо, как коммерческое, так и некоммерческое <3>. К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг, а также других лиц, указанных в п. 5 информационного письма Роспатента от 20 мая 2009 г. N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием" (см. комментарий к ст. 1486 ГК).

--------------------------------

<1> Пункт 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак" // Вестник ВАС РФ. 1997. N 10.

<2> Палата по патентным спорам реорганизована в форме присоединения к Федеральному институту промышленной собственности в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2008 г. N 1791-р // Собрание законодательства РФ. 2008. N 50. Ст. 5984.

<3> информационное письмо Роспатента от 20 мая 2009 г. N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием" // Патенты и лицензии. 2009. N 6.

4. Ликвидация юридического лица или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя влечет прекращение правовой охраны товарного знака на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В подтверждение ликвидации российских юридических лиц представляется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в установленном порядке, в отношении физических лиц, получивших право на осуществление предпринимательской деятельности в Российской Федерации, - документ, подтверждающий прекращение предпринимательской деятельности такого лица. В отношении иностранных юридических лиц или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, помимо документа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица - правообладателя или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя дополнительно могут представляться документы, подтверждающие соответствие представленного документа законодательству соответствующего государства (например, выписки из нормативных актов, судебных решений и др.) <1>.

--------------------------------

<1> Приказ Роспатента от 3 марта 2003 г. N 28 "О Правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак" // Российская газета. 03.04.2003. N 63.

5. Комментируемая статья не называет в качестве правообладателей публично-правовые образования. Однако Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2002 г. N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию" <1> за Российской Федерацией признаются исключительные права на товарные знаки, перечисленные в данном Постановлении. От имени Российской Федерации права на использование и заключение лицензионных договоров осуществляет федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт".

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2002. N 27. Ст. 2706.

Статья 1479. Действие исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации

Комментарий к статье 1479

1. Исключительное право на товарный знак является имущественным правом, принадлежащим конкретному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Необходимость применения товарного знака для индивидуализации производимой продукции (товара), оказания конкретного вида услуг обусловлена экономическими и социальными условиями развития производственной, хозяйственной деятельности страны.

Исключительное право на товарный знак охраняется законом и служит одним из важных средств, характеризующих качество продукции (товара), услуг, оказываемых конкретным субъектом гражданского оборота для юридических лиц и граждан.

Охраноспособность товарного знака продукции (товара), услуг безоговорочно действует на территории Российской Федерации. Это означает недопустимость использования товарного знака другими юридическими лицами или предпринимателями без разрешения лица, обладающего указанным исключительным правом, а также применения сходных товарных знаков, допускающих их смешение или нечеткое отграничение, поскольку подобные ситуации могут создать условия для возникновения риска введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов. Во всех подобных и иных случаях возможны оспаривание различных нарушений в судебном порядке с требованием запрета незаконного использования товарного знака и возмещения убытков, причиненных в результате такого применения, а также иные способы защиты.

В комментируемой статье предусмотрена возможность охраны товарных знаков, применяемых в Российской Федерации, в других странах, на международном рынке. В советском законодательстве право пользования товарным знаком было предоставлено внешнеторговым организациям в отношении реализуемых ими товаров <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Совмина СССР от 15 мая 1962 г. "О товарных знаках" // СП СССР. 1962. N 7. Ст. 59.

2. В настоящее время в связи с развитием международной торговли Российской Федерации участниками внешнеторговых договоров являются многочисленные крупные и средние фирмы, экспортирующие разнообразные товары. Защита интересов поставщиков с помощью товарных знаков, безусловно, необходима. В связи с этим заключаются международные и двусторонние договоры, обеспечивающие охрану продукции (товара) в соответствии с товарными знаками, применяемыми поставщиками конкретной страны. В наши дни также действуют Мадридское соглашение 1891 г., Парижская конвенция 1883 г. В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 1 Мадридского соглашения страны, к которым применяется настоящее Соглашение, образуют Специальный союз по международной регистрации знаков. Граждане каждой договаривающейся стороны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности, упомянутое в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, при посредстве ведомства указанной страны происхождения.

Регистрация знака в Международном бюро производится сроком на 20 лет с возможностью продления. По истечении пяти лет, считая с даты международной регистрации, эта регистрация становится независимой от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения. В соответствии с этим при заключении внешнеэкономической сделки стороны должны знать действующее законодательство.

Подробнее о защите права на товарный знак см. в комментарии к ст. 1515 ГК РФ.

Статья 1480. Государственная регистрация товарного знака

Комментарий к статье 1480

Из содержания комментируемой статьи следует, что государственная регистрация товарного знака представляет собой внесение его в Государственный реестр товарных знаков. Порядок регистрации, перечень необходимых условий, сроки, а также перечень данных, вносимых в Государственный реестр товарных знаков, определены в ст. ст. 1503, 1505 ГК РФ. Детально процедура регистрации товарных знаков регулируется Административным регламентом ведения реестров (см. комментарии к ст. ст. 1503 и 1504 ГК).

Статья 1481. Свидетельство на товарный знак

Комментарий к статье 1481

1. Регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков является основанием для выдачи обладателю исключительного права соответствующего охранного документа - свидетельства на товарный знак.

2. Удостоверяющая функция свидетельства на товарный знак является весьма важной, в частности, при защите исключительного права на товарный знак.

3. На товарные знаки, охраняемые в Российской Федерации в соответствии с процедурой, предусмотренной Мадридским соглашением 1891 г. и Протоколом к нему, свидетельства на товарные знаки не выдаются.

4. Пункт 2 комментируемой статьи не содержит исчерпывающего перечня тех сведений, которые приводятся в свидетельстве на товарный знак. Комментируемое положение призвано в первую очередь определять правоудостоверяющее назначение этого свидетельства, а именно указывать те товары и услуги, в отношении которых охраняется товарный знак, дату, с которой лицо, поименованное в качестве правообладателя товарного знака, обладает исключительным правом.

О выдаче свидетельства на товарный знак см. также комментарий к ст. 1504 ГК РФ.

Статья 1482. Виды товарных знаков

Комментарий к статье 1482

1. В комментируемой статье установлены виды товарных знаков, которые могут быть зарегистрированы в Российской Федерации.

В настоящей статье не указаны такие виды товарных знаков, как звуковые, световые, обонятельные знаки, которые в большей степени регистрируются за рубежом, однако не запрещены для регистрации и в России. Так, например, во Франции правовая охрана предоставляется различным наименованиям (словам, комбинациям слов, именам, географическим названиям, псевдонимам, буквам, цифрам, аббревиатурам), слышимым обозначениям (звукам, музыкальным фразам), изобразительным обозначениям (рисункам, ярлыкам, этикеткам, печатям, кромкам, клеймам, рельефам, голограммам, девизам, собирательным образам; формам, в особенности формам предмета или его упаковки, либо формам, позволяющим отличать услуги; расположениям, комбинациям или оттенкам цветов и запахов). В дореволюционном законодательстве товарные знаки различали в зависимости от способа индивидуализации: клеймо, тавро, печать, пломба, капсюль, метка (вытканная или вышитая), этикетка, виньетка, девиз, ярлык, обложка и т.п. <1>.

--------------------------------

<1> Устав о Промышленности, по Прод. 1906 г. Т. XI. Ч. 2, ст. 161. Цит. по: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Торговые сделки. М.: Статут, 2005.

Словесные товарные знаки могут состоять из отдельных слов и их сочетаний и даже из предложений. При этом не допускается регистрация товарного знака, включающего слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Вид товарного знака и его описание указываются в заявке на товарный знак. Как отмечается в п. 2.11 Правил, утвержденных Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" <1>, в описании товарного знака приводится характеристика заявленного обозначения: его вид (обозначение словесное, изобразительное, объемное, звуковое и т.д.), указание на составляющие его элементы, смысловое значение обозначения в целом или его элементов (частей).

--------------------------------

<1> Действуют до принятия соответствующего Административного регламента.

Если словесное обозначение (или его часть) не имеет смыслового значения, то указывается способ его образования, например, начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово и т.п.

Если словесное обозначение является малоупотребимым в русском языке (например, специальный термин, историческое название, устаревшее слово), то указывается его значение.

Если словесное обозначение представлено не на русском языке, то приводятся транслитерация буквами русского алфавита и перевод на русский язык, если обозначение имеет смысловое значение.

Если обозначение (или его часть) является изобразительным, то приводится описание всех входящих в него элементов и указывается его смысловое значение, если таковое имеется.

Если изобразительное обозначение носит абстрактный характер, то указывается, что оно собой символизирует.

Изображение обозначения должно иметь качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется световое обозначение, то приводится характеристика световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и другие особенности.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое обозначение, то приводится характеристика составляющего его звука (звуков), или нотная запись, или диаграмма частот с приложением фонограммы на аудиокассете.

2. В п. 2 комментируемой статьи предусматривается возможность регистрации товарного знака в цветовом сочетании. При использовании товарного знака в другом цвете правообладатель не может ставить знак охраны товарного знака, в то же время при подобном использовании товарного знака другими лицами высока вероятность того, что это будет нарушением исключительного права, поскольку будет использовано обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

При подаче заявки изображение заявляемого на регистрацию обозначения представляется в пяти экземплярах. Если охрана товарного знака испрашивается в ином цветовом сочетании, чем черно-белое, то представляется пять экземпляров цветных изображений и пять экземпляров черно-белых изображений.

Описание цветов в заявке должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции.

3. Виды и характеристики товарных знаков имеют важное значение для определения их тождества или сходства до степени смешения. Так, например, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;

- с объемными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания <1>).

--------------------------------

<1> Российская газета. 03.04.2003. N 63.

Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака

Комментарий к статье 1483

1. В российском законодательстве, так же как в законодательстве большинства зарубежных стран, основным признаком охраноспособности товарного знака является наличие у него различительной способности. Таким образом, при отсутствии у заявляемого обозначения различительной способности ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака. Такое правило применяется как к обозначениям, состоящим из одного элемента (не обладающего различительной способностью), так и к обозначениям, полностью состоящим из определенных элементов (частей), также не обладающих различительной способностью в силу определенных обстоятельств. По общему правилу в качестве обозначений, не обладающих различительной способностью, могут рассматриваться обозначения, которые представляют собой отдельные буквы и цифры, не имеющие характерного графического исполнения; простые геометрические фигуры и линии или их сочетания, не образующие соответствующих композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия составляющих их элементов по отдельности; сочетания букв, не имеющие словесного характера; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, а также трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой простые указания товаров; общепринятые сокращения и аббревиатуры.

2. Пункт 1 комментируемой статьи содержит перечень обозначений, которые признаются не обладающими различительной способностью. Прежде всего это обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Под ним понимают обозначение, которое в результате его длительного использования различными производителями для одного и того же товара или товара того же вида стало указанием определенного вида товаров, т.е. видовым (например, "термос", "рубероид"). Обозначением, являющимся общепринятым символом, признается обозначение, символизирующее область деятельности или отрасль хозяйства, к которым относятся заявленные на регистрацию товары; условное обозначение, применяемое в науке и технике. Соответственно к общепринятым терминам относятся различные лексические единицы, характерные для определенных областей науки и техники. Обозначениями, характеризующими товары, в том числе указывающими на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта, признаются обозначения, являющиеся простыми наименованиями товаров ("компот", "двигатель", "бриджи" и т.д.); обозначения, указывающие на категорию качества товаров (первый сорт, высший сорт, экологически чистый и т.п.) и на их свойства, в том числе носящие хвалебный характер, на материал или состав сырья, из которых изготовлены товары. К таким обозначениям относятся также указания веса, объема, цены товаров; видовые наименования предприятий, адреса фирм изготовителей и посредников; обозначения, состоящие полностью или частично из географических названий, которые могут восприниматься как указание на место нахождения производителя товаров. К обозначениям, представляющим собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товара, относятся, например, изображения обычной (без каких-либо отличительных признаков) бутылки или банки для напитка либо тарной коробки.

Из приведенного в комментируемой статье правила есть исключения - перечисленные обозначения могут быть включены в качестве вспомогательных неохраняемых элементов в состав товарного знака. Однако при этом предусматривается соблюдение одного условия: указанные элементы не должны занимать в товарном знаке доминирующего положения. При определении, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение в товарном знаке, в первую очередь должно оцениваться его смысловое значение и (или) пространственное положение. Кроме того, установлено, что положения п. 1 комментируемой статьи не применяются к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Это установление основано на положениях ст. 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г., указывающей: "...чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака". В случае заинтересованности заявителя в применении комментируемого положения при проведении экспертизы по заявленному им товарному знаку он по собственной инициативе представляет в федеральный орган исполнительной власти доказательства, свидетельствующие о приобретении знаком различительной способности. Подобными доказательствами могут, в частности, служить сведения о длительности и интенсивности использования товарного знака, о территории использования знака, различные рекламные материалы и упоминания в СМИ.

3. Установления подп. 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи также основаны на положениях Парижской конвенции 1883 г. и направлены на защиту интересов и прав государств и различных международных и межправительственных организаций на их отличительные знаки. Указанное установление имеет исключения. К ним относится использование рассмотренных выше обозначений в составе товарных знаков как неохраняемых элементов с разрешения соответствующих компетентных органов. Так, например, использование в названиях организаций наименований "Россия", "Российская Федерация" регулируется специальными актами Правительства РФ, а использование олимпийской символики возможно лишь с согласия Международного олимпийского комитета (МОК), условия и процедура получения которого определены в Найробском договоре об охране олимпийского символа.

4. Пункт 3 комментируемой статьи содержит перечень обозначений, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть включены в состав товарного знака. По общему правилу обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если хотя бы один из его элементов является таковым. Практика применения законодательства показывает, что признание обозначения ложным не вызывает никаких трудностей. Так, обозначение, содержащее в своем составе изображение Малого театра, поданное на регистрацию заявителем из Перми, будет ложным, точно так же, как указание в товарном знаке наименования "сок" в случае подачи заявки для всех товаров 32 класса МКТУ, в состав которого входят в том числе пиво, минеральные воды и т.д.

Определить, является ли обозначение вводящим в заблуждение или нет, гораздо сложнее. Например, размещение на товаре, изготовленном из синтетического материала, например, акрила, указания "натуральная шерсть", является ложным, но размещение на том же товаре стилизованного изображения овечьей головы может явиться вводящим в заблуждение. Однако способность введения в заблуждение подтверждается или опровергается в конечном счете только самим рынком при реализации различных товаров.

К обозначениям, которые ни при каких условиях не могут быть зарегистрированы либо включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов, относятся также обозначения, перечисленные в подп. 2 п. 3 комментируемой статьи. К ним могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой слова, словосочетания, лозунги, изображения и их комбинации, противоречащие законодательству, регулирующему общественный порядок, либо обозначения, которые могут вызвать возмущение членов общества, основанное на нарушении общепринятых моральных норм. Примером таких обозначений могут быть антигосударственные или антиобщественные лозунги, неэтично примененная государственная символика; фамилии, имена, псевдонимы известных лиц, например политических или религиозных деятелей, и производные от них (в зависимости от перечня товаров, на которых они применяются); обозначения, затрагивающие религиозные чувства и оскорбляющие человеческое достоинство, в том числе слова и изображения непристойного характера; обозначения, носящие антигуманный характер.

5. Пункт 4 комментируемой статьи содержит только общее указание на те объекты, регистрация которых в качестве товарных знаков недопустима. При применении этой нормы следует руководствоваться следующими нормативными актами: Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" <1>, Указом Президента РФ от 30 ноября 1992 г. N 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации" <2>, утвердившим Положение об особо ценных объектах культурного наследия народов РФ. Положением установлена процедура отнесения объектов культурного наследия к категории особо ценных, а также включения их в Государственный свод, депозитарием которого является Министерство культуры РФ.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства РФ. 2002. N 26. Ст. 2519.

<2> Ведомости РФ. 1992. N 49. Ст. 2936.

6. Под соглашением, упомянутым в п. 5 комментируемой статьи, понимается Соглашение ТРИПС, действующее в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), положения ст. 23 которого направлены на повышение эффективности защиты прав производителей вин и спиртных напитков. Ими установлено, что каждая страна-член предусматривает правовые средства, позволяющие заинтересованным лицам предотвращать использование географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, или географического указания, идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для спиртных напитков, не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, даже если используется подлинное место происхождения товаров, или географическое указание используется в переводе либо сопровождается такими выражениями, как "вид", "тип", "в стиле", "имитация" и т.д. До присоединения России к этому Соглашению (т.е. до присоединения к ВТО) комментируемая норма не является действующей на территории Российской Федерации.

7. Из содержания п. 6 комментируемой статьи следует, что при определении возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, т.е. при проведении экспертизы на тождество и сходство, во внимание принимаются только действующие, "живые товарные знаки" или заявки на регистрацию товарных знаков. Таким образом, не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со ст. 1514 ГК РФ; товарные знаки, заявки на которые отозваны либо признаны отозванными в соответствии со ст. ст. 1495, 1497 и 1512 ГК РФ; заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых утрачена; заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации в связи с неуплатой или несвоевременной уплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

8. Положение п. 6 комментируемой статьи в части отказа в регистрации товарного знака может быть реализовано, если:

1) оно тождественно или сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет;

2) товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются однородными с товарами, в отношении которых зарегистрирован (подан на регистрацию) тождественный или сходный до степени смешения товарный знак.

Тождественными являются обозначения, совпадающие во всех элементах. Если же обозначения имеют отдельные отличия, но в целом ассоциируются друг с другом, то они признаются сходными до степени смешения. Для установления однородности товаров принимаются во внимание их род (вид), назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Должна также учитываться потенциальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному изготовителю.

Из содержания подп. 2 п. 6 комментируемой статьи следует, что при экспертизе во внимание должны приниматься не только "обычные" товарные знаки, т.е. поданные и (или) зарегистрированные по национальной процедуре. Обозначению, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака, может быть отказано в предоставлении правовой охраны и в случае его тождества или сходства с товарным знаком третьего лица, охрана которому предоставлена в соответствии с международным договором Российской Федерации и который имеет более ранний приоритет. Такими знаками, охраняемыми в Российской Федерации в соответствии с международным договором, являются международные знаки, заявленные или охраняемые в Российской Федерации на основании Мадридского соглашения 1891 г. или Протокола к нему, а также общеизвестные товарные знаки, охраняемые в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции 1883 г. То есть знаки, ранее не зарегистрированные на территории Российской Федерации, но получившие правовую охрану в результате их признания общеизвестными (см. п. 9 настоящего комментария).

9. Подпункт 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ напрямую запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, признанными в установленном порядке общеизвестными на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров. Требования к общеизвестным товарным знакам и процедура их признания таковыми содержатся в ст. ст. 1508 и 1509 ГК РФ (см. комментарии к ст. 1508 и ст. 1509).

10. Положение, содержащееся в абз. 5 п. 6 комментируемой статьи, основано на общемировой практике и положениях зарубежных законодательных актов. Оно предусматривает возможность представления заявителями "писем-согласий" от владельцев более ранних товарных знаков. Использованный в рассматриваемом положении термин "допускается" означает, на наш взгляд, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не обязан безоговорочно основывать свое решение по заявке на таких "письмах-согласиях". Экспертиза обязана рассмотреть "письмо-согласие" так же, как и любой другой документ, представленный в рамках делопроизводства по заявке на регистрацию товарного знака. Кроме того, надо иметь в виду, что "письма-согласия" учитываются только в тех случаях, когда обозначения являются сходными до степени смешения, но не тождественными. Иной подход может привести к массовому появлению на рынке однородных товаров и услуг, производимых и (или) оказываемых разными лицами. Очевидно, что их качество не может быть одинаковым. В конечном счете потребитель будет постоянно вводиться в заблуждение относительно производителя товара (лица, оказывающего услуги).

Так, обозначению, представляющему собой фантазийное словесное обозначение "DONNE & RAGGANA", выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (в русской транслитерации - "ДОННЭ энд РАГГАНА"), решением Роспатента от 1 апреля 2008 г. было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями п. 3 ст. 1483 части четвертой ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ. Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с блоком (серией) ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом "DOLCE & GABBANA", правообладателем которых является компания GADO S.a.r.l. 5, rue Guillaume Kroll LUXEMBOURG (LU) L-1882. В частности, в заключении экспертизы перечислен ряд знаков, охраняемых на территории Российской Федерации согласно международным регистрациям N 892649, 766542, 666432, 637238, 630002, 628886, 625152. Правообладателем указанных международных регистраций является компания GADO S.a.r.l. 5, rue Guillaume Kroll LUXEMBOURG (LU) L-1882 (Люксембург). В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 8 июля 2008 г. заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 1 апреля 2008 г., мотивированное следующим: присутствующий во всех противопоставленных международных регистрациях словесный элемент "DOLCE & GABBANA" представляет собой фамилию известных итальянских дизайнеров Доминико Дольче и Стефано Габбана; ассоциативный ряд, вызываемый обозначением "DOLCE & GABBANA", совершенно определен, и потребитель воспринимает его только как название одноименного модного дома; в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в силу отсутствия между ними фонетического и семантического сходства; круг потребителей товаров известного дизайнерского дома моды Доминико Дольче и Стефано Габбана и товаров заявителя, представленных в более низком ценовом сегменте "масс-маркет", сильно отличается; заявитель считает, что для рядового потребителя будет отсутствовать возможность смешения указанных обозначений в гражданском обороте, в том числе и в силу отнесения товаров, маркируемых рассматриваемыми обозначениями, к разным группам товаров; сравнение аббревиатур, образованных от первых букв, входящих в сопоставляемые обозначения слов, - "D&G" и "D&R" - также указывает на отсутствие между ними сходства за счет фонетического и визуального различия; между заявителем и правообладателем противопоставленных международных регистраций было достигнуто соглашение на право регистрации обозначения "DONNE & RAGGANA" в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Мнение палаты по патентным спорам по поводу отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками не совпало с мнением заявителя - "сопоставительный анализ на сходство заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков показывает, что данные обозначения можно признать сходными по фонетическому фактору сходства. Фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, составляющих обозначения, близостью состава гласных и согласных, а также характером совпадающих частей обозначений". Вместе с тем было высказано мнение, что "сосуществование заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков, содержащих фонетически сходные словесные элементы и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров, возможно с согласия правообладателя ранее зарегистрированных товарных знаков". Заявителем было представлено соглашение на право регистрации заявленного обозначения, подписанное заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков, содержащее условия такой регистрации. В связи с этим обстоятельством в решении палаты по патентным спорам, в частности, указано: "У палаты по патентным спорам отсутствуют основания не принимать во внимание факт подписания вышеуказанного соглашения и договоренности, достигнутой в рамках данного соглашения сторонами по регистрации и использованию товарного знака. В связи с тем что заявителем представлено соглашение, в котором выражено согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в заключении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки". С учетом изложенного было принято решение о регистрации заявленного обозначения.

11. Положения п. 7 комментируемой статьи распространяют свое действие на любые товары, а не только на однородные тем товарам, в отношении которых зарегистрировано наименование места происхождения товара. Исключение составляют случаи, когда заявитель товарного знака одновременно имеет исключительное право на это наименование. При этом устанавливается (и в этом отличие комментируемого положения от положений ранее действовавшего законодательства), что при наличии у заявителя такого права наименование места происхождения товаров может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, но при условии, что регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров. Например, в отношении меда правовая охрана товарному знаку (в виде этикетки и проч.) может быть предоставлена только относительно товаров 30 класса МКТУ. Данный подход законодателя представляется вполне оправданным и определяется спецификой такого объекта, как наименование места происхождения товаров. По своей правовой природе наименование места происхождения товаров не может принадлежать какому-либо одному правообладателю; производитель товаров, происходящих из этого географического объекта, по существу, получает лишь право пользования данным наименованием. Таким образом, все изготовители товаров, происходящих из данного географического объекта и обладающих особыми свойствами, обусловленными природными условиями и (или) людскими факторами, получают возможность включать наименование места происхождения товара в состав своего товарного знака как неохраняемый элемент.

12. По основаниям, приведенным в п. 8 комментируемой статьи, экспертиза не проводится, но они могут явиться поводом для оспаривания регистрации товарного знака и признания ее недействительной.

Следует особо отметить, что ранее действовавшее законодательство не принимало во внимание наличие прав на селекционное достижение, нередко имевшее оригинальное название. Право на коммерческое обозначение не могло приниматься во внимание ввиду отсутствия правовой охраны таких средств индивидуализации.

13. Указанные в п. 9 комментируемой статьи основания для отказа корреспондируют с положениями, содержащимися в ст. 6 quinquies Парижской конвенции 1883 г., указывающей, что регистрация товарных знаков может быть отклонена в случае, "если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана". При реализации положений подп. 1 п. 9 комментируемой статьи необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, законодатель говорит о тождественности, а не о сходстве до степени смешения. Во-вторых, предоставление правовой охраны таким обозначениям возможно, если на это имеется согласие правообладателя. В-третьих, должны учитываться дата возникновения права на соответствующие произведения и дата приоритета регистрируемого знака. В-четвертых, для понимания комментируемой статьи необходимо определиться с понятием "известность". Так, под известным следует понимать объект, о котором все знают и который пользуется широкой известностью в обществе. Известным, в частности, может считаться тот объект, который включен в словари, энциклопедии, справочники, упоминания о котором содержатся в периодических изданиях, в СМИ. По обозначениям, подпадающим под действие комментируемого положения, экспертиза не проводится, поскольку федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не располагает перечнем известных объектов (его в принципе не существует); однако заявитель, на наш взгляд, должен быть информирован об оспоримом характере зарегистрированного товарного знака.

В отношении обозначений, упомянутых в подп. 2 п. 9 комментируемой статьи, во внимание также должны приниматься обстоятельства, на которые указывалось в предыдущем пункте комментария, - тождественность индивидуализирующих обозначений, известность в Российской Федерации лица, об имени, псевдониме, портрете и сведениях в отношении которого идет речь. При этом известность должна анализироваться не на данный момент времени (на момент проведения экспертизы или рассмотрения спора), а на дату подачи заявки. При определении известности лица, чье имя, псевдоним, факсимиле и иные сведения могут явиться основанием для отказа в регистрации товарного знака, необходимо руководствоваться словарями, справочниками, периодикой, СМИ, а также принимать во внимание общую осведомленность общества. Предоставление в таких ситуациях правовой охраны товарному знаку возможно только при согласии самого известного лица либо его наследника.

Рассматриваемые в данном пункте обозначения, так же как и обозначения, упомянутые в подп. 1 п. 9 комментируемой статьи, должны оцениваться с точки зрения их соответствия требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, т.е. проверяться на различительную способность. Так, широко распространенные в Российской Федерации фамилии Иванов, Орлов, Петров, Сидоров достаточно часто являются фамилиями персонажей различных литературных произведений. При этом они не обладают различительной способностью и не могут выполнять индивидуализирующую функцию, присущую товарным знакам. Подобные обозначения могут быть зарегистрированы только в случае их оригинального и запоминающегося исполнения.

Следует принимать во внимание положения п. 3 комментируемой статьи, запрещающие регистрацию товарных знаков, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Например, ряд известных имен и фамилий может ассоциироваться с определенной территорией. Поэтому регистрация в качестве товарных знаков обозначений, повторяющих эти имена и фамилии, на имя заявителей, находящихся на другой территории, может ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товара.

14. Основанием для отказа в регистрации товарного знака является также наличие прав третьих лиц на промышленный образец, знак соответствия или доменное имя, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Упоминание в подп. 3 п. 9 комментируемой статьи такого объекта, как промышленный образец, является очень актуальным, поскольку достаточно часты коллизии между правами на промышленные образцы и правами на объемные товарные знаки, регистрация которых предусмотрена Гражданским кодексом РФ.

Нередки также коллизии, связанные с правами на товарные знаки и доменные имена. Вместе с тем вопрос о правах на доменное имя является достаточно спорным. Право на доменное имя не отнесено к категории исключительных прав. Очевидно, что речь идет о праве пользования, которое вряд ли можно уравнять с правом на товарный знак и рассматривать как безусловное препятствие для регистрации товарного знака. Представляется, что отношения между исключительными правами на товарный знак и правами на доменное имя нуждаются в дополнительном регулировании.

15. Положения п. 10 комментируемой статьи подразумевают товарные знаки, правовая охрана которых испрашивается в соответствии с Мадридским соглашением 1891 г. и Протоколом к нему, по результатам проведения экспертизы национальными ведомствами по международным заявкам.