4. Договоры в отношении результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.
На первый взгляд договоры в отношении результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации <1279> вполне укладываются в рамки теории характерного исполнения: одна сторона таких договоров (правообладатель, лицензиар) осуществляет неденежное исполнение (уступает исключительное право или предоставляет лицензию на использование объекта исключительного права), а другая сторона (приобретатель, лицензиат) уплачивает за это денежное вознаграждение. Ряд авторов считает, что теория характерного исполнения вполне может использоваться для рассматриваемых видов договоров <1280>.
--------------------------------
<1279> Далее для краткости именуемые договорами в отношении результатов интеллектуальной деятельности.
<1280> См.: Hoffmann B. von. Assessment of the E.E.C. Convention from a German Point of View. P. 227. Точки зрения о предпочтительности применения права места нахождения лицензиара придерживался также Э. Рабель (Rabel E. The Confict of Laws: a Comparative Study. 2nd ed. Vol. 3 Special Obligations: Modifcation and Discharge of Obligations. P. 77).
Именно данный подход нашел отражение в ст. 122(1) швейцарского закона о международном частном праве. Он был также предложен Европейской комиссией в проекте Регламента Рим I, однако под влиянием критических замечаний исключен из итогового текста документа.
Применение теории характерного исполнения для договоров в отношении результатов интеллектуальной деятельности имеет следующие недостатки. Во многих случаях именно лицензиат принимает на себя более сложные обязанности и более высокие риски: зачастую он обязуется организовать производство и распространение новой продукции или коммерциализировать объект авторского права или смежных прав. При этом именно лицензиат будет нести основные риски того, что новая техническая продукция, тираж книги, звуко- или видеозаписей не будет распродан по запланированным расценкам. В этой связи некоторые авторы, которые придерживались расширительного подхода к теории характерного исполнения, даже предлагали считать, что в лицензионном договоре характерное исполнение, как правило, осуществляет лицензиат <1281>.
--------------------------------
<1281> Данная точка зрения была выражена французским автором Модиано (Modiano) в работе 1979 г. (см.: Fawcett J., Torremans P. Intellectual Property and Private International Law. Oxford, 1998. P. 565). Фр. Вишер предлагает исходить из того, что характерное исполнение осуществляет лицензиат в случае, если в его обязанности входит поддержание в силе исключительного права и его защита (Vischer Fr. The Concept of the Characteristic Performance Reviewed. P. 513).
Во многих случаях место нахождения правообладателя или лицензиара формально находится в офшорной юрисдикции: для многонациональных предприятий, которые часто выступают на стороне правообладателя или лицензиара, достаточно распространенной стратегией осуществления операций с объектами исключительных прав является их перерегистрация на входящие в группу офшорные компании. В данном случае весьма затруднительным может быть установление места нахождения реального коммерческого предприятия правообладателя или лицензиара, через которое осуществляется исполнение договора (чтобы применить право страны места нахождения такого коммерческого предприятия, а не право страны формальной инкорпорации компании), поскольку обязанности правообладателя или лицензиара могут ограничиваться подписанием документов об уступке исключительного права или предоставлении разрешения на использование результата интеллектуальной деятельности. С подобной ситуацией столкнулся Верховный суд Австрии при вынесении решения от 05.05.1987 по делу Stefanel, когда в качестве лицензиара выступала компания с Виргинских островов. Австрийский суд отказался применять право офшорной юрисдикции и применил право той страны, где находился лицензиат и где по условиям договора объект исключительных прав подлежал использованию <1282>.
--------------------------------
<1282> Подробнее см.: Fawcett J., Torremans P. Op. cit. P. 563; Torremans P. Licences and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome I Regulation // Journal of Private International Law. 2008. Vol. 4. N 3. P. 408 - 409.
Особенностью договоров в отношении результатов интеллектуальной деятельности является их тесная связь с вопросами, которые выходят за рамки договорного статута и подлежат решению на основании статута исключительного права или деликтного статута. Например, принято считать, что именно статуту исключительного права (а не договорному статуту) будут подчинены такие вопросы, как пределы действия исключительного права (срок и территория действия исключительного права, разрешенные способы использования без согласия правообладателя, выдача принудительных лицензий и т.п.), допустимость тех или иных форм распоряжения исключительным правом, отношения между приобретателем или лицензиатом и третьими лицами, необходимость и процедура государственной регистрации договора, возникновения или прекращения прав по договору <1283>.
--------------------------------
<1283> См.: Fawcett J., Torremans P. Op. cit. P. 546; Torremans P. Op. cit. P. 398; De Miguel Asensio P. Op. cit. P. 215 - 217; Lando O. Contracts / International Encyclopedia of Comparative Law. P. 141.
Вывод о том, что не все вопросы, относящиеся к договорам в отношении результатов интеллектуальной деятельности, покрываются действием договорного статута, находит признание и в отечественной судебной практике. Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.11.2009 N КА-А40/11656-09 сделан правильный вывод о том, что независимо от признания иностранного права в качестве статута лицензионного договора, вопросы государственной регистрации этого договора должны решаться на основании российского права, поскольку товарный знак зарегистрирован именно в России: "Утверждение компании о том, что правообладатель зарегистрирован на территории Нидерландов, а компания "Джилмар С.П.А." на территории Италии и к их правоотношениям должно применяться нидерландское или итальянское законодательство, не предусматривающее обязанность регистрировать лицензионный договор между владельцем товарного знака и лицензиатом, было предметом обсуждения судов двух инстанций и правомерно отклонено как неосновательное. При этом правильно отмечено, что в данном случае подлежали применению нормы российского законодательства". В качестве деликта зачастую расцениваются такие ситуации, когда лицензиат нарушает условия договора о разрешенных способах или территории использования объекта исключительного права.
В соответствии с преобладающим подходом статут исключительного права, а также деликтный статут подлежат определению с помощью коллизионной формулы lex loci protectionis, согласно которой применяется право страны, в отношении которой испрашивается охрана соответствующего исключительного права или в которой уже предоставлено исключительное право на тот или иной результат интеллектуальной деятельности <1284>. Определение договорного статута на основании теории характерного исполнения ведет к нежелательному эффекту применения различных правопорядков для решения вопросов, которые могут быть тесно взаимосвязаны между собой (например, отделению вопросов государственной регистрации договора или возникающих на его основании прав от вопросов существа договорных обязательств).
--------------------------------
<1284> Именно такое коллизионное регулирование предлагается в ст. 1207.2 проекта изменений и дополнений ГК РФ. В части определения деликтного статута для нарушений исключительных прав см. ст. 8 Регламента Рим II о праве, применимом к внедоговорным обязательствам. См. также ст. ст. 3:102, 3:601, 3:701 проекта Принципов международного частного права в сфере интеллектуальной собственности (Draft Principles for Confict of Laws in Intellectual Property), подготовленного Европейской группой Макса Планка по международному частному праву в сфере интеллектуальной собственности (European Max-Planck Group on Confict of Laws in Intellectual Property - CLIP).
Приведенная выше критика теории характерного исполнения стала причиной того, что в настоящее время для договоров в отношении результатов интеллектуальной деятельности более предпочтительной стала считаться коллизионная привязка к праву страны, на территории которой действует передаваемое приобретателю исключительное право или на территории которой лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности <1285>. Данная привязка нашла законодательное закрепление в качестве основной в § 43(1) Закона Австрии о международном частном праве 1978 г. и применялась вплоть до присоединения Австрии к Римской конвенции. В настоящее время эта коллизионная норма предусмотрена в ст. 47(1) Закона Лихтенштейна 1996 г. о международном частном праве.
--------------------------------
<1285> De Miguel Asensio P. Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights // Yearbook of Private International Law. 2008. Vol. 10. P. 215 - 217. См. также перечисление сторонников данной коллизионной привязки в работах: Fawcett J., Torremans P. Op. cit. P. 566 - 567; Torremans P. Op. cit. P. 412.
Весьма показательно то, что первоначальный проект швейцарского закона о международном частном праве также содержал привязку именно к месту использования результата интеллектуальной деятельности, а изменение коллизионной привязки произошло на последнем этапе в ходе рассмотрения законопроекта в нижней палате парламента. При этом швейцарскими комментаторами признается, что изменение было внесено под влиянием в основном политических мотивов: парламентарии стремились защитить интересы швейцарских предпринимателей, которые значительно чаще выступают в роли лицензиаров, предоставляющих лицензии на использование своих результатов интеллектуальной деятельности на территории иностранных государств иностранным лицензиатам <1286>. Характерно, что авторы швейцарских комментариев прямо рекомендуют сторонам лицензионных договоров выбирать право места использования результата интеллектуальной деятельности, чтобы избежать действия коллизионной нормы ст. 122(1) о применении права лицензиара, а если стороны не воспользовались правом выбора, то обращают внимание на целесообразность рассмотрения судом вопроса о применении права места использования результата интеллектуальной деятельности через корректирующую оговорку о применении права, имеющего значительно более тесную связь с отношением <1287>.
--------------------------------
<1286> Kommentar zum IPRG. Kommentar zum Bundesgesetz das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987. S. 1338 - 1339; Honsell H., Vogt N., Schnyder A., Berti St. A.a.O. S. 919. С этой точки зрения вряд ли удачной можно признать коллизионную норму пп. 19 п. 3 ст. 1211 ГК РФ, которая говорит о применении права лицензиара, поскольку российские коммерсанты чаще выступают в лицензионных договорах в качестве лицензиатов, что влечет уменьшение случаев применения российского права в российских судах.
<1287> Kommentar zum IPRG. Kommentar zum Bundesgesetz das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987. S. 1339 - 1340; Honsell H., Vogt N., Schnyder A., Berti St. A.a.O. S. 923.
Коллизионная привязка к месту использования результата интеллектуальной деятельности имеет следующие преимущества:
- именно эта страна имеет наиболее тесную фактическую связь с договором, поскольку здесь лицензиатом будет осуществляться использование (коммерческая эксплуатация) результата интеллектуальной деятельности;
- если договор или возникающие на его основе права подлежат государственной регистрации в стране, предоставляющей правовую охрану результату интеллектуальной деятельности, то облегчается проведение такой регистрации, поскольку регистратору не приходится предпринимать сложные действия по установлению содержания иностранного права. Данный фактор важен для России, где все договоры по поводу объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков) подлежат обязательной государственной регистрации под страхом недействительности;
- устраняется проблема разграничения договорного статута и статута исключительного права;
- устраняется проблема разграничения договорного статута и деликтного статута;
- именно в праве по месту использования результата интеллектуальной деятельности, как правило, будут находиться сверхимперативные нормы, которые будут претендовать на свое применение (нормы антимонопольного законодательства и законодательства об ограничении недобросовестной конкуренции). Соответственно, применение анализируемой коллизионной привязки помогает уйти от проблемы расщепления применимого права <1288>.
--------------------------------
<1288> Более подробное изложение аргументов в пользу коллизионной привязки к месту использования результата интеллектуальной деятельности см. в работах: Fawcett J., Torremans P. Op. cit. P. 567 - 568; De Miguel Asensio P. Op. cit. P. 215 - 217.
Естественный недостаток привязки к месту использования результата интеллектуальной деятельности связан с тем, что объект исключительного права может на основании международных договоров или положений национального законодательства иметь правовую охрану на территории нескольких стран <1289> и договор может предусматривать уступку исключительного права или предоставление лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности на территории сразу нескольких стран. Безусловно, расщепление применимого права в данной ситуации было бы весьма нежелательным <1290>.
--------------------------------
<1289> Это особенно характерно для объектов авторского права и смежных прав.
<1290> В отличие от ст. 4(1) Римской конвенции, которая в исключительных ситуациях допускала расщепление объективного договорного статута по усмотрению суда, ст. 4 Регламента Рим I и ст. 1211 ГК РФ прямо не допускают возможность подобного расщепления применимого права. Исключение в российском коллизионном праве сделано только для смешанных договоров (п. 5 ст. 1211 ГК РФ).
Для
решения данной проблемы немецким
исследователем Байером (Beier) была
предложена так называемая теория страны
основной защиты (
Schutzland, primary country of protection). В соответствии
с данной теорией необходимо определить,
на территории какой страны будет
происходить основное использование
результата интеллектуальной деятельности.
Например, если производство продукции
по лицензии предполагается осуществлять
только в стране X, в то время как в
покрываемых действием лицензии странах
Y и Z будет происходить только распространение
готовой продукции, то согласно логике
Байера следует применять право страны
X как право страны основной защиты
<1291>.
--------------------------------
<1291> Теория Байера излагается по следующему источнику: Fawcett J., Torremans P. Op. cit. P. 569.
Несмотря на привлекательность данной теории, очевидно, что и она не всегда способна решить проблему, если по условиям договора лицензиат на территории сразу нескольких стран может осуществлять равнозначные по своему характеру операции по использованию результата интеллектуальной деятельности. При этом вряд ли допустимо ориентироваться на последующее поведение лицензиата (обращать внимание на последующую организацию лицензиатом своей деятельности по коммерческой эксплуатации результата интеллектуальной деятельности), поскольку это будет означать невозможность определения договорного статута на момент заключения договора, либо крайне нежелательное изменение договорного статута в процессе исполнения договора.
Очевидно, что применение привязки к месту использования результата интеллектуальной деятельности требует введения субсидиарных коллизионных норм на случай, когда данная генеральная коллизионная норма не работает. В законе Австрии и законе Лихтенштейна в качестве такой субсидиарной коллизионной нормы была задействована привязка к месту нахождения приобретателя или лицензиата. Аналогичное решение в качестве наиболее предпочтительного называют авторы монографии, посвященной коллизионному регулированию объектов исключительных прав <1292>. С нашей точки зрения, в качестве субсидиарной коллизионной привязки может выступать и привязка к месту нахождения правообладателя или лицензиара, которая в наибольшей степени соответствует общей теории характерного исполнения в ее узкой трактовке.
--------------------------------
<1292> Fawcett J., Torremans P. Op. cit. P. 575.
Отдельными авторами были предприняты попытки разработки компромиссных подходов, в соответствии с которыми в зависимости от особенностей того или иного договора подлежали применению различные коллизионные привязки.
О. Ландо предлагал установить следующую систему коллизионных норм <1293>:
--------------------------------
<1293> Lando O. Contracts / International Encyclopedia of Comparative Law. P. 142.
- применение права страны места нахождения правообладателя или лицензиара - если договор предусматривает предоставление неисключительной лицензии или если по условиям договора лицензиар обязан оказывать техническую помощь лицензиату;
- применение права места использования результата интеллектуальной деятельности - если по условиям договора лицензиат обязан поддерживать объект исключительного права в силе или обязуется наладить новое производство, организовать выпуск экземпляров произведения;
- применение права страны места нахождения приобретателя или лицензиата - если речь идет о ситуации, указанной в предыдущем абзаце, но договор предусматривает использование результата интеллектуальной деятельности на территории сразу нескольких стран.
Похожее предложение было сделано немецким исследователем Ульмером (Ulmer) в отношении лицензионных договоров. Он предлагал применять право страны места нахождения лицензиата, если по условиям договора лицензия носила исключительный характер, либо на лицензиата возлагалась обязанность по эффективному использованию результата интеллектуальной деятельности. Право страны места нахождения лицензиара подлежало применению в оставшихся случаях (договоры о предоставлении неисключительной лицензии, условия которых не возлагали на лицензиата обязанность по использованию результата интеллектуальной деятельности) <1294>.
--------------------------------
<1294> Взгляды Ульмера излагаются по следующему источнику: Fawcett J., Torremans P. Op. cit. P. 563 - 564.
Попытка найти сложный компромисс между тремя коллизионными привязками (к месту использования результата интеллектуальной деятельности, месту нахождения лицензиара и лицензиата) предпринята также в ст. 3:502 проекта Принципов международного частного права в сфере интеллектуальной собственности <1295>.
--------------------------------
<1295> Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что и в данном документе привязке к месту использования результата интеллектуальной деятельности отведена центральная роль: она подлежит применению в случае равномерного распределения объективных элементов договора по территориям сразу нескольких стран. Кроме того, в случае совпадения места использования результата интеллектуальной деятельности с местом нахождения одной из сторон будут существовать весомые основания для применения права этой страны.
Описанные компромиссные подходы, основанные на применении различных коллизионных норм в зависимости от условий и содержания каждого конкретного договора, имеют один общий недостаток. Зачастую только на основании применимого права можно сделать четкий вывод о том, что договор предусматривает предоставление исключительной или неисключительной лицензии, обязывает лицензиата осуществлять действия по использованию результата интеллектуальной деятельности или нет, обязывает лицензиата поддерживать в силе соответствующий патент или нет и т.д. <1296>. Осуществление квалификации по закону суда выглядит мало приемлемым, поскольку речь будет идти о том, что ключевые условия договора подвергаются толкованию не на основании договорного статута, а на основании права суда, которое может иметь незначительную связь с договором <1297>.
--------------------------------
<1296> Например, российское материальное право устанавливает презумпцию неисключительного характера лицензии, в то время как материальное право другой страны при наличии соответствующих предпосылок может исходить из презумпции предоставления лицензиату исключительной лицензии.
<1297> Критика своеобразного логического круга в предлагаемых различными авторами компромиссных подходах приведена в работе: De Miguel Asensio P. Op. cit. P. 212 - 213.
С учетом изложенного, на наш взгляд, наиболее предпочтительным выглядит применение в качестве основной (генеральной) коллизионной нормы правила о месте использования результата интеллектуальной деятельности, которая имеет значительные преимущества в сравнении с другими привязками. На случай невозможности использования данной привязки (а данную невозможность следует определять в том числе с помощью достижений теории Байера о стране основной защиты) необходимо установить субсидиарную коллизионную норму, в качестве которой с учетом исторического развития отечественного законодательства следует использовать привязку к месту нахождения правообладателя (для договора об отчуждении исключительного права) или лицензиара (для лицензионного договора).
Кроме того, принимая во внимание тесную связь между конструкцией лицензионного договора и конструкцией договора франчайзинга (договора коммерческой концессии), следует использовать аналогичный подход к коллизионному регулированию и в отношении договоров франчайзинга - применение права страны, на территории которой франчайзи (пользователю) разрешается использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, а если такое использование разрешается на территории одновременно нескольких стран, - право страны, где находится правообладатель. Данный подход поможет устранить сложную проблему квалификации заключенного договора в качестве договора франчайзинга или лицензионного договора (которую целесообразно осуществлять уже после решения коллизионной проблемы на основе установленного судом договорного статута) <1298>. Кроме того, этот подход в лучшей степени защищает индивидуальные коллизионные интересы пользователя как потенциально более слабой стороны договора: в большинстве случаев место использования комплекса исключительных прав будет совпадать с местом нахождения пользователя.
--------------------------------
<1298> На целесообразность установления единых привязок в отношении лицензионного договора и договора франчайзинга обращается внимание, в частности, в комментарии Института Макса Планка к проекту Регламента Рим I - Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I). P. 34 - 35.
Именно описанный выше новый механизм коллизионного регулирования договоров в отношении результатов интеллектуальной деятельности был предложен в проекте изменений и дополнений ГК РФ, подготовка которого осуществлялась с участием автора настоящей работы. Предлагаемые нормы пп. 4 - 6 п. 4 ст. 1211 проекта имеют следующие формулировки:
"4. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, в частности:
<...>
4) в отношении договора коммерческой концессии - право страны, на территории которой пользователю разрешается использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, а если такое использование разрешается на территории одновременно нескольких стран, - право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя;
5) в отношении договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - право страны, на территории которой действует передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно действует на территории одновременно нескольких стран, - право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя;
6) в отношении лицензионного договора - право страны, на территории которой лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а если такое использование разрешается на территории одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности лицензиара".