В справке Суда по интеллектуальным правам <1> были признаны как количественный, так и качественный критерий. Как в ней было отмечено, необходимость получения преждепользователем разрешения на использование охраняемого патентом технического решения возникает при расширении объема использования любым путем, в том числе посредством изменения признаков, изменения применения по определенному назначению продукта, изменения назначения продукта или способа (качественные характеристики) или изменения объема выпускаемой продукции (количественный критерий).

--------------------------------

<1> Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утв. Постановлением Президиума СИП от 14 ноября 2014 г. N СП-21/14).

Суды при установлении объема преждепользования руководствуются как качественными, так и количественными критериями. Так, например, расширение объема использования признается в том случае, когда преждепользователь изначально занимался производством на основании запатентованных объектов одних товаров, а после выдачи патента сменил ассортимент и стал производить продукты, сходные с правообладателем. Нетрудно заметить, что при сохранении использования в прежних границах конкуренции между субъектами могло и не быть. Между тем после изменения преждепользователем направления предпринимательской деятельности субъекты стали конкурентами. Другая ситуация: преждепользователь, вложив дополнительные средства и ресурсы, стал производить в разы больше продуктов на основании запатентованного решения. Если раньше он производил по 10 продуктов в месяц для единственного покупателя, то сейчас он буквально наводнил рынок своими товарами.

Сложнее всего дело обстоит с внесением изменений в признаки, описанные в формуле изобретения. Если преждепользователь использует не все признаки независимого пункта формулы, то в таком случае в принципе нельзя говорить об использовании изобретения. Необходимость в праве преждепользования в таком случае отпадает. Другое дело, если преждепользователь дополняет формулу какими-то новыми свойствами и характеристиками, в том числе назначением. Речь в таком случае может идти о создании им зависимого патентоохраняемого объекта.

Вопросы, связанные с использованием зависимых объектов, урегулированы в ст. 1358.1 ГК РФ: зависимые изобретения не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

В случае отказа правообладателя основного изобретения в предоставлении такой лицензии правообладатель зависимого патентоохраняемого объекта (при условии, что он представляет собой существенное усовершенствование) может обратиться за принудительной лицензией, которая, впрочем, также предполагает выплату с его стороны разумных платежей. Ссылки на право преждепользования в таком случае будут представлять собой попытку недобросовестного обхода положений п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ. Может создаться ситуация, когда преждепользователь не просто будет конкурировать с патентообладателем, а еще и предлагать продукт с лучшими характеристиками. При этом им не будет делаться каких-либо отчислений в пользу патентообладателя.

Несколько другая ситуация возникает, если в формуле изобретения некий признак обозначен промежутком. Например, патент выдан на комбинацию неких веществ при ph от 5 до 10. Преждепользователь изначально использовал данное вещество при ph 5. Затем вслед за правообладателем стал использовать при ph 10, что оказалось эффективнее. В таком случае можно говорить о расширении объема использования в качественном аспекте.

Что необходимо доказывать в судебном процессе о признании права преждепользования?

Относительно бремени доказывания наличия права преждепользования в судебной практике долгое время существовало два противоположных подхода. В одних случаях суды исходили из того, что наличие права преждепользования предполагается до тех пор, пока противоположной стороной (патентообладателем) не доказано иное, в других - возлагали бремя доказывания права преждепользования на предполагаемого преждепользователя. Второй подход в конечном счете

возобладал, что представляется совершенно оправданным.

Поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя (до тех пор, пока не доказано преждепользование), то бремя доказывания правомерности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования. "Подобный подход полностью соответствует общим положениям распределения бремени доказывания, установленным ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ" <1>.

--------------------------------

<1> Оганесян А.Н. Некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике споров о праве преждепользования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. N 8. С. 64 - 65.

Как было отмечено Судом по интеллектуальным правам, при решении вопроса о праве преждепользования суды должны установить следующие обстоятельства:

-тождественность решения, использованного предполагаемым преждепользователем, запатентованному техническому решению;

-независимость создания тождественного технического решения;

-фактическое использование технического решения, тождественного патентоохраняемому объекту, или подготовка к такому использованию;

-добросовестность использования решения;

-объем преждепользования <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 13 декабря 2016 г. по делу N А72-10519/2015.

Право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств.

Заявителям принципиально важно учитывать следующие моменты. Во-первых, для признания преждепользования недостаточно доказать лишь факт разработки спорного решения до даты выдачи патента. Необходимо обосновать факт использования или подготовки к использованию. Если в своем исковом заявлении или отзыве на иск предполагаемый преждепользователь утверждает, что он производил и (или) продавал товары, он должен доказать именно этот факт. Доказательства, указывающие на подготовку к использованию, судами в таком случае рассматриваться не будут <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Постановление СИП от 13 декабря 2016 г. по делу N А72-10519/2015.

Согласно п. 30 Обзора судебной практики ВС РФ <1> необходимое приготовление представляет собой "установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать".

--------------------------------

<1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

Объем использования тождественного технического решения на подготовительной стадии должен устанавливаться исходя из возможности реализации данного технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались

только для выпуска изделий на его основе.

Судебная практика. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте Постановление Суда по интеллектуальным правам по одному из дел <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 14 апреля 2016 г. по делу N А40-189533/2014.

Общество "Август" обратилось с иском к ООО "Группа компаний "ЗемлякоФФ" о запрете изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида "Статус Гранд".

Общество "Группа компаний "ЗемлякоФФ" предъявило встречный иск о признании права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного изобретению решения без расширения объема такого использования (право преждепользования) в количестве 50 тонн в год.

Общество "Август" является обладателем патента Российской Федерации на изобретение "Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений" с приоритетом от 15 ноября 2011 г.

Суды первой и апелляционной инстанций по итогам рассмотрения дела пришли к выводу, что общество "Группа компаний "ЗемлякоФФ" до даты приоритета изобретения добросовестно сделало необходимые приготовления к использованию на территории Российской Федерации созданного независимо от автора спорного изобретения тождественного решения, а именно:

-разработало состав пестицида "Статус Гранд" (трибенурон-метил + флорасулам, 500 г/кг + 104 г/кг);

-заключило 14 марта 2011 г. и 21 марта 2012 г. договоры на проведение регистрационных испытаний пестицида "Статус Гранд", оплатило выполнение оказанных по данным договорам работ (услуг) в сумме более 15 млн руб. (в конечном счете пестицид был зарегистрирован);

-заключило с обществом "ЗемлякоФФ" 8 июля 2011 г. договор на промышленное производство и реализацию пестицида "Статус Гранд" в размере 50 тонн в год после получения свидетельства о его государственной регистрации.

Суд по интеллектуальным правам отправил данное дело на новое рассмотрение, поскольку суды первой и апелляционной инстанций, установив, что пестицид "Статус Гранд" является тождественным одному из возможных решений, охватываемых патентом Российской Федерации, не определили объем предоставляемого права преждепользования. В процессе рассмотрения дела не исследовался вопрос о наличии производственных мощностей для создания и введения в

гражданский оборот пестицида "Статус Гранд".

При рассмотрении дела N А14-9941/2015 суд первой инстанции определил количественный объем использования разработки преждепользователем 269 107 200 штук изделий в год. При этом он исходил из следующих обстоятельств:

-в переписке с компанией - поставщиком оборудования преждепользователь указал, что на соответствующем оборудовании он планирует производить контейнеры в количестве 269 107 200 шт. (до даты приоритета);

-контракт на поставку данного оборудования был заключен (представлены сам договор, копии платежных документов, грузовая таможенная декларация);

-преждепользователь заключил ряд договоров купли-продажи сырья, материалов, необходимых для осуществления производства продукции, в том числе охватываемых патентом контейнеров, контракты на приобретение дополнительного оборудования (данные договоры заключались как до даты приоритета, так и после);

- привлечены рабочие.

Судом была назначена экспертиза, перед которой был поставлен вопрос, какое максимальное количество изделий, изображенных на чертежах, может производиться ежегодно на приобретенном оборудовании с использованием приобретенных ресурсов, как если бы все эти ресурсы использовались только для выпуска данных изделий и с учетом требований, предусмотренных производителем по регламентному техническому обслуживанию (ежедневному, ежемесячному, ежегодному) оборудования и инструментов.

Согласно заключению экспертизы на оборудовании, приобретенном ООО ТПК "Юпласт-Черноземье", с учетом всех требований, предусмотренных производителем по регламентному техническому обслуживанию (ежедневному, ежемесячному, ежегодному) оборудования и инструмента, максимальное количество изделий, изображенных на чертежах, может производиться 262 471 680 штук.

В конечном счете суды за основу расчета приняли цифру, обозначенную в переписке преждепользователя с поставщиками. Как констатировал Суд по интеллектуальным правам, "у указанного ответчика, производящего спорные контейнеры, которые впоследствии реализуются иными ответчиками по данному делу, возникло право преждепользования на аналогичное техническое решение в объеме 269 107 200 штук в год, поскольку на дату приоритета полезной модели истца указанным ответчиком были сделаны необходимые приготовления для начала использования аналогичного технического решения" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 3 июня 2016 г. по делу N А14-9941/2015.

Зарубежный опыт. В немецком праве действуют в целом сходные с российскими подходы к праву преждепользования. Такое право возникает у субъекта, если до даты приоритета он либо использовал патентоохраняемый объект, либо принял для этого необходимые меры. Под использованием в данном случае понимаются любые способы использования, которые составляют содержание исключительного права: производство, предложение к продаже, продажа

ит.п. товаров, в которых использовано соответствующее техническое решение. Преждепользование ограничивается использованием, осуществленным или подготовленным до того, как была подана заявка на патент. Необходимо, чтобы преждепользователем была разработана концепция (идея изобретения), представляющая комбинацию технической проблемы

ирешения, которая является "субъективно (преждепользователем) созданной" и "объективно завершенной" <1>.

--------------------------------

<1> BGH, Urteil vom 21/06/1960 - I ZR 114/58.

Критерий "субъективно созданный" не означает при этом, что преждепользователь должен был исследовать и раскрыть все элементы и детали, обусловившие успех изобретения. Данная правовая позиция была сформулирована, в частности, в деле N 12/06/2012 - X ZR 131/09. Запатентованное техническое решение представляло фармацевтическое соединение с уровнем окисления, не превышающим 15 ppm. Для обеспечения устойчивости при хранении (повышенного срока годности) необходимо поддержание максимального показателя окисляемости. Преждепользователь между тем использовал фармацевтическое соединение при уровне окисления 3,5 ppm. Суды низших инстанций не стали выяснять, знал ли ответчик преимущества для стабильности, посчитав этот факт несущественным. Верховный суд признал подобный подход оправданным, констатировав, что решающим моментом было то, что ответчик нашел приемлемый и воспроизводимый способ получения соединения, имеющего 3,5 ppm <1>.

--------------------------------

<1> BGH, Urteil vom 12. Juni 2012 Az. X ZR 131/09.