Задача №6

Андрес Б.Б., Мексика, звернувся до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності України та Закритого акціонерного товариства "МОРЕ" про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 137 на ім'я ЗАТ "МОРЕ" недійсним в повному обсязі відносно пива в класі 32.

01.06.1994 у державному реєстрі знаків для товарів і послуг України у порядку перереєстрації Свідоцтва СРСР № 20 було зареєстровано словесний знак для товарів і послуг "CORONA EXTRA" з пріоритетною датою 01.03.1989 і видано свідоцтво № 003. Реєстрацію було здійснено стосовно пива класі 32 згідно Міжнародною класифікацією знаків для товарів і послуг (МКТП) на ім'я Анрдес Б.Б., Мексика. Термін дії реєстрації подовжено до 01.03.2009.

01.06.1999 у державному реєстрі знаків для товарів і послуг було зареєстровано знак "Золота корона" відносно товарів і послуг у класах 16, 32 (включно з "пивом") та 42 на ім'я Ліон С.С., Люксембург.

01.11.1999 позивач у відповідності із ст. 19(2) Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" подав до Апеляційної ради Держпатенту заперечення проти реєстрації знаку "Золота корона" стосовно пива в класі 32, оскільки реєстрація цього знаку не відповідає умові надання правової охорони згідно зі ст. 6 Закону - "не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і послуг...", оскільки в Україні з 01.03.1989 діє знак для товарів і послуг "CORONA EXTRA" (EXTRA - найкращий).

Апеляційна рада Держпатенту відмовила в задоволенні заперечення.

 

1. Вирішіть спір.

2. Яке рішення може прийняти суд?

 

 

Задача №1

До суду звернулась фірма "СЕГА" ЛТД (Японія) (позивач) до ТОВ "ЛІТО" (відповідач) (Україна); 3-я особа на стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності України "Про визнання недійсним свідоцтва України №7301 від 20.06.1995р. на знак для товарів і послуг".

Відповідач позив не визнав, посилаючись на необґрунтованість позову.

Третя особа - Державний департамент інтелектуальної власності України заперечень щодо позовних вимог не надала.

Позивачем заявлено вимогу про визнання недійсним Свідоцтва №7301 від 20.06.1995р. на знак для товарів та послуг "СЕГА" відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції по охороні промислової власності у зв'язку з тим, що він являє собою відтворення загальновідомого знака "СЕГА", який належить фірмі "СЕГА" ЛТД (Японія) з 1960 року.

Як свідчать матеріали справи, знак "СЕГА" належить позивачеві з 1960 року, тобто використовується вже понад 40 років.

Знак зареєстрований на ім'я позивача в 107 країнах світу, в яких на нього видано 341 охоронний документ. З метою попередження інших виробників знак "СЕГА" супроводжується попереджувальним маркуванням-зображенням ®.

В 1995 році було вироблено і реалізовано товарів, позначених знаком "СЕГА" на суму, що складає 3,73 млрд. доларів США, в 1996 році - 3,25 млрд. доларів США, в 1997 році - 2,9 млрд. доларів США.

За оцінками фахівців, книга Ніколаса Кохана "Найвідоміші в світі торгові марки" серед компаній, що виробляють іграшки, знак "СЕГА" займає 3 місце в світі.

В списку INTERNET загальновідомих в світі знаків, також є знак "СЕГА".

Знак "СЕГА" більше десяти років відомий в Україні, оскільки на її території від 21.11.90 р. діяло свідоцтво СРСР № 92092 на знак "СЕГА".

Представлені позивачем документи (Висновок ТІШ м. Києва, довідки, пропозиції до продажу в ЗМІ із вказівкою ціни, рекламні

матеріали) свідчать про наявність товарів, маркованих знаком "СЕГА", виробництва Японії на українському ринку з 1994 p., тобто до подання заявки на цей знак ТОВ "ЛІТО". Це підтверджує у відзиві на позовну заяву і сам відповідач.

Ці висновки підтверджуються також висновками експертизи КНДІСЕ № 1718 від 10.08.2001 р.

Факт наявності і реклами в Україні товару виробництва японської фірми, маркованих знаком "СЕГА" та позначкою "made in Japan" підтверджується матеріалами справи та визнається відповідачем.

Позивач заявив, що відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ТОВ "ЛІТО" не може отримати правової охорони на позначення "СЕГА", оскільки воно вводить в оману відносно товару або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Суду наданий лист Дніпропетровської асоціації захисту прав споживачів на адресу Держпатенту України, в якому прямо вказано, що знак "СЕГА" асоціюється з японським виробником та японською якістю. Реєстрація знака на ім'я українського підприємства вводить в оману споживача відносно якості товару і його виробника.

Позивачем надані суду документи, які підтверджують, що на території всієї України мали місце широка реклама і пропозиція до продажу товарів "СЕГА" разом із позначенням "made in Japan", що не заперечується відповідачем. Це підтверджує небезпечність введення в оману відповідача.

У висновках експертизи КНДІСЕ від 10.08.2001р. визнано, що реєстрація ТОВ "ЛІТО" на своє ім'я знака "СЕГА" може ввести в оману споживачів відносно місця походження та якості товарів, позначених знаком "СЕГА".

Посилаючись на п.3 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивач заявив вимогу про визнання недійсним свідоцтва України № 7312 від 20.06.1995 р. на знак для товарів і послуг "СЕГА" у зв'язку з тим, що знак є тотожним з фірмовим найменуванням, відомим в Україні до дати подання в Держпатент України ТОВ "ЛІТО" заявки у відношенні однорідних товарів і послуг.

Як встановлено судом, товар "СЕГА" з позначкою "made in Japan" перебував, рекламувався на українському ринку до дати подання заявки на знак відповідачем, знак "СЕГА" рекламувався як позначення японської фірми телебаченням, зокрема на загальнонаціональному каналі, а також іншими ЗМІ.

Відповідно до висновку експертизи, на 18.08.1995р. (дату подання на нього заявки ТОВ "ЛІТО") фірмове найменування компанії "СЕГА" ЛТД було відоме в Україні і належить іншій особі (японському виробнику).

Позивач вважає, що дії ТОВ "ЛІТО" по реєстрації на власне ім'я знака, який належить фірмі "СЕГА" ЛТД та співпадає з його фірмовим найменуванням, суперечить вимогам Паризької конвенції та ст.ст. 4, 15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Документи ТПП м. Києва, пропозиції в прайс-листах про продаж товарів з позначенням "СЕГА", в тому числі ТОВ "ЛІТО" до дати подання заявки відповідачем до патентного відомства, відзив на позовну заяву свідчать, що приставки "СЕГА" із позначенням "Made in Japan" фактично були присутні на ринку України до 18.05.95р.

В матеріалах справи присутні докази про рекламу пристроїв "СЕГА" по телебаченню по всій території України, в періодичний виданнях.

Відповідач заявив, що діюче законодавство не передбачає визнання свідоцтва недійсним на підставі факту недобросовісної конкуренції.

 

1. Яке рішення може винести суд?

2. Керуючись міжнародними угодами та вимогами Паризької

конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.

розв'яжіть спір?