Тема 4. Право интеллектуальной собственности на торговую марку

(Средства индивидуализации)

4.1. Понятие торговой марки

4.2. Виды торговых марок

4.3 Объем правовой охраны торговой марки

5.6 Право преждепользования на торговую марку

5.7. Порядок регистрация знака в Украине

5.8 Регистрация знака в иностранных государствах

5.9 Коммерческое наименование

5.10.Указания происхождения товаров

5.11. Регистрация доменных имен.

Торговая марка - это обозначение, которое отличает товары и услуги одних лиц от товаров и услуг других лиц.

Торговая марка может быть: в виде графического обозначения, в виде словесного обозначения или же в виде комбинированного обозначения, включающего как словесные, так и графические элементы

В нашей стране понятия: торговая марка, логотип, товарный знак, не используются в юридической терминологии. В Украине используется одно единое понятие – ЗНАК ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ (знак для товарів та послуг), и маркируется он в зависимости от состояния регистрации по международным стандартам: аббревиатурой ТМ (знаки, проходящие процедуру государственной регистрации) и символом ® (зарегистрированные знаки). Для простоты понимания, договоримся использовать международный термин – ТОРГОВАЯ МАРКА.

При этом владелец знака должен использовать знак в том виде, в котором знак зарегистрирован. Иначе, это может быть расценено как использование другого знака или знак может считаться не используемым (Если знак не используется 3 года, его может зарегистрировать любое другое лицо). Поэтому многие компании регистрируют не только общий вид торговой марки, а и каждый элемент в отдельности. Даже слоган компании может быть зарегистрирован как знак для товаров и услуг.

Субъектами права интеллектуальной собственности на торговую марку являются физические и юридические лица.

Право интеллектуальной собственности на определенную торговую марку может принадлежать одновременно нескольким физическим и (или) юридическим лицам.

Исключительные права интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяются свидетельством. Условия и порядок выдачи свидетельства устанавливаются законом.

Объем правовой охраны торговой марки определяется приведенными в свидетельстве ее изображением и перечнем товаров и услуг, если другое не установлено законом.

Право интеллектуальной собственности на торговую марку, которая имеет международную регистрацию или признанна в установленном законом порядке хорошо известной, не требует засвидетельствования свидетельством.

В обиходе можно часто услышать такие наименования, как "логотип", "товарный знак", "брэнд". В законодательстве Украины все эти наименования объединены одним понятием - "торговая марка".

Чтобы стать полноправным владельцем торговой марки, необходимо ее зарегистрировать в уполномоченном государственном органе. В Украине таковым является  Государственный департамент интеллектуальной собственности

До получения свидетельства о регистрации торговой марки на продукции рядом с изображением торговой марки в мировой практике принято проставлять значок TМ.

После получения свидетельства на торговую марку на продукции рядом с изображением торговой марки принято проставлять значок R, который предупреждает о том, что торговая марка зарегистрирована, и что ее владелец обладает исключительными правами.

Регистрация торговой марки дает владельцу такие исключительные права на торговую марку: 

- Право РАЗРЕШАТЬ использование торговой марки иными лицам

- Право ЗАПРЕЩАТЬ использование торговой марки иными лицам 

- Право в судебном порядке ТРЕБОВАТЬ возмещение ущерба, а также другие компенсации в случае незаконного использования торговой марки иными лицами

Имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку являются действующими на протяжении десяти лет с даты, следующей за датой подачи заявки на торговую марку в установленном законом порядке, если другое не установлено законом. Указанный срок может быть продолжен каждый раз на десять лет в порядке, установленном законом

ВАЖНО знать, что:

Получить исключительные права на торговую марку можно только на той территории, на которой торговая марка зарегистрирована. То есть, если торговая марка зарегистрирована ТОЛЬКО в Украине, Вы не можете запретить ее использование, например, в России, как и в любой другой стране, кроме Украины.

Исключение составляют случаи, когда торговая марка признана хорошо известной в какой-либо стране. Тогда в этой стране она будет охраняться без регистрации. В Украине признать торговую марку хорошо известной может суд или Апелляционная палата Государственного департамента интеллектуальной собственности.

Каждая торговая марка регистрируется относительно определенных товаров и услуг. Все товары и услуги классифицированы по 45 классам (ссылка на заголовки классов). Поэтому если Ваша торговая марка зарегистрирована относительно таких товаров, как одежда, Вы не можете запретить использование Вашей торговой марки относительно иной продукции, например алкогольных напитков.

Если с даты регистрации Вашей торговой марки прошло 3 года, а Вы так и не начали ее использовать относительно всех заявленных товаров и/или услуг, любое лицо может обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия Вашего свидетельства. Если же в течение трех лет Вы начали использовать торговую марку относительно части заявленных товаров и/или услуг, то действие Вашего свидетельства может быть прекращено судом по заявлению любого лица ЧАСТИЧНО - только по той части товаров и/или услуг, относительно которых Вы так и не начали использовать торговую марку.

Любое лицо, которое к дате представления заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, к дате приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на безвозмездное продолжение такого использования или использования, которое предполагалось указанной подготовкой (право преждепользования).

Право преждепользования может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или с той частью предприятия или деловой практики, в которых была использована торговая марка или осуществлена значительная и серьезная подготовка для такого использования.

Как зарегистрировать торговую марку?

Первый шаг. Необходимо создать само изображение торговой марки. Если торговая марка содержит только словесное обозначение (имя компании или продукта) и не требует применения нестандартного шрифта, считайте, что торговая марка уже создана. Если Вы хотите создать оригинальную торговую марку с учетом стиля Вашей компании с применением графики, цвета и нестандартного шрифта, Вам следует обратиться за разработкой Вашей торговой марки к услугам дизайнеров.

При создании торговой марки надо помнить, что зарегистрировать ее можно будет только в том случае, если она соответствует следующим условиям предоставления правовой охраны:

Чтобы быть зарегистрированной, ТОРГОВАЯ МАРКА не должна:

-изображать государственные гербы, флаги, иные государственные символы

- изображать официальные наименования государств

- изображать эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организации

- изображать официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати

- изображать награды и иные отличия

- состоять только из обозначений, не имеющих различительной способности

- состоять только из общеупотребительных для определенных товаров и услуг обозначений

- состоять только из описательных для определенных товаров и услуг обозначений: указывают на вид, качество, состав, количество, назначение, ценность товаров и услуг, место и время их производства

- вводить в заблуждение относительно товара, услуги или их производителя

- состоять только из обозначений, являющихся общеупотребительными символами и терминами

- отображать только форму, обусловленную естественным состоянием товара

- быть похожей на торговые марки, фирменные наименования иных лиц

- воссоздавать зарегистрированные иными лицами промышленные образцы

- воссоздавать наименования известных в Украине произведений литературы, искусства, науки или цитаты и персонажи из них без согласия владельцев авторского права

- воссоздавать фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты, факсимиле известных в Украине лиц без их согласия

Второй шаг. Когда вопрос с изображением торговой марки решен, необходимо определиться с теми товарами и услугами, относительно которых Вы хотите зарегистрировать торговую марку. С целью упрощения процедуры регистрации торговых марок большинство товаров и услуг, производимых и оказываемых человечеством, было разделено на 45 классов согласно Ниццкая классификация товаров и услуг. Данная классификация содержит 34 класса товаров и 11 классов услуг, и мы настоятельно рекомендуем обратиться к ней при выборе товаров и услуг, относительно которых будет регистрироваться торговая марка.

Третий шаг. Подготовка заявки на регистрацию. Если Вы решили зарегистрировать торговую марку самостоятельно, Вам необходимо на украинском языке заполнить заявление на регистрацию. Чтобы избежать ошибок в заполнении заявки, мы рекомендуем Вам ознакомиться с Правилами подготовки и подачи заявок на регистрацию знаков для товаров и услуг

ВНИМАНИЕ. Самостоятельно подавать заявки на регистрацию торговых марок в Украине могут только резиденты Украины. Нерезиденты могут регистрировать торговые марки только через патентных поверенных Украины

Четвертый шаг. К заполненной заявке должно быть приложено изображение знака. Изображение должно размещаться на бумаге в рамке 8 х 8 сантиметров.

"Квадратиков" с изображением должно быть 5, если Вы заявляете черно-белый знак, и 10 - если цветной. "Квадратики" с изображением складываются в обычный почтовый конверт и присоединяются к Вашей заявке.

Пятый шаг. За подачу заявки необходимо оплатить государственный сбор/

За подачу заявки одним заявителем:

Если заявка подается относительно черно-белого изображения и одного класса для товаров и услуг 600 гривен

Дополнительно за каждый класс более одного 300 гривен

Дополнительно за подачу заявки относительно цветного изображения 200 гривен

Дополнительно за включение в знак обозначения, воссоздающего наименование государства "Украина" 2000 гривен

В случае подачи заявки вместе с ее электронным экземпляром на дискете сбор за подачу оплачивается в размере 90% от суммы вышеперечисленных сборов.

В случае подачи заявки несколькими заявителями сбор за подачу оплачивается в размере 130% от суммы вышеперечисленных сборов.

Платежный документ об оплате государственного сбора может быть подан как сразу с заявкой на регистрацию, так и в течение 2-х месяцев с даты подачи заявки. Однако, если двухмесячный срок будет пропущен, заявка будет считаться отозванной.

Шестой шаг. Заполненная заявка с приложенными изображениями и платежным документом подается или направляется по почте в Украинский институт промышленной собственности.

Седьмой шаг. Примерно через месяц с даты подачи заявки, если документы были оформлены правильно и был оплачен государственный сбор, Вы получите уведомление Украинского института интеллектуальной собственности об установлении даты подачи заявки.

Восьмой шаг. Проведение формальной экспертизы заявки. На этом этапе Вы участвуете только в том случае, если получите запрос Украинского института промышленной собственности с просьбой уточнить некоторые данные по Вашей заявке. Целью формальной экспертизы является:

(1) установить дату подачи заявки;

(2) проверить наличие необходимых материалов заявки - заявление, изображение знака,

(3) проверить наличие и правильность оформления документа об оплате сбора.

Девятый шаг. Квалификационная экспертиза заявленного обозначения. Целью квалификационной экспертизы является проверка, соответствует ли заявленное обозначение условиям предоставления правовой охраны.

Десятый шаг. Если торговая марка соответствует условиям предоставления правовой охраны, то по окончанию квалификационной экспертизы Вы получите решение о регистрации. Если эксперт сочтет, что Ваша торговая марка не соответствует условиям правовой охраны, Вы получите предварительный отказ в предоставлении правовой охраны. В этом случае у Вас будет 2 месяца для того, чтобы подготовить мотивированный ответ на предварительный отказ, в котором обосновать возможность регистрации заявленного Вами обозначения.

Одиннадцатый шаг. После получения решения о регистрации торговой марки у Вас есть 3 месяца для оплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства и сбора за публикацию сведений о регистрации в официальном бюллетене "Промышленная собственность"  в следующих размерах:

Государственная пошлина

Для резидентов Украины - 85 гривен

Для нерезидентов Украины - 200 долларов США

Сбор за публикацию

За публикацию сведений о выдаче свидетельства на торговую марку в черно-белом изображении, за каждый класс - 60 гривен

Дополнительно за публикацию в цветном изображении - 40 гривен

Двенадцатый шаг. После оплаты государственной пошлины и сбора за публикацию оригиналы документов об оплате с ходатайством об опубликовании сведений о регистрации торговой марки в официальном бюллетене "Промышленная собственность" подается в Украинский институт промышленной собственности.

Тринадцатый шаг. Оригинал свидетельства Вы получаете по почте согласно почтовому адресу, указанному в заявке на регистрацию торговой марки.

Как признать торговую марку хорошо известной в Украине?

Любая торговая марка, существующая на украинском рынке определенное количество времени и известная определенному кругу потребителей, может быть признана хорошо известной торговой маркой в Украине по решению суда или Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности.

Торговая марка, признанная хорошо известной в Украине, получает правовую охрану на территории нашей страны без регистрации. При этом владелец хорошо известной торговой марки будет обладать исключительными правами на нее с той даты, на которую торговая марка будет признана хорошо известной в Украине.

Чтобы признать торговую марку хорошо известной в Украине суд или Апелляционная палата должны оценить следующие факторы:

• Степень известности торговой марки

• Длительность использования торговой марки

• Объемы использования торговой марки

• Объемы рекламирования торговой марки, а также иных способов ее продвижение на рынок (участие в выставках, ярмарках)

• Наличие регистраций торговой марки в странах мира

• Случаи успешного отстаивания прав на торговую марку

• Случаи признания торговой марки хорошо известной в других странах

Чтобы признать торговую марку хорошо известной в Украине необходимо подать заявление в Апелляционную палату или суд.

Рассмотрение заявления в Апелляционной палате

Заявление в Апелляционную палату излагается в свободной форме и подписывается владельцем торговой марки или его представителем.

Заявление должно касаться одной торговой марки и содержать:

• Полное имя заявителя и его местонахождение

• Адрес для переписки

• Полное имя представителя (если такой есть)

• Обоснование требований заявителя о признании торговой марки хорошо известной в Украине

• Дата, с которой заявитель считает торговую марку хорошо известной в Украине

• Сведения о наличии прав на торговую марку на территории Украины

К заявлению необходимо приложить:

• Изображение торговой марки

• Доказательства, подтверждающие наличие факторов, необходимых для признания торговой марки хорошо известной в Украине.

• Отчет о проведении поиска идентичных или схожих до степени смешения торговых марок, заявленных или зарегистрированных в Украине

• Выписка из Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг (торговые марки), подтверждающая регистрацию торговой марки в Украине (если она зарегистрирована)

• Выписка из Международного реестра касательно сведений о международной регистрации торговой марки (если таковая имеется)

• Документ об оплате сбора за подачу заявления

• Доверенность на представителя (если такой есть)

• Иные документы, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения дела

За подачу заявления о признании торговой марки хорошо известной в Апелляционную палату необходимо оплатить сбор в размере

Для резидентов украины, а также резидентов стран с валовым внутренним продуктом на душу населения менее 3 тысяч долларов сша в год - 1500 гривен

Для нерезидентов украины (резидентов стран с валовым внутренним продуктом на душу населения более 3 тысяч долларов сша в год) 620 евро

Регистрация знака в иностранных государствах

Охрану знака в других странах можно получить двумя путями.

Во-первых, подать заявку в Ведомство страны, в которой заявитель желает получить охрану в соответствии с законом и правилами, которые регламентируют регистрацию знака в этой стране.

Во-вторых, зарегистрировать знак в иностранных государствах в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или Протоколом к настоящему соглашению. В этом случае заявка с указанием перечня стран, в которых заявитель желает получить охрану, подается в Укрпатент. Порядок подачи заявки на международную регистрацию знака соответственно Мадридскому соглашению определен в Правилах.

Что такое коммерческое наименование?  

Коммерческое наименование - это наименование субъекта хозяйственной деятельности, которое дает возможность отличить одно лицо от других и не вводит в заблуждение потребителей относительно настоящей его деятельности.

Субъектом хозяйственной деятельности может быть как юридическое лицо, так и физическое лицо - предприниматель.

На практике коммерческое наименование часто называют также фирменным наименованием.

Что же на самом деле может быть коммерческим наименованием:   

1. Наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами. К примеру -  Общество с ограниченной ответственностью "Рассвет". Как правило, полное наименование употребляется в официальных документах, где это необходимо в соответствии с законодательством. Но охрана также предоставляется и сокращенному наименованию. В данном примере это может быть наименование "Рассвет".

2. Имя либо фамилия физического лица - предпринимателя.

3. Наименование, под которым субъект хозяйствования ведет определенную деятельность, даже если оно не совпадает с наименованием юридического лица либо именем и фамилией предпринимателя. К примеру - Телеканал "Интер".

НУЖНО УЧИТЫВАТЬ, что коммерческое наименование может указывать на род деятельности его владельца, но может и не указывать на него, однако оно не должно вводить потребителя в заблуждение относительно такого рода деятельности.  

Так, наименование "Радио "Свобода" может использоваться как коммерческое наименование для радиостанции, но не для других услуг.  

А наименование "Рассвет" может указывать на лицо, которое производит любые товары либо предоставляет любые услуги.  

Права на коммерческое наименование принадлежат тому лицу, которое первым использовало его, и возникают с момента первого использования такого коммерческого наименования.

То есть, права на коммерческое наименование не требуют обязательной государственной регистрации.

Сведения о коммерческом наименовании могут быть внесены в соответствующие реестры, но на сегодняшний день специальные реестры для регистрации коммерческих наименований отсутствуют.  

Действующим реестром, который может содержать информацию о коммерческом наименовании, может считаться Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей. В тех случаях, когда коммерческое наименование совпадает с наименованием юридического лица или является его частью, либо как коммерческое наименование используется имя или фамилия предпринимателя. Выписка из такого реестра может служить подтверждением права на коммерческое наименование.

Права на коммерческое наименование не зависят от того, зарегистрировано ли оно в качестве торговой марки, или нет.

Более того, фирменное наименование одного лица может послужить препятствием для регистрации схожей на него торговой марки другим лицом, и основанием для признания недействительным свидетельства на такую торговую марку, если она уже была зарегистрирована, при условии, что право на коммерческое наименование возникло до даты подачи другим лицом заявки на торговую марку.  

ВАЖНО ЗНАТЬ, что разные лица могут иметь одинаковые коммерческие наименования, если это не вводит в заблуждение потребителей относительно товаров, которые они производят (продают) и предоставляемых ими услуг, то есть при условии, что они производят разные товары и оказывают разные услуги.

Например, фирма "Заря", производящая кондитерские изделия, и фирма "Заря", производящая компьютерные комплектующие.

Владелец коммерческого наименования имеет следующие права:

1. право использовать коммерческое наименование;

2. право препятствовать другим лицам неправомерно использовать коммерческое наименование, в том числе запрещать такое использование;

3. право требовать возмещения ущерба либо выплаты денежной компенсации за нарушение прав на коммерческое наименование.

 Для того, чтобы избежать введения потребителей в заблуждение, передача перечисленных выше прав возможна только вместе с "целостным имущественным комплексом или его частью". То есть передача прав на коммерческое наименование предполагает передачу дела (бизнеса) полностью или частично.

Права на коммерческое наименование ПРЕКРАЩАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ в следующих случаях:

1. ликвидация юридического лица;

2. изменение наименования юридического лица, в том случае, если оно прекращает использовать старое наименование в своей деятельности;

3. прекращение предпринимательской деятельности физическим лицом -предпринимателем.   Законом также могут быть предусмотрены и другие основания прекращения действия прав на коммерческое наименование.