2. Лицензионный договор на передачу права использования в хозяйственной деятельности инновационной разработки

Распределение и/или юридическое закрепление прав на интеллектуальную собственность между сторонами, участвующими во внедрении при любой форме коммерциализации осуществляется на основе лицензии.

Предоставление права использования объектов патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) осуществляется на основе лицензионного договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считается недействительным.

Лицензионный договор на товарный знак (торговую марку) о передаче имущественных прав третьему лице – это договор между лицензиаром и лицензиатом, в котором одна сторона (лицензиар) передает другой стороне (лицензиату) право на использование в хозяйственной деятельности лицензиата объекта права интеллектуальной собственности на четко оговоренных условиях, а именно: использование лицензиатом прав на определенной территории, определенных сроках и определенной выплате вознаграждения лицензиару.

Лицензионный договор на товарный знак (торговую марку)  использует такие виды лицензий, которые закреплены на законодательном уровне, т.е передача прав бывает на основании:

- единичной лицензии;

- исключительной лицензии;

- не исключительной лицензии.

В истории бывают случаи, когда передача прав согласно лицензионного договора на товарный знак (торговую марку) может быть заключена с третьими лицами исключительно на основании исключительной лицензии. Например, относительно до недавнего времени в Италии  допускалось передача прав на объекты интеллектуальной собственности только в разрезе исключительной лицензии. Однако по состоявшемуся судебного решению (1977 г.) было установлено, что исключительный характер лицензии не может быть обязательным условием в лицензионном договоре на все объекты интеллектуальной собственности без исключения.

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности бывает на основании такого  предоставления правовой охраны - патентные и беспатентные лицензии. Беспатентные лицензии могут быть переданы Лицензиаром на объекты интеллектуальной собственности в форму "ноу-хау" ( это могут быть те же изобретения, но не запатентованные (не защищенные) патентом).

Передача прав согласно патентным лицензиям в зависимости от объекта интеллектуальной собственности делится на:

- лицензии на изобретения;

- лицензии на полезные модели;

- лицензии на промышленные образцы;

- лицензии на торговые марки;

- лицензии на топографии интегральных микросхем;

- другие виды лицензий.

О том, какие выгоды дает продажа и покупка лицензий на объекты интеллектуальной собственности, можно судить на примере Японии.

Передача имущественных прав на товарный знак (торговую марку) осуществляется в таких границах:

- при единичной лицензии лицензиар предоставляет только одному лицензиату право пользования знаком и не исключает возможности самому использовать товарный знак (торговую марку) в своей хозяйственной деятельности

-при исключительной лицензии лицензиар предоставляет только одному лицензиату право пользования знаком и исключает возможность самому использовать товарный знак (торговую марку) в своей хозяйственной деятельности

- при неисключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право пользования знаком и не исключает возможность самому использовать товарный знак (торговую марку) в своей хозяйственной деятельности, а также осуществляеть передачу аналогичных прав другим лицензиатам.

Предметом лицензионного соглашения является купля-продажа права на использования объекта интеллектуальной собственности. В качестве объекта купли-продажи могут выступать не только товарный знак (торговая марка), но также объектами могут быть - изобретения (полезные модели), промышленный образцы, ноу-хау и т.п.

Практика показывает, что чаще всего передача прав на объекты интеллектуальной собственности заключается на товарные знаки (торговые марки) и меньше на изобретения (полезные модели), промышленные образцы.

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности законодательно регулирует вопросы согласования обязательных услових между сторонами (Лицензиатом и Лицензиаром). Что же выступает в качестве обязательных условий? Например, для знаков обязательным условием выступает прежде всего качество товаров и услуг. Здесь имеется ввиду то, что товары (услуги) изготовленные  Лицензиатом не должно быть ниже качества товаров и услуг Лицензиара.

Также передача права на товарный знак (торговую марку)  включает в себя пунк выплаты вознаграждения в форме роялти, паушального платежа, комбинированного платежа, компенсационного платеже. О роялти, паушальном платеже, комбинированном платеже, компенсационном платеже .

Примерная форма

ДОГОВОР

о передаче имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, являющиеся объектами права промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем)

«___» ______________20____ г. ____________________ (место заключения договора)

_______________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации)

именуемая в дальнейшем "Владелец", в лице ________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации)

именуемая в дальнейшем "Правопреемник", в лице ___________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «стороны», принимая во внимание, что

Владелец обладает исключительным правом на*

изобретение по патенту № ____________, зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Республики Беларусь,

полезную модель по патенту №___________, зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей Республики Беларусь,

промышленный образец по патенту № ______________, зарегистрированный в Государственном реестре промышленных образцов Республики Беларусь,

сорт растения по патенту № _______________, зарегистрированный в Государственном реестре сортов растений Республики Беларусь,

топологию интегральной микросхемы по свидетельству № ________, зарегистрированную в Государственном реестре топологий интегральных микросхем Республики Беларусь.

________________________________________________________________

(название изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения, название топологии интегральной микросхемы)

Принадлежащий Владельцу объект передачи* (изобретение, полезная модель и др.) является результатом научно-технической деятельности (научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работы),

_______________________________________________________________________________________________,

(наименование результата НТД, НИОК(Т)Р, № ее государственной регистрации, если имеется)

Владельцем соблюдены установленные законодательством правила приобретения имущественных прав на результат научно-технической деятельности,

Владельцем соблюдены установленные законодательством правила получения на свое имя патента (свидетельства),

Правопреемник желает приобрести на условиях настоящего договора имущественные права на*

изобретение по патенту № ____________,

полезную модель по патенту №___________,

промышленный образец по патенту № ______________,

сорт растения по патенту № _______________,

топологию интегральной микросхемы по свидетельству № ________,

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.2. Владелец на основе решения (согласования)** ________________________________________________________________

(наименование коллегиального органа Владельца, номер и дата протокола заседания; наименование государственного заказчика, с которым в соответствии с законодательством необходимо согласование передачи, номер и дата документа о согласовании, если не используется гриф согласования на договоре)

передает (возмездно, безвозмездно), а Правопреемник принимает имущественные права на*

изобретение по патенту № ____________,

полезную модель по патенту №___________,

промышленный образец по патенту № ______________,

сорт растения по патенту № _______________,

топологию интегральной микросхемы по свидетельству № ________.

1.3. Имущественные права на*

изобретение по патенту № ____________, полезную модель по патенту №___________, промышленный образец по патенту № ______________ представляют собой исключительное право на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца, которое включает право использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему усмотрению, а также включает право запрещать использование изобретения, полезной модели, промышленного образца другим лицам,

сорт растения по патенту № ___________________ представляют собой исключительное право на производство или воспроизводство (размножение), доведение до посевных кондиций в целях размножения, предложение к продаже (продажа) или другие виды сбыта, вывоз, ввоз, хранение для целей посадочного материала охраняемого сорта,

топологию интегральной микросхемы по свидетельству № _______ представляют собой исключительное право использования этой топологии по своему усмотрению, в частности, путем изготовления и распространения интегральной микросхемы с такой топологией, копирования топологии в целом или ее части путем включения данной топологии в интегральную микросхему или иным образом, за исключением копирования только той части, которая не является оригинальной, применения, ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в гражданский оборот топологии или интегральной микросхемы с этой топологией.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Владелец гарантирует, что он вправе передавать в соответствии с законодательством имущественные права на объекты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего договора, и что на момент подписания настоящего договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены передачей имущественных прав на данные объекты.

2.2. Владелец подтверждает, что к моменту заключения настоящего договора имущественные права на объекты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего договора,*

не переданы для использования третьим лицам,

переданы по договору ___________________________ лицензии

(вид лицензии)

_____________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

который зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности ___ ____ 20 г. № ___. Организация письмом от ___ _____ 20 г. извещена о предстоящей смене обладателя,

а также не являются предметом договора залога,

являются предметом договора залога с организацией

_______________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

которая письмом от ___ _____ 20 г. извещена о предстоящей смене обладателя.

2.3. Владелец (Правопреемник) обязуется в течение одного месяца после подписания настоящего договора осуществить в установленном законодательством порядке действия по его регистрации.

2.4. Владелец обязуется прекратить использование объекта с момента получения Владельцем (Правопреемником) уведомления о регистрации договора.

2.5. Все расходы, связанные с регистрацией настоящего договора, принимает на себя Владелец (Правопреемник).

2.6. Правопреемник обязуется согласовывать с Владельцем передачу на возмездной основе имущественных прав на объекты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего договора, организациям, не являющимся государственными (индивидуальным предпринимателям), в том числе нерезидентам Республики Беларусь, если такое согласование предусмотрено законодательством.

3. Ответственность сторон

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки в соответствии с законодательством.

4. Платежи и порядок расчетов***

4.1. За передачу имущественных прав на объекты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего договора, Правопреемник выплачивает Владельцу вознаграждение в сумме ___________ тыс. рублей.

4.2. Платеж в размере __________________________ тыс. рублей уплачивается Правопреемником в течение _________ дней с даты __________________________________.

4.3. В случае нарушения Правопреемником условий оплаты, предусмотренных подпунктами 4.1 и 4.2 настоящего пункта, он обязан начислить и уплатить пени в размере _______ % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

4.4. После прекращения срока действия настоящего договора его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.

5. Разрешение споров

5.1. В случае возникновения между сторонами споров и (или) разногласий по вопросам, как предусмотренным, так и неурегулированным настоящим договором, стороны примут все необходимые меры для их разрешения путем переговоров между собой.

5.2. В случае невозможности разрешения указанных вопросов путем переговоров между сторонами споры разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________.

6.2. С момента регистрации в установленном порядке настоящего договора к Правопреемнику переходят имущественные права на объекты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего договора.

6.3 Настоящий договор составлен на ______ языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Юридические адреса Сторон

Владелец: ___________________ Правопреемник: _____________________

______________________________ ______________________________________

______________________________ ______________________________________

______________________________ ______________________________________

Приложения к настоящему договору:

Приложение _____________________________________________

(наименование приложения)

Приложение _____________________________________________

(наименование приложения)

От Владельца: От Правопреемника:

_________________________ _________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество) (должность, фамилия, имя, отчество)

_________________________ ________________________

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

__________________

* Выбираются необходимые варианты.

** Указывается, если такое решение (согласование) необходимо в соответствии с законодательством.

*** Заполняется при возмездной передаче.