ответственность перед правообладателем, определяются по общим правилам. При наличии обязательства между указанными лицами, в силу которого третье лицо принимало на себя определенные гарантии, касающиеся исключительных прав, ответственность к нему применяется на основании ст. 401 ГК РФ. При отсутствии таких обязательств - по общим правилам гражданско-правовой ответственности, т.е. при наличии вины.
Изъятие материального носителя не относится к мерам ответственности, но в отношении этого средства защиты тем не менее законом прямо установлена возможность переложения понесенных убытков на виновное лицо в случае отсутствия вины непосредственного субъекта, в отношении которого такие меры были применены.
Указанное выше требование правообладатель может предъявить к широкому кругу лиц (изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу и т.д.), которые должны иметь возможность переложить понесенные по вине иного лица расходы на это лицо.
Как правило, лицо, к которому может быть предъявлено регрессное требование, привлекается к участию в деле о применении соответствующих мер ответственности в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
При рассмотрении дела о применении мер ответственности не подлежит установлению вина лица, допустившего нарушение. При рассмотрении регрессного иска факт наличия или отсутствия вины этого лица должен быть установлен, поскольку право на регресс есть только у лица, действовавшего невиновно. Это новый факт по сравнению с делом о применении мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, и, следовательно, он подлежит доказыванию.
§ 4. Обстоятельства, подлежащие учету при установлении нарушения исключительного права
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
Условиями признания действий субъекта нарушением исключительного права на товарный знак являются:
1)"не санкционированное" правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;
2)тождественность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;
3)вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.
Тождественными (аналогичными) являются идентичные или очень близкие во всех отношениях товары. Например, правообладатель зарегистрировал обозначение для товаров "мебель", а нарушитель использует это обозначение для диванов и столов (мебель).
Под однородными товарами судебная практика понимает товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же или тесно связанные функции. При установлении однородности товаров учитывается широкий круг обстоятельств: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения <1>.
--------------------------------
<1> Постановления Президиума ВАС РФ от 24 декабря 2002 г. N 10268/02; от 18 июля 2006 г. N 2979/06; от 17 сентября 2013 г. N 5793/13.
Отнесение товаров или услуг к одному классу МКТУ само по себе не свидетельствует об их однородности (например, по общему правилу не будут признаны однородными такие относящиеся к 43 классу МКТУ услуги, как "кафе" и "бронирование мест в гостиницах"). Вместе с тем товары, отнесенные к разным классам, могут быть признаны однородными. Например, признаются однородными услуги по реализации мебели и товар "мебель".
"Сходные товарные знаки" является собирательным понятием, в которое включаются тождественные и сходные до степени смешения обозначения.
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. В случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения <1>. При выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг <2>.
--------------------------------
<1> См.: п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 г. N 32.
<2> Пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. (далее - Обзор).
Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06.
К смешению товаров и, как следствие, введению потребителей в заблуждение может привести использование как сходных до степени смешения, так и тождественных знаков. Данный критерий - вероятность смешения - должен исследоваться вне зависимости от того, о каких именно обозначениях идет речь. Иными словами, он должен устанавливаться и применительно к тождественным обозначениям.
Угроза смешения в качестве критерия нарушения имеет определяющее значение. Именно со смешением товаров различных производителей и, как следствие, введением потребителей в заблуждение связаны основные имущественные потери, которые могут возникнуть на стороне правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель "переманивает" на свою сторону потребителей оригинального товара. Снижается спрос на товары правообладателя. Нарушитель получает прибыль, на которую мог рассчитывать правообладатель.
При этом для правообладателя высока вероятность репутационных потерь. Потребители приобретают товары нарушителя (контрафакт), полагая, что это оригинальные товары правообладателя. Качество контрафакта, как правило, крайне низкое. Потребители могут сделать вывод, что это сам правообладатель снизил требования к своей продукции. Правообладателю в таком случае придется предпринимать различные маркетинговые меры с тем, чтобы вернуть доверие потребителей к своим товарам.
Смешение товаров ведет к нарушению и общественных (потребительских) интересов. Функции товарных знаков перестают реализовываться должным образом. Товарные знаки призваны указывать на источник происхождения товара, снижая тем самым издержки потребительского выбора. Используя маркирующие товары (услуги) обозначения, потребители определяют источник происхождения таких товаров (услуг), сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя.
Приобретая товары под конкретным обозначением, потребители ожидают от покупки определенного качества и иных известных им характеристик. В случае с контрафактом подобные их ожидания будут обмануты. Потребителям станет сложнее осуществлять свой выбор.
Вероятность смешения оценивается, как правило, с позиции среднего, "неискушенного" потребителя. Но для товаров, имеющих определенный круг потребителей, например предназначенных для использования в определенной сфере деятельности, учитывается мнение адресной группы потребителей.
Для констатации нарушения достаточно одной вероятности смешения. Правообладатель не должен доказывать факт введения в заблуждение конкретных потребителей, приводить в суд обманутых покупателей. Критерий вероятного смешения носит объективный характер. Его индикаторами выступают прежде всего рассмотренные выше параметры: однородность товаров и сходство обозначений.
Используя сходное с чужим товарным знаком обозначение в отношении однородных товаров, нарушитель в любом случае вторгается в сферу господства правообладателя.
Даже если предположить, что потребители оригинального производителя не "переметнулись" от него к нарушителю и не утратили в принципе интерес к товарам, маркируемым товарном знаком, правообладатель все равно несет определенные потери. Как минимум речь идет об убытках в форме неполученных роялти за право на использование его товарного знака. При нормальном развитии субъект, желая использовать товарный знак, должен был обратиться к правообладателю за предоставлением лицензии и выплатить определенную сумму.
Вслучае с широко известными товарными знаками (например, Chanel) использование их иными субъектами причиняет также существенный вред имиджу бренда, вредит его "элитарности".
Взависимости от обстоятельств дела потери правообладателя будут существенно различаться. Максимальными они будут в том случае, когда нарушителю удалось в действительности ввести большую группу потребителей в заблуждение. Указанные различия учитываются при определении суммы взыскиваемых убытков (компенсации).
Зарубежный опыт. В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" <1> нарушением исключительного права на товарный знак признается
использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:
--------------------------------
<1> Gesetz 
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG), v. 25.10.1994 (BGBl. I S. 3082).
-любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
-любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;
-любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаков в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.
В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является
обман или введение в заблуждение потребителей (§ 1114 Кодекса США (Закон США "О товарных знаках") <1>).
--------------------------------
<1> Lanham Trade-Mark Act, 50 Stat. 427, 15 U.S.C. § 1051 - 1141n (1946).
ВЗаконе ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений", таким образом, установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение.
Вамериканском праве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев. На практике именно на отсутствие заблуждения в первую очередь ссылается большинство ответчиков в делах о нарушении исключительного права. Как отмечалось в американской доктрине, при введении в заблуждение имеет место смешение в сознании потребителей источников происхождения товаров. В таком случае несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред <1>.
--------------------------------
<1> Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No 3; http://ssrn.com/abstract=2663624.
Судебной практикой было выявлено еще как минимум семь обстоятельств <1>, подлежащих
учету при установлении факта введения в заблуждение и, соответственно, нарушения исключительного права:
--------------------------------
<1> Smith Fiberglass Prods., Inc. v. Ameron, Inc., 7 F.3d 1327 (7th Cir. 1993); Dr. Seuss Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394, 1404 (9th Cir. 1997); Dreamwerks Prod. Group, Inc. v. SKG Studio, 142 F.3d 1127 (9th Cir. 1998); 8Id. 9 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348 - 49 (9th Cir. 1979); see also: Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961). 10 GoTo.com, 202 F.3d at 1207. 11 Id. 12 Id. 13 Brookfield Comm., 174 F.3d at 1058.
1) "сила" товарного знака правообладателя.
В зависимости от "силы" (различительной способности) используемые в качестве товарных знаков обозначения делятся на пять групп <1>:
--------------------------------
<1> Данные группы прямо называются в конкретных судебных актах. См., например: Solid 21 v. Hublot of America (Central District of California, June 15 2015).
-видовой товарный знак (generic trade mark) - знак, потерявший правовую охрану из-за использования в качестве родового термина;
-описательный товарный знак - слова и символы, которые просто описывают качества, особенности, назначение или характеристики продукта. Подобные обозначения пользуются правовой охраной, только если они приобрели вторичный смысл. Иными словами, речь идет об обозначениях, которые сами по себе описывают продукт, между тем потребители рассматривают в качестве указателя на конкретный источник происхождения товара;
-суггестивный товарный знак (вызывающий ассоциации) - обозначение намекает на