§1. Товарний знак — символ гудвілу

Основну увагу в даній лекції звернемо на товарні знаки з огляду на їх надзвичайну важливість для економічного життя суспільства, враховуючи ту обставину, що ліцензійне використання інших позна­чень комерційного характеру має багато спільного з ліцензійним використанням товарних знаків

Отже, товарний знак є одним з об'єктів промислової власності Оскільки він є власністю, то її можна назавжди відчужувати, або ж дозволяти іншим суб'єктам господарювання користуватися нею тим­часово Відчужування назавжди вважається уступкою власності, а надання дозволу на тимчасове користування розглядається як ліцен­зія Це — не що інше, як обмежений дозвіл на використання чужого товарного знака

Як правило, ліцензійна угода містить такі дані

1. інформацію про товарний знак чи інший засіб для встанов­лення торговельної ідентичності,

2. відомості про товари та послуги, з якими використовується знак,

3. стандарти якості для товарів та послуг,

4. меюди нагляду та контролю (наприклад, регулярне представ­лення зразків, право на інспектування, ведення обліку даних про тестування тощо),

5. обмеження щодо територіального використання товарного зна­ка, видачі на нього субліцензій, продажу конкурентних товарів,

6. період дії угоди та припинення користування наданими пра­вами після закінчення строку чинності угоди,

7. умови припинення прав обох сторін у разі порушення ними ліцензійної угоди^I

Товарний знак — це все-таки один із видів так званої «неосяжної власності» (intangible property). З огляду на це як відчуження влас­ності, так і користування нею мають свою специфіку порівняно з іншими видами осяжної рухомої і нерухомої власності.

Товарний знак справедливо вважається символом гудвілу. Видат­ний американський фахівець у галузі товарних знаків Т. Мак-Карті стверджував, що гудвіл і його товарний знак є такими нерозлучни­ми, як сіамські близнюки^I.

До речі, поняття «гудвіл» вже почали офіційно вживати і в Ук­раїні. Зокрема, у Законі України «ГІро оподаткування прибутку під­приємств», який ухвалила Верховна Рада України в грудні 1994 p., зазначалося, що він становить комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення ак­тивних операцій, вбираючи використання кращих управлінських засобів, домінантне становище на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо. Там же додавалося, що вартість гудвілу визна­чається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповід­них активів.

Утримаємося від коментування того, як у нас в Україні законо­давець розуміє гудвіл. Звернімося до розуміння гудвілу в СІЛА. Гудвіл — це прихильність, яку управління бізнесом одержує від пуб­ліки. Це — схвальні міркування, якими керуються споживачі до то­варів і послуг, відомих як такі, що походять з конкретного джерела. Гудвіл вважається «власністю неосяжної сутності». Гудвіл трактуєть­ся і як «сподівання на публічний патронат, що триватиме й далі». Це поняття означає будь-яку позитивну перевагу, здобуту його влас­ником при здійсненні відповідним власником підприємницької діяль­ності. Такими чинниками можуть стати приміщення, де відбуваєть­ся така діяльність (наприклад, ресторан у старовинному замку притягуватиме більше відвідувачів, ніж аналогічний за цінами й асор­тиментом ресторан у непривабливому сучасному приміщенні), фірмо­ве найменування під яким ведеться бізнес та ін.

Гудвіл — можливість одержання прибутків, що перевищують зви­чайну норму у зв'язку з досягненням сприятливого ставлення гро­мадськості до певного бізнесу й популярності серед споживачів фірмового найменування й товарного знака. Охорона товарного зна­ка — це й охорона гудвілу. Товарний знак дедалі ширше спрямовуєть­ся не для відрізнення між різними джерелами походження товарів, а для втілення в собі репутації та гудвілу його власника.

Відповідно до концепції гудвілу сфера впливу товарного знака виходить поза межі товарів, щодо яких він зареєстрований.

У США вважають, що товарний знак не має незалежного значен­ня без гудвілу, який він символізує. В одному з судових рішень було вказано, що товарний знак надає право забороняти іншим викорис­товувати його лише тому, що він охороняє гудвіл відповідного влас­ника. Якщо немає бізнесу й немає гудвілу, тоді товарний знак нічого не символізує^I.

На відміну від патентів на винахід і промислові зразки, товарні знаки не розглядаються як окремі засвідчення права власності. Вони вважаються складовими й невід'ємними елементами гудвілу відповід­ного бізнесу^II.

Товарний знак суб'єкта господарювання, що вже не існує, чимось нагадує прапор колишньої держави, яка відійшла в історичне небут­тя. Такий прапор не є символом чогось реального. Можна уявити й умовну ситуацію, за якої сильна держава продає слабшій свій пра­пор. Придбавши такий прапор слабка держава завдяки йому не ста­не сильнішою. Для того, аби стати сильною, їй необхідно мати й те, що надавало прапорові сили. Придбавши просто символ, покупець не набуває того, що стоїть за цим символом. Адже коли символ відрізняється від реальності, то він втрачає сенс і нерідко може стати чимось таким, що вводить в оману.

Товарний знак не можна продати чи провести його відчуження іншим способом окремо від гудвілу, який він символізує. Сам по собі товарний знак, що використовується, не можна ні купити, ні прода­ти окремо від підприємницької діяльності, з якою він пов'язаний. Гудвіл товарного знака є його невід'ємною частиною й водночас — невід'ємною частиною суб'єкта господарювання, який володів відпо­відним товарним знаком. Конкретний гудвіл не можна відокремити від конкретного бізнесу подібно до того, як не можна відокремити конкретну репутацію від конкретної особи.

Якщо все-таки, трапляється передавання товарного знака окремо від гудвілу, то особа, яка такий товарний знак придбала, мусить зна­ти, що вона придбала символ, а не певну реальність. Використання товарного знака з чужим гудвілом і чужими товарами може вводити споживачів в оману, бо вони резонно сподіваються, що конкретний товарний знак символізує одне й те ж джерело товарів однієї і тієї ж якості. Передавання товарного знака без гудвілу — руйнація явища, яке уособлює товарний знак.

Сліпе передавання товарного знака розглядається як позбавлен­ня особи, що його придбала, пріоритету, створеного використанням знака попереднім його власником^I.

Можна уявити ситуацію, за якої товарний знак передає особа, яка не має бізнесу й ніколи не використовувала відповідний товарний знак. У цій ситуації гудвіл відсутній і, поступаючись товарним зна­ком, дана особа поступається лише символом. Якщо взяти до уваги Україну й США, то подібне більш можливе в нашій державі, оскіль­ки в Україні дозволяється реєструвати товарний знак, не вдаючись до підприємницької діяльності. У США така ситуація неможлива. Там товарний знак необхідно «прийняти й використовувати». То­варний знак, що не застосовується, — не товарний знак. Це символ, відомий лише його власникові та обмеженому колу осіб.

Отже, передавання товарного знака відбувається водночас з пе­редаванням гудвілу або його частини. Зрозуміло, що передавання товарного знака можна певним чином зафіксувати. Наприклад, у відповідному реєстрі. Передавання гудвілу не реєструється, подібно до того як не реєструється добра чи недобра репутація людини.

Дуже часто особа, яка поступається товарним знаком, одержує від нового його власника ліцензію на право використання цього ж знака. Вважають, що саме така процедура забезпечує повне переда­вання гудвілу, адже тоді унеможливлюється розрив безперервності, який розглядається як смертельно небезпечний не лише для товар­ного знака, а й для гудвілу.

Якщо ж відбулася повна поступка товарним знаком разом з його гудвілом, то попередній власник не може використовувати товарний знак, який для нього вже став чужим, оскільки таке використання розглядалося б як порушення виняткових прав, що випливають із зареєстрованого товарного знака.

Якщо ж новий власник товарного знака припиняє ділову діяль­ність і залишає напризволяще товарний знак, то в такому разі кожна особа, в тому числі й попередній його власник, може заволодіти цим знаком^I.

Під час передавання товарного знака не вимагається передаван­ня всього майна чи гудвілу власника. Досить передавання вирізняль- ної і окремої порції «підприємницької діяльності», пов'язаної з то­варним знаком. Якщо новий власник купує увесь бізнес попереднього власника, зокрема нерухоме майно, секрети виробництва тощо, то це є безсумнівним доказом, що новий власник цілком придбав разом з товарним знаком і гудвіл попереднього підприємця. Передавання розглядається не за кількісними, а за якісними показниками. Можна уявити ситуацію, за якої колишній власник товарного знака, нерухо­ме майно не продає, але продає технічну документацію, секрети ви­робництва, перелік споживачів. Цього достатньо для висновку про паралельне з товарним знаком передавання й гудвілу.

Покупець товарних знаків, фірмових найменувань, гудвілу збан­крутілого підприємця може використовувати їх, не посилаючись на те, що він є наступником банкрута.

Якщо особа продає бізнес, який ідентифікується з її власним прізвищем, то надалі така особа не має права безумовно використо­вувати прізвище як комерційний символ. Згодом використання прізвища можливе, але за умови, що воно не спричиняє введення споживачів в оману.

Отже, згідно з домінантним світоглядом фахівців і законодавців, товарний знак не може передаватися сам по собі (як кажуть — in gross), тобто без відповідного бізнесу, майна або гудвілу^II.

Тепер перейдемо до проблем, пов'язаних з ліцензуванням товар­них знаків.