Согласование существенных условий лицензионного договора: риски для лицензиата

При заключении лицензионного договора стороны должны согласовать его существенные условия: предмет, способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, вознаграждение (о том, когда условие о награде является существенным и как его согласовать. Кроме того, существенными считаются:

·        условия, по которым, как указала одна из сторон договора, должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ);

·        условия, которые в силу закона необходимо согласовать при предоставлении права использования конкретных объектов интеллектуальной собственности. Например, с 1 октября 2014 года при заключении лицензионного договора в отношении товарного знака требуется предусматривать не только «стандартные» существенные условия (предмет, способы использования объекта, лицензионное вознаграждение), но и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ, подп. «б» п. 148 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Если стороны не сформулируют хотя бы одно из существенных условий, договор будет считаться незаключенным (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»). Причем, если предоставление права использования будет требовать государственной регистрации, регистрирующий орган откажется ее проводить.

Внимание

Гражданский кодекс РФ предусматривает ряд случаев, когда для заключения лицензионного договора не требуется согласовывать все существенные условия.2

Такой особый (упрощенный) порядок предусмотрен для следующих договоров.

1. Лицензионный договор в отношении объекта авторского права или смежных прав, заключаемый путем выдачи открытой лицензии. В таком договоре можно не согласовывать условие о вознаграждении (п. 3 ст. 1286.1, п. 2 ст. 1308 ГК РФ).

2. Лицензионный договор в отношении программы для ЭВМ или базы данных, заключаемый по правилам пункта 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ. В таком договоре существенные условия разрешено вовсе не согласовывать (абз. 4 п. 103 Постановление Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» ).

Если стороны не согласуют иные условия, то риска признания договора незаключенным не возникнет. Однако лицензиату все же имеет смысл детально урегулировать отношения с контрагентом и сформулировать ряд условий, не относящихся к существенным. Особенно важно правильно выбрать вид лицензионного договора и согласовать обязанности сторон. Это в максимальной степени защитит интересы лицензиата.

Условие о предмете

В договоре необходимо указать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (далее – объект интеллектуальной собственности), право использования которого намерен получить лицензиат (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).