Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

коном порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Визнати торговельну марку добре відомою може суд або Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності, рішення якої може бути оскаржене у судовому порядку.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з маркою.

Більш детально зазначені підстави розкриті у Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квітня 2005 р.

Так, використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про: види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, для яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення ви-

418

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

робника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються на підставі характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має становити не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 — у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з Урахуванням «цільової аудиторії». Опитування щодо доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічно- го призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції цього виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл. Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводити-

419

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

ся серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального становища, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів — споживачів і фахівців мають дати відповіді принаймні на такі запитання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інформації про знак.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії. Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн. Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Колегія Апеляційної палати призначається протягом десяти днів від дати надходження заяви розпорядженням голови Апеляційної палати у складі п'яти членів із визначенням головуючого. Головуючим в засіданні для розгляду заяви щодо визнання знака добре відомим в Україні є голова Апеляційної палати або призначений ним член Апеляційної палати. Усі питання, що виникають під час розгляду заяви, вирішуються колегією більшістю голосів. При вирішенні кожного питання жоден із членів колегії не має права утримуватися від голосування. Головуючий голосує останнім. Член колегії, не згодний із рішенням більшості, може письмово викласти окрему думку, яка надається протягом тижня. Окрема думка додається до справи, але в засіданні не оголошується.

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

Рішення Апеляційної палати складається зі вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин, при цьому:

— у вступній частині рішення вказуються дата його прийняття; склад колегії, що його прийняла, із зазначенням головуючого;

повне найменування, місцезнаходження юридичної особи — заяв ника, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи — заявника та інших осіб, які брали участь у розгляді заяви;

—описова частина має містити перелік матеріалів, що були взяті до уваги при розгляді заяви; стислий виклад вимог заявника, його пояснень і клопотань, пояснень експерта (за наявності), виконаних колегією дій (огляд та дослідження матеріалів (доказів));

—у мотивувальній частині вказуються обставини розгляду заяви, установлені колегією; результати дослідження матеріалів (доказів), на підставі яких прийнято рішення; доводи, за якими колегія не взяла до уваги документи (докази), надані заявником, чи відхилила подані клопотання; законодавство, яким колегія керувалася, ухвалюючи рішення;

—резолютивна частина має містити висновок про визнання знака добре відомим в Україні або про відмову в такому визнанні.

Резолютивна частина рішення про визнання знака добре відомим в Україні має містити дату, на яку знак став добре відомим

вУкраїні; повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника добре відомого знака; перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні, згрупованих за класами МКТП.

Невід'ємним додатком до рішення про визнання знака добре відомими в Україні є зображення добре відомого знака.

Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, що ведеться Держдепартаментом. До цього переліку вносяться дані щодо: дати набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні; дати, на яку знак став добре відомим в Україні; повного найменування, місцезнаходження юридичної особи — власника знака; прізвища, імені, по батькові, місця проживання для фізич-

420	421

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

ної особи — власника знака; зображення знака; переліку товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні. Відомості про знак, який за рішенням Апеляційної палати визнаний \ добре відомим в Україні, публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Із дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду мар^ ;; ка стала добре відомою в Україні, їй надається така сама правова охорона, якби вона була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не спо ріднені з тими, для яких марку визнано добре відомою в Україні, якщо її використання іншою особою стосовно таких товарів і , послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відо- З мої марки і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким ) використанням.

І

На сьогодні Апеляційна палата визнала добре відомими сто^ | совно відповідних класів товарів та послуг такі торговельні марки: * «ASPIRIN», «AMD», «BOUNTY», «YAHOO», «АСПИРИН», j «АСПІРИН», «КОРВАЛОЛ», «МИРГОРОДСЬКА», «МОРШИНСЬКА», «НО-ШПА».

§ 5. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інте- \ лектуальної власності на торговельну марку є:

1)право на використання торговельної марки;

2)виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3)виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4)інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. У цьому випадку мова йде про закони України, які регулюють права на окремі об'єкти інтелектуальної власності. Зокрема, такою нормою є ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», яка називається «Права, що випливають із свідоцтва». Додатково до вищезазначених прав п. 7

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

цієї статті передбачає: «Власник свідоцтва може передавати будьякій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору».

Для того, щоб проаналізувати повноваження особи, що має майнові права на знак для товарів та послуг, з'ясуємо поняття використання зазначеного об'єкта. Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ви-

користанням знака визнається:

—нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєст ровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану

зним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака

зметою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

—застосування його під час пропонування та надання будьякої послуги, для якої знак зареєстровано;

—застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Отже,особа, щомаємайновіправанаторговельнумарку,маєтакі

правомочності:

1)самостійно вчиняти вищенаведені дії з використання торговельної марки (ця правомочність може бути реалізована лише правоволодільцем, а тому жодні договори стосовно цієї правомочності не можуть бути укладені);

2)дозволяти вчинення дій із використання торговельної марки іншим особам (ця правомочність може бути реалізована правоволодільцем шляхом укладення, зокрема, ліцензійного договору);

3)перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання (цю правомочність особа може реалізувати як самостійно, так і шляхом надання такого права своїм договірним контрагентам, зокрема у випадку видачі виключної ліцензії).

Оскільки відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої марки, а також у Формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими

422	423

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності марки, то правоволоділець має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

—зареєстровану марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

—зареєстровану марку стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

—позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і марку можна сплутати;

—позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і марку можна сплутати;

4) передавати іншій особі майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг (ця правомочність може бути реалізована правоволодільцем шляхом укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності).

Необхідно враховувати, що обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеним у свідоцтві зображенням марки і переліком товарів і послуг, внесених до Реєстру, якщо інше не встановлено законом. Це означає, що права інтелектуальної власності особи, яка зареєструвала торговельну марку, поширюються лише на використання цієї марки стосовно зазначених товарів та послуг.

Дія майнових прав на торговельну марку, як і на інші об'єкти інтелектуальної власності, обмежені по території і в часі. Так, правова охорона торговельної марки поширюється лише на територію тих країн, де вона зареєстрована або визнана добре відомою.

Строк дії майнових прав на зареєстровану торговельну марку становить десять років із дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку. Однак, враховуючи функції торговельних марок, на відміну від прав на

424

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

інші об'єкти інтелектуальної власності, зазначений строк за бажанням правоволодільця може бути продовжений щоразу на десять років необмежену кількість разів.

§ 6. Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Проаналізувавши цю норму, можна виокремити умови, спільна наявність яких є достатньою підставою для виникнення зазначеного права.

По-перше, повинно бути дві тотожних чи схожих до ступеня змішування торговельні марки, одна з яких використовується без закріплення виключних прав на неї або щодо якої зроблені значні і серйозні приготування до застосування, а на іншу видане свідоцтво відповідно до законодавства України.

По-друге, об'єкт, щодо якого подана заявка з метою отримання охоронного документа однією особою, був практично використаний іншою особою чи остання здійснила значну і серйозну підготовку до такого застосування.

По-третє, передбачені законодавством дії (використання чи підготовка до нього) повинні мати місце до дати подачі до Державного департаменту інтелектуальної власності заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. У випадку здійснення цих діянь у період між подачею заявки і видачею свідоцтва аналізоване право не виникає.

По-четверте, таке використання повинне здійснюватися саме в інтересах діяльності особи, яка претендує на виникнення права.

По-п'яте, необхідна добросовісність застосування аналогічної марки чи приготування до нього. Наприклад, таке позначення

425

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

повинне бути створене в результаті самостійної паралельної роботи чи діяльності інших осіб, але обов'язково незалежно від власника свідоцтва.

По-шосте, факт використання чи приготування до використання повинен мати місце на території України. Застосування об'єкта за межами нашої країни не є підставою для придбання аналізованого права, оскільки у зв'язку з територіальною сферою дії охоронного документа особа, що використовувала тотожне чи схоже до ступеня змішування позначення за межами країни видачі свідоцтва, може безперешкодно продовжувати там таке застосування.

Надання права попередньому користувачеві традиційно передбачається стосовно винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Саме такий законодавчий компроміс видається виправданим, оскільки фактично у цьому випадку відсутній один із критеріїв патентоздатності — новизна. Коли ж мова йде про торговельні марки, то наведений аргумент у зв'язку з вимогою відносної новизни позначень на користь введення права попереднього користувача не може бути застосований. Також стосовно торговельної марки досить важко встановити межу значної і серйозної підготовки для використання.

Доцільно звернути увагу на різницю між терміном «право попереднього користування», який вживав раніше законодавець, і «право попереднього користувача», який використовує ЦК. Цілком обґрунтовано змістили акцент на особу, яка наділена цим правом. Оскільки зазначеним правом наділяється безпосередньо особа, яка здійснила використання чи підготовку, то існує й обмеження можливостей його відчуження: право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Слід зазначити, що законодавство України уже передбачало аналогічне право попереднього користувача на знак. Мова йде про положення, якими Закон України «Про охорону прав на знаки для

426

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

товарів та послуг» був доповнений 16 червня 1999 р. у зв'язку з тим, що в СРСР знаки для товарів та послуг використовували різні суб'єкти, які виготовляли однорідну продукцію, і після розпаду СРСР виникла велика кількість спорів, пов'язаних із правом на такі позначення. Тоді було розширено підстави для відмови в наданні правової охорони і закріплено, що не може бути зареєстроване як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів. Що стосується осіб, які до внесення цих змін уже отримали свідоцтво на такі позначення, то було передбачено обмеження їх прав: не визнавалося порушенням прав власника такого свідоцтва добросовісне використання цього позначення іншими особами, розпочате до 1 січня 1992 р. Однак слід звернути увагу, що значна і серйозна підготовка до використання позначення не була підставою обмеження прав власника свідоцтва.

Якщо бути логічно послідовним, то необхідно вирішити також питання наявності чи відсутності прав післякористувача. Оскільки законодавець вводить можливість відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то у проміжок між припиненням і відновленням зазначених прав інші особи можуть фактично використовувати позначення чи зробити підготовку до цього. Розглядати цю ситуацію доречно за умови, що зазначені дії не вводять в оману споживача. Оскільки в нормативних актах нічого не говориться про права таких осіб, то можна зробити висновок, що вони з погляду законодавства у них відсутні.

У зв'язку з закріпленням права попереднього користувача на марку існує можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги. Пояснюється це і тим, що невирішеним залишається також питання стосовно якості товарів та послуг власника свідоцтва та попереднього користувача, особливо у випадках їх значної розбіжності. Повинен бути передбачений законодавчий механізм узгодження якості товарів та послуг із встановленням, наприклад, що якість товарів та послуг попереднього користувача не повинна бути нижчою від якості товарів

427

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

---------------------------------------------------------------------------------------------- ^

та послуг власника свідоцтва, а власник свідоцтва має право кон*Р

тролю за якістю товарів та послуг.	хї
Потребує вирішення також питання наявності чи відсутності

прав післякористувача. Оскільки законодавець вводить можли-? вість відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то; у проміжок між припиненням і відновленням зазначених прав; інші особи можуть фактично використовувати позначення чи зробити підготовку до цього. Розглядати цю ситуацію доречно за умов, що зазначені дії не вводять в оману споживача. Оскільки в нормативних актах нічого не говориться про права таких осіб; можна зробити висновок, що вони, з погляду законодавця, у них відсутні.

§ 7. Припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Законодавство України в ст. 497 ЦК та ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає підстави припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

По-перше, такою підставою є перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг і після дати подання заявки. Зазначена обставина повинна бути встановлена в рішенні суду. Прикладами перетворення торговельних марок у родове поняття можуть слугувати: нейлон, целофан, ! термос, диктофон, ескалатор, примус. На сьогодні подібне розмивання функцій торговельної марки можна спостерігати стосовно

позначення «Xerox».
Щоб не допустити перетворення торговельної марки у загаль-
новживане позначення певного виду товарів, доцільно: 1)
проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне |	І
маркування про те, що позначення є зареєстрованою торговель-
ною маркою (це буде нагадувати споживачам, що це позначення є
торговельною маркою, а не назвою товару); 2) при випуску нового	*
товару давати йому назву і рекламувати її поряд із застосуванням
торговельної марки.
428

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

Якщо позначення стало загальновживаним лише щодо певного товару чи послуг, а воно має чинність і для інших класів товарів та послуг, то дострокове припинення чинності буде частковим і стосуватиметься лише певного товару чи послуги за умови, що в цій частині позначення відповідає умовам надання правової охорони.

По-друге, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути припинені повністю або частково за ініціативою особи, якій вони належать. Такі дії можуть бути вчинені лише за умови, що при цьому не будуть порушені права інших осіб (зокрема, ліцензіатів). Звичайно, до цього способу, коли сам правоволоділець своїми активними діями позбавляє себе виключних майнових прав інтелектуальної власності, не отримуючи жодних переваг, вдаються досить рідко. Таким прикладом може бути, зокрема, намагання уникнути конфліктної ситуації.

Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність».

По-третє, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Зазначена підстава має місце при пасивній поведінці правоволодільця, яка фактично свідчить про втрату інтересу до продовження чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено (п. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). Щоб не допустити цього, документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до компетентного органу до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

По-четверте, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

429

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

Право на подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва чи міжнародної реєстрації має будь-яка особа (ч. 2 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»), але задовольняється позов лише тієї особи, права якої порушені чи оспорюються або яка має реальний інтерес до такого дострокового припинення чинності прав (ст. 1 Господарського процесуального кодексу). Прикладом доказу зацікавленості особи може бути подача заявки на видачу свідоцтва стосовно тотожної або схожої торговельної марки.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» за цією підставою дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

а) обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодав ством;

б) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє то вари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

При вирішенні питання, чи мало місце використання торговельної марки, необхідно враховувати, що у цьому випадку законодавство допускає:

1) номінальне використання: використанням торговельної мар ки власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»);

2) видозмінене використання позначення: знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого зна ка лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

430

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

Якщо має місце підстава для дострокового припинення лише стосовно певного товару чи послуги, то права припиняються лише в цій частині.

Що стосується періоду невикористання, то Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в ст. 19 передбачає, що мінімальним строком невикористання для анулювання реєстрації є три роки.

Водночас Директива Ради ЄЕС щодо наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, від 21 грудня 1988 р. у п. 1. ст. 12 передбачає, що підставою для скасування є безперервне невикористання протягом п'яти років. Якщо навіть невикористання мало місце протягом зазначеного строку, але до подання заявки почалося чи відновилося, то санкції не застосовуються. Однак початок чи відновлення використання протягом трьох місяців до подання заяви на скасування не повинне братися до уваги, якщо ці дії було здійснено тільки після того, як володільцю стало відомо про можливість подання заяви про скасування.

Хоча вимога використання торговельної марки є звичною для законодавства різних країн, строк можливого невикористання відрізняється: три роки — в Україні, Російській Федерації, Італії і Японії, п'ять років — у Великій Британії, Франції, Германії, шість років — у США тощо1.

Законодавство України передбачає, що для відмови в задоволенні заяви достатньо вчинення будь-якої із наведених дій: 1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 3) застосування його в

1 Калятш В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права):Учебник для вузов. - М.: НОРМА (Издательская группа HOPMA-ИНФРА • М), 2000. - С. 363.

431

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Стосовно таких дій, як застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах, то тут важко встановити, щодо якого товару використовувалося позначення, а тому практично неможливо ставити питання про припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності стосовно частини товарів чи послуг.

А от у законодавстві зарубіжних країн зазначене питання вирішується інакше. Так, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів» лише за наявності поважних причин незастосування товарного знака на товарах чи їх упаковці може бути визнане використанням також застосування товарного знака в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводилися в Російській Федерації. Такими поважними причинами можуть бути: неможливість отримання дозволу на виробництво товарів або на їх імпорт, аварії на виробництві, форсмажорні обставини тощо.

Для застосування аналізованої підстави важливе значення має з'ясування також обсягу необхідного використання, який буде достатнім для відмови в достроковому припиненні чинності майнових прав інтелектуальної власності. Так, деякі науковці вважають, що застосування знака до одного екземпляра товару (упаковки) саме по собі не є використанням товарного знака, але якщо цей екземпляр пропонується до продажу або якщо виготовлено партію таких екземплярів, то це вже використання1.

На наш погляд, при такому розумінні досить важко застосувати цю підставу припинення прав, адже правоволоділець, можливо, за три роки і продав комусь один виріб із використанням торго- вель-ної марки. Однак цього недостатньо для збереження прав.

1 Гаврилов Э. П., Данилина Е. А. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»: Подзаконные нормативные акты. — М.: Экзамен, 2004. — С. 103.

432

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки Тому більш точним буде говорити про «невикористання або недостатнє використання торговельної марки», а тому доречно внести зміни до формулювання аналізованої підстави припинення прав інтелектуальної власності.

Незалежно від підстави, якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, достроково припинені за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення, можуть бути відновлені

(ст. 498 ЦК).

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення його дії, окрім дострокового припинення дії прав у зв'язку з невикористанням.

Хотілося б звернути увагу, що ЦК говорить про відновлення майнових прав, а Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» про можливість повторної реєстрації. Відмінність між цими термінами полягає в тому, що при відновленні повинна бути передбачена спрощена процедура порівняно з новим набуттям прав нате саме позначення. Пояснюється це тим, що, як мінімум, немає потреби проводити експертизу для визначення, чи відповідає позначення умовам надання правової охорони.

Певним прикладом відновлення прав можна вважати положення ч. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», відповідно до якого у випадку припинення чинності прав у зв'язку з несплатою збору за продовження строку Дії свідоцтва зазначений збір, але уже збільшений на 50 %, може бути сплачений протягом шести місяців після встановленого строку.

Вважаємо, що можливість відновлення чи повторної реєстрації залежить від підстави дострокового припинення чинності прав. Так, недоречно надавати зазначені права, якщо вони були при-

433

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

пинені за рішенням суду у зв'язку з перетворенням марки в по*' значення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть: бути визнані недійсними з підстав та в порядку, встановлених за-, коном. Так, відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати подання заявки.

Питання для самоконтролю:

1.Яким ознакам повинно відповідати позначення, щоб бути торговельною маркою?

2.Наведіть приклади класифікацій торговельнихмарок.

3.Які умови надання правової охорони торговельним маркам визначені чинним законодавством України?

4.Комуможуть належати майновіправа на торговельнімарки?

5.Яким критеріям повинна відповідати торговельна марка, щоб бути визнаною добре відомою?

6.Які діївизнаються використанням знака для товарів та послуг?

7.Розкрийте суть права попереднього користувача на торговельну марку.

8.Які підстави для припинення та визнання недійсними прав інтелектуальноївласності на торговельнумарку передбачені чинним законодавством?

	21. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
~^	Глава 21
	Право інтелектуальної власності на
	географічне зазначення

§ 1. Поняття та види географічних зазначень

Бувають ситуації, коли товар має особливі властивості, певні якості, репутацію чи інші характеристики, які зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. У цих випадках на попит продукції впливає місце її походження.

Механізм охорони географічних зазначень істотно відрізняється від інших об'єктів інтелектуальної власності. Пояснюється це, зокрема, тим, що в силу об'єктивного існування географічного об'єкта (населеного пункту, регіону тощо) особа повинна мати право користуватися вказівками на нього, якщо вона виробляє товар чи надає послуги на цій території.

На сьогодні законодавство України у сфері інтелектуальної власності не приведене у відповідність до положень ЦК. У зв'язку з цим ЦК в главі 45 передбачає право інтелектуальної власності на географічне зазначення, а Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. під зазначенням товару розуміє просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару, яке, в свою чергу, включає назву місця походження товару і географічне зазначення походження товару.

При визначенні, яке позначення може бути географічним зазначенням, необхідно враховувати, що видові назви товарів і прості зазначення походження товарів не можуть бути об'єктами інтелектуальної власності.

Видова назва товару — це застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальновживаною в Україні як назва певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження (наприклад, ковбаса «Московська», «Одеська» тощо). У цьому ви-

434

435

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

падку втрачено характерний для географічного зазначення зв'язок «місце — товар», а натомість виник зв'язок «товар — якість».

Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова такого позначення. Наприклад, словесне позначення «Виготовлено в Україні», графічне зображення Ейфелевої вежі, що асоціюється з Парижем, пірамід — із Єгиптом, Золотих Воріт — із Києвом тощо.

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання і полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару. Пояснюється це тим, що основна функція простого зазначення походження товару — f інформативна: зазначити географічне місце, де вироблений товар чи надана послуга.

Кваліфіковане зазначення походження товарів підлягає охороні як об'єкт інтелектуальної власності на підставі його реєстрації. Підставою для цього є наявність зв'язку «місце — особливі властивості, конкретні якості чи репутація, інші характеристики товару». У цьому випадку передбачається прямий зв'язок між якістю продукту, наявністю в нього конкретних особливостей або інших характеристик і місцем його виробництва. До того ж наявність цих якостей у товарі є постійною і зумовлена природними умовами чи характерним для цього географічного місця людським фактором, що об'єктивно існує в зазначеному географічному місці.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфіковане зазначення походження товару включає назву місця походження товару і географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару — назва географічного місця,

яка використовується для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для цього

21. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов із характерним для цього географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару — назва географічно-

го місця, яка використовується для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Розмежування між назвою місця походження та географічним зазначенням походження проводиться за трьома критеріями. Поперше, назва місця походження товару буде лише у випадку, коли товар має особливі властивості, а географічне зазначення — коли товар має певні якості, репутацію або інші характеристики.

По-друге, для назви місця походження обов'язковою є вимога, що властивості товару виключно або головним чином зумовлені самою природою та людським фактором. Тобто для назви місця походження залежність особливих характеристик товару від природних умов місця походження товару є обов'язковою: хоча особливі властивості товару, позначеного цією назвою, можуть залежати і від людського фактора, характерного для цієї місцевості, однак обов'язково в поєднанні з природними умовами (тобто використанням місцевої сировини, кліматичних умов, корисних копалин тощо).

Для географічного зазначення походження у цьому ж контексті використовується термін «в основному», тобто допускається менш твердий зв'язок. У цьому випадку особливі характеристики, якість і репутація можуть залежати як від природних умов, так і від людського фактора, а також можуть бути зумовлені поєднанням природних умов і професійного досвіду, традицій і етнографічних особливостей, характерних для цієї місцевості.

По-третє, виробництво і переробка товару, позначуваного назвою місця походження, здійснюються в межах зазначеного географічного місця, а для географічного зазначення походження Достатньо, щоб хоча б основна складова позначеного цією назвою

436

437