6.3. Оформление патентных прав в иностранных государствах

На протяжении последних 70 лет патентование советских изобретений и других объектов промышленной собственности за границей являлось государственной монополией. Ни создатель разработки, ни его правопреемник не имели возможности самостоятельно и за свой счет получить иностранный патент либо предоставить зарубежной фирме лицензию на использование своей разработки. Решение всех этих вопросов относилось к исключительной компетенции специально уполномоченных государственных органов. Сам процесс выработки решений о зарубежном патентовании и продаже лицензий носил достаточно сложный характер и был детально регламентирован нормативными актами. Непосредственная работа по зарубежному патентованию, а также заключению лицензионных соглашений велась через специализированные государственные внешнеторговые организации — Управление иностранного патентования изобретений Торгово-промышленной палаты СССР, Всесоюзное объединение «Лицензинторг» и др. В юридической литературе все это обосновывалось принципом государственной монополии внешней торговли.

Первое отступление от этого принципа произошло в конце восьмидесятых годов. В этот период в СССР стали активно создаваться совместные предприятия, которые наделялись рядом льгот и преимуществ по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Среди прочего им предоставлялась возможность самостоятельно в порядке, определенном учредительными документами, решать вопросы о передаче прав на промышленную собственность и получения ее правовой охраны за границей.

30 июля 1990 г. Госкомизобретений СССР был утвержден новый Временный порядок патентования изобретений за границей, в соответствии с которым право на получение зарубежных патентов предоставлялось всем гражданам и предприятиям. Это право могло быть передано другим заинтересованным советским и иностранным лицам, а также совместным предприятиям на договорной основе. О своем желании запатентовать разработку за границей заявители должны были уведомить Патентное ведомство, которое могло запретить патентование с указанием причин запрета. Несколько раньше аналогичный порядок был установлен в отношении заключения лицензионных соглашений с иностранными контрагентами.

Принятые в 1991 г. Законы СССР «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах» подтвердили право граждан и юридических лиц на патентование разработок в зарубежных странах и свободное заключение ими лицензионных соглашений с зарубежными пользователями. С целью оказания заявителям методической помощи в этом непростом деле Патентным ведомством СССР были разработаны Методические рекомендации по патентованию изобретений в зарубежных странах.

94

Украинское законодательство закрепляет такой же принцип. Патентование разработки в зарубежных странах, также как и продажа патента и выдача разрешений на использование объектом промышленной собственности (выдача лицензий) иностранным пользователям, относится по общему правилу к исключительной компетенции лиц, имеющих право на патент на разработку. Запрещение подобных действий может быть обусловлено лишь соображениями сохранения секретности в отношении разработок, относящихся к сфере обороны и государственной безопасности.

Всоответствии со статьей 32 Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" и статьей 28 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», любое лицо имеет право на получение правовой охраны изобретения промышленного образца в иностранных государствах. До подачи заявки на получение охранительного документа на изобретение, промышленный образец в орган иностранного государства заявитель обязан подать заявку в украинское патентное Ведомство и сообщить о намерениях запатентовать изобретение, промышленный образец в иностранном государстве.

Вслучае отсутствия запрета в течение трех месяцев с даты поступления такого сообщения в Ведомство, заявка на получение патента на изобретение, промышленный образец может быть подана в орган иностранного государства.

Ведомство может в особых случаях позволить запатентовать изобретение, промышленный образец в иностранных государствах ранее указанного срока.

Основными нормативными документами, которые определяют порядок подачи уведомления в Ведомство о намерениях запатентовать изобретение или промышленный образец в иностранном государстве, является "Инструкция о рассмотрении заявки о намерениях патентования изобретения (полезной модели) в иностранных государствах" (зарегистрированная в Министерстве юстиции Украины 1 июня 1995 г. №164/700) и «Инструкция о рассмотрении заявки о намерениях патентования промышленного образца в иностранных государствах" (зарегистрированная в Министерстве юстиции Украины 1 июня 1995 г. №163/699)

Передача вопросов зарубежного патентования и коммерческой реализации разработок за границей в ведение самих разработчиков и иных правообладателей значительно расширяет сферу их исключительных прав. Однако необходимо еще и умение пользоваться предоставленной свободой.

Под патентованием понимается комплекс мер, направленных на получение правовой охраны на изобретение, промышленный образец, осуществляемых в соответствии с национальными законодательствами

95

стран патентования или международными договорами. В комплекс мер входит:

-оценка объекта патентования;

-выбор стран патентования;

-выбор процедуры патентования;

-подготовка заявки на патент на изобретение (полезную модель, промышленный образец) в зарубежных странах;

-подача заявки на патент в соответствующие иностранные патентные ведомства;

-оплата пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, а также услуг патентных поверенных;

-ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы по заявкам на патент;

-получение патента;

-поддержание в силе заявок на патенты и патентов в соответствии с национальными законодательствами;

-ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами, а также и другие действия.

Реализацию патентных прав и контроль за правомерностью их использования третьими лицами осуществляет патентообладатель.

Первый вопрос, который возникает у заявителя - это возможность получения патентной охраны на созданное изобретение. Для этого необходимо определить охраноспособность изобретения, т.е. ответить на следующие вопросы:

-можно ли составить формулу изобретения так, чтобы она обеспечила правовую защиту с достаточной широтой?

-можно ли, выполняя требования национальных законодательств о полноте раскрытия сущности изобретения, составить описание изобретения, не раскрывая полностью секретов, затрудняющих его несанкционированное копирование?

-возможен ли контроль за использованием изобретения?

Предлагаемое к патентованию техническое решение должно быть достаточно значительным в объекте коммерческой реализации. Если в таком объекте есть несколько технических решений, значимость которых недостаточно велика, то может быть целесообразным получить

96

патент на каждый из них и обеспечить защиту такого объекта пакетом патентов.

Нет смысла патентовать за рубежом изобретение, если патент на него может быть легко обойден конкурентами.

Если на поставленные вопросы дан положительный ответ, т.е. техническое решение патентоспособно, патент может предоставить достаточно полную и широкую защиту, а также существует возможность проконтролировать использование изобретения, защищенное патентом (установить нарушение патента), и таким образом объект, в котором использовано техническое решение, является достаточно конкурентоспособным на рынках предполагаемой реализации, то нужно искать ответы на следующие вопросы:

-какая конкретная цель патентован™ (экспорт товара или продажа лицензии)?

-в каких странах патентовать изобретение?

-какую процедуру патентования выгодно использовать и чем нужно руководствоваться при выборе ?

-на какой вид объектов промышленной собственности целесообразно получить правовую охрану?

Отвечая на поставленные вопросы, необходимо учитывать, что патентная стратегия предприятия должна быть тесно увязана с его внешнеторговой деятельностью.

Во-первых, патентование разработки в иностранном государстве целесообразно использовать для охраны экспортной продукции.

Патентная охрана повышает шансы ее выхода на рынок промышленно развитых стран, расширить объемы продаж, занять на рынке устойчивое положение, а в случае недобросовестной конкуренции принять меры по ее пресечению. Надежная патентная охрана экспортной продукции, является не только гарантом ее новизны и высоких техникоэкономических показателей, но и сертификатом лояльности производителей аналогичной продукции, которые выступают в качестве конкурентов на одном и том же рынке. При решении вопроса о патентовании за рубежом необходимо учитывать, насколько экспорт перспективен, т.е. предполагается ли экспорт по разовым контрактам или экспорт в страну патентования стабилен. При разовых поставках товара не всегда целесообразно осуществлять патентование. При постоянном экспорте защищенная патентом продукция дает уверенность в том, что никакая конкурирующая продукция не появится на выбранном рынке. Кроме того прибыль полученная от реализации запатентованной продукции обычно выше чем от незащищенной охранными документами.

97

Во-вторых, большое значение имеет патентная охрана науч- но-технических разработок при планировании продажи лицензий на технологии, которые разработаны на основе таких разработок. В ус-

ловиях недостаточного объема собственного производства, протекционистской политики правительств многих стран (высокие таможенные пошлины, валютные, торговые и другие защитные ограничения для ввоза товаров), а также, если экспорт товаров стал невозможен или затруднителен из-за опасности внезапного ухудшения конъюнктуры и связанных с этим убытков, продажа иностранным фирмам лицензий как цель патентования становится альтернативной экспорту продукции.

Передача патентных прав осуществляется путем выдачи разрешения на использование изобретения (лицензии) на основе лицензионного договора.

Лицензиату важно, чтобы права на изобретение охранялись на той территории, на которой предоставлено право использовать изобретение. Стоимость правовой охраны объекта лицензий обычно входит в общую стоимость лицензии и специально оговаривается в лицензионном договоре.

При отборе изобретений для патентования с целью продажи лицензий необходимо учитывать степень готовности объекта техники к промышленному производству.

В-третьих, иногда предприятия планирует патентования изобретения с целью создания благоприятного климата для дальнейшего выхода на рынок.

Патентование, в этом случае, играет роль своеобразного зондажа рынка и рекламы нового товара. Такие мероприятия могут использоваться для психологического влияния на конкурентов.

В-четвертых, вопросы патентования изобретения могут рассматриваться также при экспонировании продукции на международных выставках, ярмарках, поскольку целью экспонирования, в основном, является последующая реализация продукции за границей.

При общем и конкретном изучении рынков, перспективных для коммерческой реализации изобретения необходимо учитывать цикличность развития экономики стран, периоды кризисов, депрессии, оживления и подъема.

Во всех случаях экспортных поставок объектов техники в конкретную страну необходимо провести проверку этого объекта на патентную чистоту. Такая проверка необходима для того, чтобы быть уверенным, что при коммерческой реализации не будут нарушены патентные права третьих лиц и не возникнет необходимость выплачивать компенсацию за нарушение этих прав.

98

• Выбор стран патентования

Выбирая страны патентования, необходимо уделить достаточно внимания изучению состояния промышленности и направлению технического и промышленного развития. Изобретение целесообразно патентовать в той стране, где развита отрасль промышленности, к которой относится предлагаемый к патентованию объект, и где ведутся научные исследования или технические разработки в направлении близком к изобретению.

Основанием для выбора страны может служить и традиционный экспорт промышленной продукции, к которой относится рассматриваемое изобретение, особенно если экспорт обусловлен соглашениями на длительный срок.

Предложения со стороны зарубежных фирм о покупке лицензии на разработку или о поставке промышленных объектов могут быть основанием для патентования изобретений в этой стране и в тех странах, где находятся дочерние предприятия фирмы, а также в странах, куда предполагается экспорт продукции по лицензии, если условиями лицензионного договора предусматривается экспорт или продажа сублицензий.

В ряде случаев получение правовой охраны на объект промышленной собственности в той или иной стране зависит от национальных патентных законодательств. Само собой разумеется, что в стране, в которой нет патентной системы, защита объекта невозможна. При выборе вида правовой охраны необходимо учитывать, что во многих странах наряду с патентной защитой изобретений возможна охрана полезных моделей. В отличие от изобретений для признания технического решения полезной моделью допускается менее высокий уровень изобретательского творчества, а также менее строгие требования по новизне.

Поэтому при решении вопроса о защите объекта промышленной собственности нужно учитывать и возможность получения охранного документа на полезную модель.

Для достижения комплексной защиты экспорта или продукции по лицензии можно предусмотреть регистрацию товарного знака предприятия в предполагаемой стране коммерческой реализации. Таким образом, защищая объект коммерческой реализации несколькими видами охранных документов, достигается максимальный эффект в конкурентной борьбе за рынок.

• Выбор процедуры патентования

Следующий этап - это выбор соответствующей процедуры патентования. Процедура патентования выбирается в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объекта техники, сроков оформления и подачи заявки на патент, условий получения патентов, требований патентных

99

законодательств стран, их участия в международных и региональных договорах по охране промышленной собственности, наличия средств на патентование и других факторов.

Обычно национальные законодательства в области промышленной собственности регулируют только действия, подпадающие под юрисдикцию данной страны. Следовательно, патент на изобретение является действительным только в той стране, в которой государственное патентное ведомство выдало патент и не является действительным в других странах. Учитывая это, охрану изобретения необходимо получать в каждой отдельной стране.

Патентование изобретений за границей может быть осуществлено с использованием следующих процедур патентования:

1.Испрашивание патентов на изобретение в соответствии с требованиями национальных законодательств стран патентования (традиционная система патентования);

2.Подача международной заявки на изобретение в соответствии

стребованиями Договора о патентной кооперации (РСТ);

3.Испрашивание патентной защиты в соответствии с требованиями региональных соглашений: Конвенции о выдаче европейских патентов (ЕПК), Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), Соглашения Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI) и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (ARIPO).

6.3.1. Патентование изобретений согласно национальных законодательств стран патентования

Патентование изобретений в отдельной стране в соответствии с требованиями национального законодательства (традиционная система) до недавнего времени являлось единственной возможностью получения правовой охраны иностранными заявителями. Несмотря на то, что в настоящее время все больше изобретений патентуется с использованием различных международных и региональных соглашений, тем не менее патентование изобретения по традиционной процедуре остается очень важным инструментом патентной защиты и еще долго не утратит своей актуальности. В некоторых случаях выбор заявителем этой процедуры является наиболее целесообразным, а иногда и единственно возможным.

В соответствии с этой процедурой заявка на выдачу патента на изобретение подается заявителем в иностранное патентное ведомство. В большинстве случаев национальные патентные законодательства предусматривают в обязательном порядке ведение всего делопроизводства по патентованию объектов промышленной собственности, начиная с подачи

100

заявки и заканчивая получением патента и поддержанием его в силе, исключительно пользуясь услугами патентных поверенных данной страны. Это объясняется тем, что делопроизводство по патентованию регламентируется множеством подзаконных документов и правил, знанием которых иностранный заявитель в полной мере не владеет.

Материалы заявки заявитель готовит самостоятельно или пользуясь услугами патентных поверенных, зарегистрированных в патентном ведомстве Украины. Подготовка материалов заявки предполагает составление описания заявки и формулы, а также необходимых юридических документов в соответствии с требованиями законодательств стран патентования.

Законодательство многих стран, например США, ФРГ, Японии, предполагает составление достаточно подробного описания изобретения, на которое испрашивается охрана, т.е. оно должно быть достаточным для того, чтобы средний специалист в данной области мог осуществить изобретение без творческих усилий. При этом необходимо учитывать, что секреты производства (типа "ноу-хау"), которые могут представлять самостоятельную ценность, по возможности не должны раскрываться в описании изобретения. Требования к составлению формулы изобретения, которую можно рассматриваться в качестве части описания и которая имеет правовое значение, также устанавливаются национальными законодательствами. Как правило, формула определяет пределы прав патентообладателя и находится в конце описания. В законодательствах различных государствах такая правовая часть описания имеет различное название, например, "патентные требования", "предмет патентования", "мы патентуем", "формула изобретения" и тому подобное. Основные требования к формуле изобретения можно свести к следующим:

-формула должна быть полной - т.е. включать все существенные признаки изобретения;

-лаконичной - должна определять существо изобретения без лишних слов, составляться, по установленными национальными законодательствами, требованиями;

-достаточно широко определять права заявителя, но при этом опираясь на описание изобретения;

-определенностью - все признаки, которые характеризуют изобретение, должны четко определять пределы прав заявителя и быть достаточными для осуществления изобретения.

Правила составлению формулы, которые нашли отражение в различных национальных законодательствах, принято условно разделять на несколько систем построения формулы изобретения. Все национальные законодательства предусматривают многозвенные формулы. Система, которая принята в европейских государствах, получила название

101

«европейская», «германская», «формула с выделенной новизной» или "логическая". Такая система принята в государствах Европы (кроме Великобритании), а также Японии, Аргентине, государствах СНГ. Но, даже в тех государствах, где формула имеет основные черты "европейской формулы", национальные законодательства предусматривают свои особенности. В США и некоторых других государствах принята, так называемая, «американская формула». Необходимо отметить, что в настоящее время в США допускается также "американская формула" с чертами "европейской". В Великобритании - "британская". Для этой системы составления формулы характерно наличия признаков "европейской формулы" и "американской". Независимый пункт формулы составляется по правилам "американской формулы", а принципы построения всей формулы схожи с принципами построения "европейской".

Каждая с этих систем имеет свои особенности, которые проявляются как в принципах составления независимого пункта формулы, так и в целом всей формулы.

Основные юридические документы, необходимые для подачи заявки в национальные ведомства:

1). Доверенность о полномочиях - документ, подтверждающий передачу права на ведение дел по заявке зарубежному патентному поверенному (подача заявки на патент, получение патента, поддержание патента в силе и др. действия).

2). Подписка об авторстве (декларация, клятва) - документ, которым изобретатели подтверждают, что заявляемое изобретение разработано ими, ни у кого другого не заимствовано и что они являются действительными его авторами и им не известны лица, создавшие аналогичные изобретения.

3). Передаточный акт на изобретение подтверждает передачу всех прав или части прав на изобретение, вытекающих из патента, одним лицом другому. Подписывается лицами, передающими права и принимающими права.

Перечень юридических документов, необходимых для подачи заявки на патент, а также требования к их оформлению устанавливаются национальными патентными законодательствами. По процедуре оформления документы различаются на:

-подписываемые только заявителем и/или изобретателем;

-оформленные в присутствии свидетелей;

-подлежащие нотариальному оформлению;

-подлежащие консульской легализации в иностранных консульствах и посольствах.

102

Национальными законодательствами установлено, что заявка на получение патента должна касаться одного изобретения или группы изобретений, связанных единым изобретательским замыслом.

Обычно патентные законы содержат характеристику признаков (критериев патентоспособности), которыми должно обладать предполагаемое техническое решение для признания его изобретением и выдачи на него патента. В различных странах подход к критериям патентоспособности достаточно разнообразный, однако их можно свести к трем основным признакам: новизна, изобретательский уровень (не очевидность) и промышленная применимость. Требования к новизне изобретений могут носить различный характер: абсолютная мировая новизна, относительная мировая новизна, локальная (местная) новизна.

1.Абсолютная мировая новизна предполагает недопустимость раскрытия сведений об изобретении в публикации ни в одной из стран мира, а также изобретение не должно открыто применяться ни в одной стране.

2.Относительная мировая новизна предполагает недопустимость раскрытия сведений об изобретении в публикации ни в одной стране мира, однако открытое применение изобретения рассматривается в качестве обстоятельства, порочащего новизну, только, если оно имело место в стране патентования, а факт использования изобретения за границей не влияет на оценку его новизны.

3.Локальная (местная) новизна предполагает неизвестность изобретения только в пределах страны патентования.

В национальных законодательствах стран мира различают три системы выдачи патентов на изобретения: явочную, проверочную и от-

сроченную.

• Явочная система.

Преимуществом явочной системы является быстрота и дешевизна получения патента. Патент выдается без исследования заявки на новизну и другие критерии патентоспособности. Заявка проверяется только на соответствие формальным требованиям.

Недостатком является "неустойчивость" патента. Выданный без проведения экспертизы патент может быть легко оспорен в суде.

• Проверочная система.

Проверочная система характеризуется тщательной проверкой технического решения по всем критерия патентоспособности, что позволяет получить «сильный патент». Недостатком является высокая стоимость процедуры, необходимость оплаты при подаче заявки на изобрете-

103

ние сразу пошлины, которая включает пошлину за проведение экспертизы по существу, и длительность процедуры рассмотрения, которая может составлять 5 и более лет.

• Отсроченная система

Характеризуется тем, что после экспертизы заявки по формальным признакам, заявка публикуется, как правило, через 18 месяцев с даты подачи заявки или, если испрошен приоритет с даты приоритета, в официальном бюллетене. Экспертиза проводится только по ходатайству заявителя, которое может быть подано в течение 3-7 лет с даты подачи заявки в Ведомство или с даты приоритета, если он истребован. Такой срок достаточен для определения целесообразности продолжать патентование в данной стране. После публикации сведений о заявке на выдачу патента на изобретение предоставляется временная правовая выдача временного или предварительного патента.

При патентовании изобретений в зарубежных странах необходимо иметь в виду следующее:

-существует возможность патентования изобретений, экспонируемых на международных выставках с использованием выставочного приоритета. В большинстве стран срок выставочного приоритета составляет 6 месяцев;

-при патентовании изобретений в США заявителями могут выступать только действительные авторы изобретений (если заявителем в Украине является юридическое лицо, то до подачи заявки необходимо решить вопрос о правах на заявку или патент в США и после подачи заявки оформить передаточный акт) (ст. 111, Свод законов США, Раздел 35, Патенты);

-не может быть получен патент в США, если дата подачи заявки, по которой не был истребован конвенционный приоритет, позже даты получения патента по тождественной заявке в Украине или в другой стране (ст. 102,d, Свод законов США, Раздел 35, Патенты).

Заявителями изобретения за границей могут выступать как юридические, так и физические лица, на имя которых испрашивается патент. Вопрос об изменении заявителя при патентовании изобретения за границей должен быть решен при согласовании с заявителем на Украине. Это изменение должно быть соответственно оформлено договором или передаточным актом.

Стоимость получения патентной охраны на изобретение в одной стране с использованием традиционной процедуры от подачи заявки до получения охранного документа колеблется от 3 до 8 тыс. дол. США. В эту стоимость входит и оплата услуг патентного поверенного в стране патентования.

104

6.3.2. Патентование изобретений в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации (РСТ)

Соответственно заявлению Правительства Украины от 26 августа 1992 года на территории Украины действует Договор о патентной кооперации, которое было принято 17 июля 1970 года на Дипломатической конференции в Вашингтоне, в редакции, что учитывает дополнения от 2 октября и модификацию от 3 февраля 1984 года.

Процедура патентования изобретений согласно Договору о патентной кооперации состоит из двух фаз - международной и национальной.

Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, проведение поиска, международную публикацию и международную предварительную экспертизу, которая не является обязательной и проводится по желанию заявителя.

Национальная фаза представляет собой процедуру рассмотрения международных заявок в патентных ведомствах тех государств, которые были указаны или выбраны с учетом международного поиска и международной предварительной экспертизы.

Международная заявка имеет действие национальной патентной заявки во всех указанных или выбранных в ней государствах - членах РСТ, Так как для каждой национальной заявки действуют международные нормы РСТ, которые выполняются во всех государствах-членах РСТ, в дальнейшем не требуется ее изменения под различные национальные или региональные положения, что исключает связанные с этим расходы. Выдачу патента осуществляют национальные патентные ведомства или ЕПВ, причем вхождение в национальную фазу международной заявки, включая экспертизу в этих ведомствах, начинается, как правило, только по истечении не более 20-ти или 30-ти месяцев с даты международной подачи или с даты приоритета (если он заявлялся). В Украине этот срок соответственно 21 и 31 месяц.

Международная заявка составляется по единому образцу и должна отвечать единым требованиям, предусмотренным Договором и Инструкцией к нему. В Договоре подчеркивается, что национальное законодательство не может предъявить иных или дополнительных требований к форме и содержанию международной заявки, кроме тех, которые предусмотрены Договором и Инструкцией.

Международная заявка должна содержать: заявление, описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, один или несколько чертежей (если это необходимо) и реферат, Международная заявка должна быть составлена на языке, установленном для кон-

105

кретного "получающего ведомства". Для заявителей Украины таким языком является русский.

Международная заявка подается в получающее ведомство (национальное или региональное). Для заявителей Украины в качестве получающего ведомства определен Госпатент Украины, который передал эти функции Научно-исследовательскому центру патентной экспертизы (НИЦПЭ).

Заявитель должен внимательно отнестись к установлению даты международной подачи, которая имеет важное значение при дальнейшем рассмотрении международной заявки.

Приоритет международной заявки устанавливается по дате международной подачи или, если в этом есть необходимость, по дате подачи предшествующей заявки.

Если заключение в соответствии со статьей 11 (1) Договора является положительным и предписания относительно национальной безопасности позволяют, получающее ведомство пересылает "регистрационный экземпляр" в Международное бюро (г. Женева), а второй экземпляр ("копия для поиска") - в компетентный международный поисковый орган. Третий экземпляр ("копия для получающего ведомства") остается в получающем ведомстве.

Подача международной заявки сопровождается уплатой пошлины в пользу Международного бюро ВОИС ("международная пошлина"), международного поискового органа ("пошлина за поиск") и получающего ведомства ("пошлина за пересылку").

Международная пошлина состоит из основной пошлины и пошлины за указания. Все указанные пошлины взимаются получающим ведомством и уплачиваются в валюте, предписанной этим ведомством. Для Украины в качестве такой валюты определены доллары США.

Если, в результате проверки, получающее ведомство установит, что пошлина за пересылку, основная пошлина, которая составляет часть международной пошлины, и пошлина за поиск не уплачены в надлежащий срок (для основной этот срок составляет месяц с даты поступления международной заявки, а за указания - в течение 12-ти месяцев с даты приоритета) или пошлина за указание не уплачена ни за одно из указанных государств, международная заявка считается изъятой, и получающее ведомство заявляет об этом изъятии. Изъятым может считаться одно или несколько указаний, если пошлина за указание этих государств не уплачена.

Международный поиск проводится международным поисковым органом и является обязательным элементом процедуры. Статус международного поискового органа получило несколько национальных патент-

106

ных ведомств: Австралии, Австрии, Российской Федерации, США, Швеции, Японии, Китая, а также Европейское патентное ведомство. Для заявителей Украины в качестве международного поискового органа определены: ВНИИГПЭ (г. Москва, Российская Федерация) и ЕПВ (г. Мюнхен, ФРГ).

Международный поисковый орган проводит по международной заявке международный поиск на выявление соответствующего уровня техники, т.е. всего того, что стало доступно для публичного ознакомления где-либо в мире посредством письменного раскрытия и может быть полезно при определении, является ли изобретение новым. Международный поиск производится по минимуму документации, который установлен правилом 34 Инструкции к Договору.

Отчет о международном поиске (решерш) содержит ссылки на документы, которые имеют отношение к проверяемой заявке. Отчет о международном поиске подготавливается в течение 3-х месяцев с даты получения копии международной заявки или 9-ти месяцев с даты приоритета в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Международный орган направляет отчет о международном поиске в Международное бюро ВОИС, которое приобщает его к международной заявке. Отчет направляется также заявителю, который на его основе может оценить патентоспособность изобретения и при необходимости внести изменения в формулу изобретения или изъять свою заявку полностью или в отношении каких-либо указанных государств, чтобы не нести в дальнейшем ненужных расходов.

Международное бюро ВОИС по истечении 18-ти месяцев с даты приоритета (если до этого срока заявка не изъята) осуществляет Международную публикацию. Публикуемые сведения включают:

реферат, который публикуется в журнале "РСТ Gazette of International Patent Application и международную патентную заявку с изменениями, внесенными в формулу изобретения, и отчет о международном поиске. Международное бюро рассылает в патентные ведомства указанных государств копии опубликованной международной заявки, которые используют их на национальной фазе рассмотрения международной заявки, а также включают в минимум патентной документации, используемой при проведении поиска.

По требованию заявителя, являющегося гражданином или жителем договаривающегося государства, которое присоединилось к положению о проведении международной предварительной экспертизы, т.е. подписало Договор без оговорки в отношении Главы II проводится международная предварительная экспертиза. Поскольку Украина присоединилась к Договору без такой оговорки, то эти положения полностью распространяются на ее заявителей. При подаче такого требования необходимо уплатить пошлину за обработку в пользу Международного бюро

107

ВОИС и пошлину за международную предварительную экспертизу в пользу органа, который ее проводит.

В результате международной предварительной экспертизы принимается заключение о том, является ли заявленное изобретение новым, соответствует ли оно изобретательскому уровню и может ли быть промышленно применимым. Международная предварительная экспертиза это фактически полная экспертиза на соответствие этим критериям заявляемого технического решения. Заявитель имеет возможность на основании заключения международной предварительной экспертизы провести оценку своего изобретения на патентоспособность и решить вопрос о целесообразности дальнейшего патентования во всех или в отдельных выбранных им государствах.

Национальные патентные ведомства, принимая во внимание заключение международной предварительной экспертизы, могут ускорить рассмотрение на национальной фазе рассмотрения международной заявки, так как их решения могут обосновываться объективными выводами органа международной предварительной экспертизы. Некоторые национальные патентные ведомства даже ввели определенные льготы для таких заявок.

Преимущества патентования изобретений по процедуре РСТ состоят в следующем:

•Международное разделение труда по подбору и обработке документации между международными поисковыми органами, органами международной предварительной экспертизы и "получающим ведомством" облегчает и ускоряет проведение проверки заявок как по формальным требованиям, так и по существу.

•Заявитель освобождается от лишних расходов на подготовку заявок на одно и то же изобретение в разные патентные ведомства, так как по системе РСТ он имеет право подать одну заявку, оформленную в соответствии с едиными требованиями, на одном языке, причем для заявителей Украины это может быть русский язык (при выборе в качестве поискового органа НИИГПЭ, г. Москва), с истребованием по ней патента во всех или нескольких странах-участницах Договора.

•Заявитель имеет больше времени для коммерческой проработки изобретения и выявления целесообразности получения патента в данной стране. В случае, если получение патента в данной стране нецелесообразно, у заявителя есть возможность отозвать заявку и таким образом не затрачивать значительные средства, для уплаты национальных патентных платежей, на перевод материалов заявки, оплаты услуг патентных поверенных и поддержание патентов в силе после их получения.

•Используя процедуру подачи международной заявки в соответствии с Договором, заявитель имеет время для решения вопроса о необходимости патентования изобретения в указанных государствах, с учетом

108

отчета о международном поиске, который осуществляется поисковыми органами, которые имеют в своем распоряжении весь установленный минимум патентной документации для его проведения.

•Положительные результаты отчета о международном поиске позволяют укрепить позицию заявителя при рассмотрении заявки в национальных патентных ведомствах. Он позволяет заявителю к моменту перехода заявки в национальную фазу рассмотрения отказаться от патентования, изменить пределы притязаний или подать дополнительную заявку, что обеспечивает максимально эффективную охрану изобретения.

•Заключение международной предварительной экспертизы также увеличивает возможность получения правовой охраны на изобретение

встранах патентования. а в странах с явочной системой выдачи патентов позволяет получить более надежный патент.

•Публикация международной заявки с отчетом о международном поиске можно рассматривать в качестве своеобразной рекламы, которая может привлечь внимание иностранных фирм к этим изобретениям.

Некоторые патентные ведомства, учитывая сокращение трудозатрат на проведение экспертизы по международным заявкам, по которым проведена международная предварительная экспертизы, установили соответствующие льготы.

Необходимо отметить, что в такие государства как Бельгия. Греция, Ирландия, Италия, Кипр. Монако, Нидерланды, Франция можно подать международную заявку только через Европейское патентное ведомство.

6.3.3. Патентование изобретений в соответствии с требованиями Европейской патентной конвенции (ЕПК)

Вг. Мюнхене (ФРГ) а 1973 г. была подписана Конвенция о выдаче европейского патента (Европейская патентная конвенция, (ЕПК). Эта Конвенция регулирует процедуру выдачи европейского патента. Участниками ЕПК на 1 сентября 1999 г. являются: Австрия, Бельгия. Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Внастоящее время Европейское патентное ведомство проводит политику по расширению действия Европейского патента на такие государства как Латвия, Литва, Македония, Румыния, Словения.

Для администрирования европейской патентной системой в 1977 г. было создано Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Официальными языками ЕПВ являются английский, французский и немецкий.

109

Европейский патент (ЕП) в каждом государстве-участнике, в отношении которого он выдан, имеет такое же действие как и национальный патент, выданный Патентным ведомством этого государства в соответствии с национальным законодательством. Территория действия европейского патента может быть как в нескольких государствах, так и во всех договорных государствах. Срок действия европейского патента - 20 лет с даты подачи заявки.

Если предметом европейского патента является способ, то охрана распространяется также на продукты, полученные непосредственно этим способом. Любое нарушение прав европейского патента квалифицируется в соответствии с национальным законодательством.

Европейские патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимыми и созданными с учетом изобретательской деятельности.

Изобретение считается новым, если оно не относится к известному уровню техники. Уровень техники включает все сведения, которые стали общедоступными путем устного или письменного сообщения, использования или любым иным путем до даты подачи заявки на европейский патент.

Уровень техники включает также содержание всех заявок на европейский патент в первоначальной редакции, дата подачи которых предшествует дате подачи рассматриваемой заявки, и сведения относительно которой были опубликованы только на эту дату или после нее.

Раскрытие информации относительно изобретения не влияет на признание изобретения охраноспособным, если такое раскрытие имело место не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на европейский патент и было прямым или косвенным результатом:

-очевидного злоупотребления в отношении заявителя или его правопреемника;

-того факта, что заявитель или его предшественник поместил изобретение на официальных или официально признанных выставках (соответственно подписанной 22 ноября 1928 года в Париже и пересмотренной 30 ноября 1972 года Конвенции о международных выставках). Для подтверждения факта участия в выставке необходимо предоставить соответствующий документ.

Изобретение признается созданным с учетом изобретательской деятельности, если техническое решение не является очевидным для специалиста, исходя из существующего уровня техники.

Изобретение признается промышленно применимым, если его можно изготовить или использовать в любой области промышленности, в том числе и в сельском хозяйстве.

110

Не могут получить правовую охрану:

-открытия, а также научные теории и математические методы;

-результаты художественного моделирования;

-планы, правила, методы интеллектуальной деятельности, игр или деловой деятельности, а также программы для вычислительных машин, как таковые;

-способы представления информации.

Не признается промышленно применимыми изобретениями методы хирургического или терапевтического лечения организма человека или животного и методы диагностики человека или животного. Поэтому они не могут получить патентную охрану. Вместе с тем, вещества или смеси для применения одного из указанных методов могут быть охраноспособными.

Европейские патенты не выдаются на:

-изобретения, публикация или использование которого противоречили бы общественному порядку или добрым обычаям;

-сорт растений или породу животных, а также на преимущественно биологические способы вывода животных (это положение не применяется к биологическим способам и к продуктам, полученным таким способом).

Право на подачу заявок на европейский патент имеет любое физическое или юридическое лицо или любая организация, которая приравнивается к юридическому лицу в соответствии с законодательством, регулирующим их деятельность. Заявка на европейский патент может быть также подана созаявителями, несколькими заявителями, которые указывают различные государства - участницы или заявителями из государства, которое не является участником Конвенции.

Следовательно, украинские заявители могут подавать заявку на европейский патент в Европейское патентное ведомство и получить европейский патент, который может распространять свое действие на территории государств - участников Европейской патентной конвенции.

Заявка на европейский патент может подаваться в Европейское патентное ведомство, которое находится в г. Мюнхене, в его филиал в г. Гаагу, а также в национальные патентные ведомства договорных государств. Подача заявки может осуществляться непосредственно в ЕПВ или по почте без участия патентного поверенного. Все иные действия в отношениях с Европейским ведомством осуществляются только через патентного поверенного одного из договорных государств, который зарегистрирован в ЕПВ.

111

Право на европейский патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику. Если изобретатель создал изобретение в связи с выполнением служебных обязанностей или заданием работодателя, право на европейский патент определяется правом государства, в котором такой изобретатель осуществляет свою главную деятельность.

Приоритет устанавливается по дате подачи заявки в патентное ведомство. В случая, если изобретение создано независимо разными лицами, право на европейский патент предоставляется лицу, заявка которого имеет более раннюю дату подачи.

По заявке может быть заявлен конвенционный приоритет (в течение 12-ти месяцев с даты подачи первой правильно оформленной заявки в государство - участницу Парижской конвенции).

Объем правовой охраны европейского патента и заявки на европейский патент определяется содержанием формулы изобретения.

Право по заявке на европейский патент может передаваться. Для этого в ЕПВ направляется ходатайство, подписанное всеми заявителями.

Подача заявки сопровождается уплатой пошлины. Пошлина может быть уплачена в течение месяца с даты подачи заявки. Если пошлина не уплачена в установленный срок, заявка считается отозванной.

Заявка на европейский патент должна относиться только к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собою единой изобретательской идеей. Заявка должна раскрывать существо изобретения достаточно ясно и полно, для того чтобы средний специалист мог без труда осуществить изобретение.

Материалы заявки на ЕП подаются в трех экземплярах на одном из трех официальных языков (английском, немецком, французском).

Заявка должна содержать:

-заявление о выдаче европейского патента;

-описание изобретения;

-один или несколько пунктов формулы изобретения;

-чертежи, на которые сделаны ссылки в описании или в формуле изобретения;

-реферат.

Заявление о выдаче европейского патента подается на специальном бланке и содержит:

-просьбу о выдаче европейского патента;

-название изобретения;

112

-сведения о заявителе: имя (наименование), адрес, гражданство, государство, где он проживает или находится;

-указание номера первичной заявки, если заявка, которая подается, является выделенной или подается вместо предыдущей заявителем, который имеет на это право;

-заявление о приоритете (если заявка подается с испрашиванием конвенционного приоритета) с указанием государства, в которое заявка впервые была подана. Заявление сопровождается копией заявки, на основании которой испрашивается приоритет;

-указание договорного государства или государств, в которых заявитель имеет намерение получить охрану изобретения;

-указание имени изобретателя, если он не является заявителем;

-подпись заявителя или его представителя;

-список документов, которые прилагаются к заявке.

Если заявка подаете» несколькими заявителями, рекомендуется указывать одного общего представителя.

Описание изобретения составляется по определенной схеме, а формула изобретения - по "германской системе", т.е. с выделенной новизной.

За указание государств уплачивается пошлина. Пошлина за указание может быть уплачена на протяжении 12 месяцев с даты подачи заявки на ЕП, или, если заявлен конвенционный приоритет - с даты приоритета. Любое указание договорного государства может быть отозвано до выдачи ЕП. Если отзываются все государства - считается, что заявка отозвана. При этом уплаченная пошлина за указание государств не возвращается.

Если заявка на ЕП содержит больше десяти пунктов формулы, то за каждый пункт, который следует за десятым, уплачивается пошлина за дополнительные требования, причем не позднее месячного срока, с даты подачи заявки. В случая неуплаты в установленный срок пошлины за дополнительные требования, считается, что заявитель отказался от этого пункта формулы.

Чертежи к заявке подаются в установленной форме.

Реферат должен включать четкое резюме описания и формулы изобретения.

Европейское патентное ведомство направляет заявителю сообщение о дате подачи заявки и указывает регистрационный номер. Заявку

113

проверяют на соответствие формальным требованиям и в случае необходимости предлагают заявителю устранить имеющиеся недостатки. Если заявка удовлетворяет установленным формальным требованиям, проводится патентный поиск на основании формулы изобретения с учетом описания и, в случае необходимости, имеющих чертежей.

Если заявка не может быть принята из-за несоответствия установленным требованиям, ЕПВ предоставляет заявителю возможность устранить выявленные недостатки. Если несоответствия не устраняются своевременно, заявка не рассматривается в качества заявки на европейский патент.

Отчет о европейском поиске направляется заявителю вместе с копиями всех материалов, на которые имеются ссылки. После получения отчета о международном поиске заявитель имеет право по своей инициативе изменить описание изобретения, формулу изобретения и чертежи, но таким образом, чтобы предмет заявки не выходил за рамки описания поданной заявки.

Заявка на европейский патент вместе с материалами международного поиска публикуется через 18 месяцев с даты ее подачи или, если заявлен приоритет, с даты приоритета. По ходатайству заявителя она может быть опубликованадоуказанногосрока.

С даты публикации сведений о заявке начинается временная правовая охрана изобретения. Временная охрана по опубликованным европейскими заявками начинается только в случая, если делопроизводство в конкретной стране ведется на одном из трех официальных языков. Для получения временной охраны в иных государствах - участниках ЕПВ необходимо направить в патентные ведомства этих государств перевод формулы изобретения на национальный язык.

В течение 6-ти месяцев с даты публикации заявки заявитель может направить ходатайство о проведении полной экспертизы. Экспертиза проводится только после уплаты пошлины. Ходатайство может быть направлено в дополнительны 2-месячный срок, при уплате соответствующей пошлины. Если в установленный срок ходатайство не подано и пошлина не уплачена, заявка считается отозванной.

Экспертиза проводится на соответствие критериям охраноспособности: новизны, промышленной применимости и изобретательской деятельности. В процессе экспертизы принимаются решения, на которые заявитель имеет возможность давать в установленные сроки ответы. Если материалы заявки удовлетворяют требованиям экспертизы, то выносится положительное решение. В случае вынесения положительного решения пункты формулы переводятся на все официальные языки. Заявитель уплачивает пошлину за выдачу патента и публикацию.

114

Этот этап проходит за три месяца. После вынесения экспертизой решения о выдаче патента описание к европейскому патенту публикуется в бюллетене ЕПВ и третьи лица могут на протяжении 9-ти месяцев подать мотивированный протест против выдачи патента. После рассмотрения аргументации протеста выносится решение, которое подтверждает возможность выдачи патента, или является основанием для отказа в выдаче патента.

После опубликования сведений о выдаче патента ЕПВ выдает патентообладателюпатентную грамотусописанием к изобретению.

Европейская патентная грамота удостоверяет, что патент на изобретение видан в отношении указанных государств.

Преимущества и недостатки патентования с использованием процедуры ЕПК:

•Европейский патент действует в каждом договорном государстве, в отношении которого он выдан и имеет такое же действие как и национальный патент, выданный в этом государстве.

•Процедура ЕПК дает возможность заявителю подать одну заявку на одном языке, в одно ведомство, через одного патентного поверенного и получить охранный документ на изобретение, действующий в указанных государствах.

•Жесткая экспертиза позволяет получить "сильный патент".

•Создание одного мощного поискового и экспертного органа дает возможность сэкономить значительные средства.

•Предоставление и рассмотрение заявок может проводится несколькими филиалами, которые дает возможность соблюдать установленные сроки проведения поиска и экспертизы.

•Европейский патент в "указанный государствах" можно получить с использованием процедуры РСТ, указывая Европейское патентное ведомство в качества одного государства.

К недостаткам процедуры патентования с использованием процедуры ЕПК относятся:

•Сложность процедуры получения патента.

•Риск, связанный с возможностью утраты патентных прав сразу

вотношении всех указанный государств.

•Высокая стоимость получения правовой охраны.

115

6.3.4. Патентование изобретений в соответствии с требованиям Евразийской патентной конвенции (ЕАПК)

На заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое состоялось 9 сентября 1994 года в г. Москве, восемь государств-членов Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности, подписали Евразийскую патентную конвенцию (ЕАПК).

На 1 ноября 1999 года членами Конвенции являются девять государств СНГ: Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан. Украина не ратифицировала ЕАПК.

Для осуществления положений ЕАПК, связанных с функционированием евразийской патентной системы, в том числе с выдачей евразийских патентов, была создана патентная организация (ЕАПО), в состав которой входят Административный Совет и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) со штаб-квартирой в г. Москве. Делопроизводство осуществляется на русском языке, который является официальным языком ЕАПО.

Евразийский патент (ЕАП) действует в каждом государствеучастнике (после уплаты пошлины за его выдачу), однако для поддержания его действия в государствах-участниках собственник патента должен указать государства, в которых он желает поддерживать действие патента в соответствии со ст. 17(3) ЕАПК. Таким образом, ЕАП имеет такое же действие, что и национальный патент, выданный в этом государстве. Срок действия ЕАП составляет 20 лет с даты подачи евразийской заявки.

Евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и является промышленно применимым. Определение условий патентоспособности изобретения, в частности определения новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, а также требования относительна раскрытия изобретения и прочие детали относительно материальных норм патентного права, определяется Инструкцией к ЕАПК.

Право на предоставление заявки на ЕАП имеет любе физическое или юридическое лицо или любая организация, которая приравнивается и юридическому лицу соответственно законодательству, что регулирует их деятельность.

Право на ЕАП принадлежит изобретателю или его правопреемнику. Если изобретение создано в рамках служебных обязанностей или служебного задания изобретателя, то право на ЕАП определяется пра-

116

вом государства, в котором такой изобретатель осуществляет свою основную деятельность.

Заявка может подаваться с истребованием конвенционного приоритета (в течение 12-ти месяцев с даты подачи первой заявки).

Объем охраны ЕАП и заявки на ЕАП определяется содержанием формулы изобретения.

Право на заявку на ЕАП передается в письменной форме, при этом необходимы подписи всех договорных сторон.

При подаче заявки в ЕАПВ уплачивается единая процедурная пошлина за подачу заявки, поиск, публикацию и иные процедурные действия.

Заявка на ЕАП вместе с отчетом о поиске публикуется через 18 месяцев с даты подачи или, если заявлен приоритет, с даты приоритета. По ходатайству заявителя она может быть опубликована ранее указанного срока. В этом случае отчет о поиске публикуется в отдельности от заявки после его поступления.

После опубликования евразийской заявки на выдачу ЕАП. заявителю предоставляется временная правовая охрана в соответствии с законодательствами государств-участников.

Любое нарушение евразийского патента квалифицируется соответственно национальному законодательству государств-участников. Причем с 1 марта 1998 года в евразийском патентном законодательстве закреплен национальный принцип исчерпания прав (изменения и дополнение к Патентной инструкции от 25-26 ноября 1997 года, которые вступили в силу 1 марта 1998 г.)

В течение 6-ти месяцев с даты публикации заявки заявитель может подать ходатайство о проведении экспертизы по существу. Экспертиза будет проводиться только после уплаты установленной пошлины.

Если заявитель не соглашается с решением ЕАПВ об отказе в выдачи ЕАП он может в течение 3-х месяцев с даты получения сообщения об отказе, подать в ЕАПВ возражение. Рассмотрение возражения проводится коллегией, в состав которой должны входить по крайней мере два эксперта, которые не принимали участия в принятии решения по существу этого отрицания. Решение ЕАПВ является окончательным решением.

Если заявитель пожелает превратить отклоненную ЕАПВ заявку в национальный патент любого государства, согласно ст. 16 ЕАПК, он может сделать это в течение 6-ти месяцев со дня получения сообщения ЕАПВ об отказе в удовлетворении возражения. В этом случае он указывает в ходатайстве, которое направляется в ЕАПВ, государства, в кото-

117

рых он имеет желание получить патент по национальной процедуре. В каждом государстве - участнике евразийская заявка, в отношении которой было принято решение об отказе в выдачи ЕАП или об отказе в удовлетворении возражения, поданного в соответствии со ст. 15 (8) ЕАПК, считается правильно оформленной национальной заявкой, представленной в национальное патентное ведомство с той же датой подачи и датой приоритета, что и евразийская, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством. Такая заявка подлежит дальнейшей процедуре рассмотрения в национальном патентном ведомстве при условии уплаты заявителем установленной пошлины.

Пошлина за выдачу и публикацию ЕАП должна быть уплачена в течение четырех месяцев с даты направления заявителю соответствующего уведомления.

В соответствии со ст. 15(11) ЕАПК, с даты публикации ЕАП начинается действие исключительного права на изобретение на территории всех государств-участниц. Патент является действующим во всех государствах - участниках ЕАПК с даты подачи евразийской заявки того года, за который согласно с национальным законодательством каждого госу- дарства-участника, необходимо уплатить пошлину за поддержание патента в силе.

Преимущества и недостатки патентования изобретений

всоответствии с процедурой ЕАПК:

•Евразийский патент (с учетом положения ст. 17 ЕАПК) действует в каждом государстве-участнике и на него распространяется такая же правовая охрана, как и относительно национального патента, выданного в этом государстве.

•Евразийский патент дает возможность заявителю подать одну заявку на одном языке, в одно ведомство, при посредничестве одного патентного поверенного.

•Затраты на патентование значительно сокращаются по сравнению с использованием национальной процедуры патентования в государствах-участниках.

•Отсутствует риск, связанный с утратой патентных прав сразу в отношении всех государств, поскольку предусмотрен механизм преобразования отклоненной евразийской заявки в национальную.

•Затраты на поддержание евразийского патента достаточно большие по сравнению с затратами на поддержание национальных патентов.

118