2. Приоритет изобретения, полезной модели

и промышленного образца

Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1381

1. Определяющее значение для установления приоритета имеет дата подачи заявки, в которой испрашивается правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца. Установление приоритета по дате подачи заявки - типичный случай. Условия установления даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец изложены соответственно в п. 3 ст. 1375, п. 3 ст. 1376 и п. 3 ст. 1377 (см. комментарий к этим статьям).

2. Пункт 2 комментируемой статьи предусматривает, когда приоритет устанавливается по дате поступления дополнительных материалов, изменяющих сущность заявленного решения. По этой дате приоритет может быть установлен только в случае подачи самостоятельной заявки, основанной на дополнительных материалах. При этом к обязательным условиям отнесено наличие уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов по предшествующей заявке ввиду признания их изменяющими сущность заявленного в ней решения. При отсутствии такого уведомления, независимо от причин, приоритет по дате поступления дополнительных материалов (по предшествующей заявке) установлен быть не может.

Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного решения в случаях, указанных в п. 1 ст. 1378 ГК.

Другим обязательным условием для установления приоритета по дате поступления дополнительных материалов является сохранение в силе - на дату подачи самостоятельной заявки - той заявки, по которой были представлены дополнительные материалы, т.е. она на указанную дату не должна быть отозвана или признана отозванной.

3. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает т.н. внутренний приоритет, который имеет некоторую аналогию с конвенционным приоритетом (см. комментарий к ст. 1382). Правило внутреннего приоритета применяется в отношении заявок, поданных в одно и то же национальное ведомство (в данном случае - в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности) одним и тем же заявителем.

В отличие от конвенционного внутренний приоритет не может быть установлен на основании отозванной или признанной отозванной заявки.

Кодекс не устанавливает, что заявка, по которой испрашивается внутренний приоритет, и более ранняя заявка, на основании которой этот приоритет устанавливается, должны касаться одного и того же объекта интеллектуальной собственности (т.е. обе заявки должны быть заявками либо на изобретение, либо на полезную модель, либо на промышленный образец).

Очевидно, что положения п. 3 комментируемой статьи охватывают и случаи испрашивания приоритета по заявке на изобретение на основании более ранней заявки на полезную модель и наоборот, т.к. условия установления даты подачи (по которой устанавливается приоритет) для таких заявок одинаковы.

При этом при испрашивании внутреннего приоритета новая заявка не обязательно относится к тому же самому изобретению, полезной модели или промышленному образцу.

По сравнению с испрашиванием конвенционного приоритета, когда срок, отсчитываемый от даты подачи первой заявки (6 или 12 месяцев), зависит от того, к какому объекту интеллектуальной собственности (изобретению, полезной модели или промышленному образцу) относится новая заявка, при испрашивании внутреннего приоритета срок подачи новой заявки, отсчитываемый от даты подачи более ранней заявки, зависит от того, к какому объекту относилась эта более ранняя заявка.

Испрашивание внутреннего приоритета, кроме того, влияет на судьбу ранней заявки - эта заявка признается отозванной.

Если внутренний приоритет не испрошен при подаче заявки, заявитель вправе испросить его в порядке внесения изменений в документы заявки с соблюдением условий, установленных ст. 1378 (см. комментарий к ней).

Внутренний приоритет не может устанавливаться по дате поступления заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет. Это положение может относиться к любой предшествующей заявке, по которой уже испрашивался приоритет более ранний, чем дата ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Наиболее существенным действие данного ограничения оказывается в отношении более ранних заявок, по которым уже испрашивался внутренний приоритет. При отсутствии такого ограничения могла возникнуть ситуация, при которой заявитель, прибегая к испрашиванию внутреннего приоритета несколько раз подряд, смог бы переносить на более поздний срок публикацию сведений о заявке на изобретение, т.к. заявка, на основании которой испрашивается внутренний приоритет, признается отозванной. При этом возникла бы возможность "отсрочить" начало действия патента и ознакомление публики с изобретением.

4. Пункт 4 комментируемой статьи касается установления приоритета по выделенной заявке. Во многом его положения аналогичны порядку установления внутреннего приоритета (см. п. 3 комментария). В частности, сходны положения:

о том, что первоначальная и выделенная заявки не обязательно должны относиться к одному и тому же объекту интеллектуальной собственности. Допускается пара "заявка на изобретение - заявка на полезную модель" и наоборот;

о том, что выделенная заявка не обязательно должна относиться к тому же самому изобретению, полезной модели или промышленному образцу, которые заявлены в первоначальной заявке;

о том, что первоначальная заявка на дату подачи выделенной заявки не должна быть отозванной или призванной отозванной;

об отсутствии ограничения на срок испрашивания приоритета по уже поданной заявке как по выделенной, если на дату ее подачи были соблюдены условия установления такого приоритета.

Поэтому, если такой приоритет не был испрошен при подаче заявки, заявитель вправе испросить его в порядке внесения изменений в документы заявки с соблюдением условий, установленных ст. 1378 ГК.

Основные отличия от положений, относящихся к внутреннему приоритету, заключаются в следующем:

различны условия установления внутреннего приоритета и приоритета по выделенной заявке: возможность установления приоритета по выделенной заявке ограничена не конкретным сроком с даты подачи более ранней заявки, а отсутствием регистрации изобретения по первоначальной заявке или исчерпания возможности подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента;

условия установления приоритета по выделенной заявке для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов одинаковы;

первоначальная заявка в случае установления на ее основании приоритета по выделенной заявке не признается отозванной;

приоритет по выделенной заявке может испрашиваться и в том случае, когда по первоначальной заявке имеется право на более ранний приоритет; при этом приоритет по выделенной заявке устанавливается не по дате подачи первоначальной заявки, а по дате ее приоритета.

Имеется еще одно отличие. Оно относится не к возможности установления приоритета, а к его последствиям. В случае выдачи патента по заявке с испрашиванием внутреннего приоритета установленный Кодексом срок действия патента отсчитывается по общему принципу, т.е. с даты подачи этой заявки, а если патент выдан по выделенной заявке, то срок его действия исчисляется с даты подачи первоначальной заявки.

При этом если первоначальная заявка является конвенционной, то с учетом положений ст. 4G Парижской конвенции датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при наличии соответствующей просьбы заявителя.

5. Хотя выделенная заявка, как уже отмечалось, может быть подана на любое изобретение (полезную модель, промышленный образец), раскрытое в первоначальной заявке, т.е. не обязательно на то, для которого в первоначальной заявке испрашивалась правовая охрана, существует предусмотренная Кодексом (п. 5 ст. 1384) ситуация, когда выделенная заявка подается именно на такое изобретение (полезную модель, промышленный образец). Эта ситуация связана с нарушением требования единства изобретения, полезной модели, промышленного образца. При наличии такого нарушения, выявленного экспертизой или самим заявителем, на изобретение (изобретения), либо полезную модель (полезные модели), либо промышленный образец (промышленные образцы), не связанные с другими заявленными настолько, чтобы было выполнено требование единства, можно подать выделенные заявки с сохранением приоритета по первоначальной заявке (при соблюдении условий п. 4 комментируемой статьи).

6. Пункт 5 статьи предоставляет возможность установления более раннего приоритета на основании нескольких предшествующих заявок при соблюдении для каждой из них соответствующих условий, предусмотренных в п. п. 2 - 4 комментируемой статьи, а также ст. 1382 ГК.

Возможно, в частности, установление разных приоритетов для частных случаев выполнения изобретения, представленных в разных зависимых пунктах формулы изобретения; возможно также установление разных приоритетов по изобретениям, образующим группу и представленным разными независимыми пунктами формулы.

Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца

Комментарий к статье 1382

1. Пункт 1 комментируемой статьи определяет условия установления конвенционного приоритета, право на который возникает при наличии первой заявки, поданной в стране - участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Конвенционный приоритет устанавливается по дате подачи первой заявки в стране-участнице и может испрашиваться ее заявителем или его правопреемником.

В соответствии со ст. 4F Парижской конвенции возможно испрашивание по одной и той же заявке нескольких конвенционных приоритетов на основании нескольких первых заявок, в т.ч. поданных в разных странах - участницах Парижской конвенции. В этом случае обсуждаемые требования и условия должны быть выполнены по отношению к каждой из первых заявок. Изложенные положения согласно ст. 4A(2) Парижской конвенции распространяются не только на случаи, когда первая заявка подана в соответствии с национальным законодательством страны-участницы, но и на случаи, когда такая заявка подана в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами - участницами Парижской конвенции, в частности Договором о патентной кооперации (PCT) 1970 г. и Евразийской патентной конвенцией.

Конвенционный приоритет по заявке на изобретение может быть испрошен и установлен на основании первой заявки на полезную модель и наоборот (ст. 4E(2) Парижской конвенции).

В соответствии со ст. 4C(1) Парижской конвенции условия установления конвенционного приоритета неодинаковы для заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для заявки на промышленный образец, в отличие от заявки на изобретение или полезную модель, срок подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, отсчитываемый от даты подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции, при испрашивании конвенционного приоритета не должен превышать 6 (а не 12) месяцев. Возможность установления конвенционного приоритета по заявке, поданной с соблюдением названных условий, как следует из ст. 4A(3) Парижской конвенции, не зависит от судьбы первой заявки в стране ее подачи.

В отличие от условий, предусмотренных Парижской конвенцией, можно продлить срок представления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на 2 месяца и только в том случае, если заявитель предпринял все необходимое для подачи заявки в установленный срок (12 или 6 месяцев), однако по независящим от него обстоятельствам не смог его соблюсти.

2. Пункты 2 и 3 комментируемой статьи содержат условия, ограничивающие сроки, в течение которых заявитель вправе указать, что им испрашивается конвенционный приоритет: в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец - 2 месяцами, а для изобретений - 16 месяцами (т.е. более льготный срок) с даты подачи первой заявки в патентное ведомство страны - участницы Парижской конвенции.

3. Заявителю, который не представил заверенную копию первой заявки в установленный срок, предоставлена возможность восстановить право конвенционного приоритета. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока должно быть подано в пределах 16-месячного срока. Условием удовлетворения этого ходатайства является подтверждение того, что заявитель запросил копию первой заявки в том патентом ведомстве, куда она была подана, не позднее 14 месяцев с даты подачи этой заявки. Кроме того, заверенную копию первой заявки нужно представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 2 месяцев с даты ее получения из ведомства, в котором она была запрошена.

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности имеет право потребовать от заявителя представления перевода первой заявки на русский язык. Однако это касается лишь ситуации, в которой от подтверждения наличия права на конвенционный приоритет зависит установление патентоспособности заявленного изобретения. Это означает, что представление упомянутого перевода необходимо только тогда, когда в процессе экспертизы заявки выявлены источники, потенциально (при неподтверждении права на конвенционный приоритет) препятствующие выдаче патента, т.к. они включены в уровень техники, находящейся в интервале между датой испрашиваемого конвенционного приоритета и датой подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1383

1. Пункт 1 комментируемой статьи касается случаев подачи нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Изобретения, полезные модели по разным заявкам можно считать идентичными, если полностью совпадает содержание независимых пунктов их формул, характеризующее указанные объекты. Для признания содержания независимых пунктов формул идентичным, очевидно, достаточно совпадения включенных в них совокупностей признаков и не требуется полного совпадения в отношении редакции этих пунктов.

Промышленные образцы по разным заявкам можно считать идентичными, если совпадает совокупность их существенных признаков, приведенных в перечне существенных признаков и отображенных на изображениях изделий.

2. Комментируемая норма, исходя из смысла и назначения (предотвратить коллизии, обусловленные выдачей нескольких охранных документов на одинаковые объекты, из которых ни один не может быть противопоставлен другому ввиду совпадения дат приоритета), должна использоваться только тогда, когда хотя бы для одной из заявок, содержащих признанные идентичными объекты, установлено отсутствие препятствий, кроме наличия другой (других) заявки (заявок) на выдачу патента.

Если заявителей два и более, достигнутое между ними соглашение не должно предусматривать выдачу нескольких патентов на идентичные объекты интеллектуальной собственности.

Когда заявителем разных заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы является одно и то же лицо, решение о том, по какой заявке следует выдавать патент, принимается по его выбору.

Законодателем установлен 12-месячный срок, в течение которого заявители должны сообщить о достигнутом ими соглашении, а единственный заявитель - о своем выборе.

При выдаче патента по одной из заявок (по соглашению заявителей) все авторы, указанные в заявках, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

Установлена санкция - признание заявок отозванными, если в указанный срок не поступит сообщение заявителей о достигнутом соглашении (сообщение единственного заявителя о сделанном им выборе) либо совместная просьба заявителей (просьба единственного заявителя) о продлении указанного срока.

3. Пункт 2 комментируемой статьи содержит норму, согласно которой в случае, когда выявлены идентичные изобретение и полезная модель по заявкам одного и того же заявителя с одним и тем же приоритетом, становится возможной выдача патента по одной из заявок (с большей вероятностью это будет заявка на полезную модель) до завершения рассмотрения другой заявки (с большей вероятностью это будет заявка на изобретение). В этом случае выдача патента по второй заявке возможна только при условии прекращения действия уже выданного патента по заявлению его обладателя. Это создает возможность для быстрого приобретения правовой охраны технического решения (сначала в форме патента на полезную модель) и обеспечения ее непрерывности (перехода к охране в форме патента на изобретение после установления патентоспособности изобретения и прекращения действия патента на полезную модель).