2. Использование товарного знака и распоряжение

исключительным правом на товарный знак

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак

Комментарий к статье 1484

1. Пункт 2 ст. 1229 ГК устанавливает возможность принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) одному или нескольким лицам совместно. В связи с этим представляется необходимым отметить следующее.

2. Возможность совместного обладания исключительными правами на такие объекты, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, объекты авторского права и смежных прав, не является новой для российского законодательства <1>. Возможность сообладания исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания известна и зарубежному законодательству. Резонно предположить, что часть 4 ГК, вводя общее положение о возможности совместного обладания исключительным правом на средство индивидуализации, не только предоставила правообладателям серьезные преимущества по сравнению с традиционным индивидуальным владением правом на средство индивидуализации, но и учла интересы потребителей. Однако комплексное исследование норм гл. 69 и 76 приводит к выводу, что сообладание исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания) может вызвать затруднения при их практической реализации <2>.

--------------------------------

<1> См., например, ст. 10 ранее действовавшего Патентного закона, ст. 12 ранее действовавшего Закона о селекционных достижениях.

<2> Так, следуя установлениям абз. 1 п. 3 ст. 1229 ГК, два или три правообладателя одного товарного знака будут самостоятельно (отдельно от других сообладателей) маркировать производимые ими товары одним и тем же товарным знаком и также самостоятельно их реализовывать. Возможно, сообладатели заключат между собой соглашение, в котором возьмут на себя взаимные обязательства по соблюдению единых качественных характеристик производимых ими товаров. Однако закон не обязывает их брать на себя такие обязательства. Очевидно, что у каждого из сообладателей товары будут неодинакового качества. Потребитель, однажды приобретший товар ненадлежащего качества, не сможет разобраться, кто именно из сообладателей виноват; он просто не будет приобретать товар, маркированный таким "совместным" товарным знаком.

Не менее проблематичным представляется и применение абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК. Что следует понимать под совместным использованием средства индивидуализации? Закон не делает никаких оговорок в отношении способов использования, осуществляемых совладельцами товарного знака. Это означает, что все они должны осуществляться совместно. Правообладатели будут совместно размещать товарный знак на товарах, этикетках, совместно демонстрировать товары со своим "общим" товарным знаком на выставках и ярмарках, совместно хранить такие товары, совместно их ввозить на территорию Российской Федерации и т.д. Представить такое использование достаточно сложно.

Возможно возникновение проблем и при применении других положений Кодекса, связанных с регистрацией товарного знака, - установление приоритета, установление наличия приобретенной различительной способности и др. (Подробнее об этой проблеме см.: Косунова Д.Д. Сообладание правами на средства индивидуализации // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. N 6. С. 73 - 81.)

3. Помимо того что правообладатель может использовать принадлежащий ему товарный знак любым законным способом, п. 2 комментируемой статьи называет ряд специальных правомочий, входящих в исключительное право на товарный знак. Так, исключительное право может осуществляться путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковке товаров, при введении товаров в гражданский оборот. Знаки обслуживания могут размещаться на одежде персонала, выполняющего работы и оказывающего услуги.

Для индивидуализации товаров и услуг товарный знак может использоваться в рекламе, а также в предложениях о продаже товаров, которые еще не введены в гражданский оборот. Осуществление исключительного права возможно также путем размещения товарного знака на деловой документации, чаще всего на сопроводительных документах.

В современных условиях большое значение имеет еще одно законодательно установленное правомочие - использование товарного знака в сети Интернет, на различных сайтах, а также в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительное право на товарный знак включает также право распоряжаться товарным знаком, например путем передачи права на него (договор отчуждения или лицензионный договор) полностью или частично другому лицу; путем продления срока действия регистрации, внесения в нее изменений и т.д.

Статья 1485. Знак охраны товарного знака

Комментарий к статье 1485

Комментируемая статья, как и ранее действовавший Закон о товарных знаках, закрепляет за правообладателем возможность оповещать неопределенный круг лиц о том, что принадлежащий ему товарный знак, используемый на производимых и реализуемых товарах, охраняется на территории Российской Федерации. Одновременно законодательно закрепляются способы осуществления оповещения. При этом, следуя ст. 5D Парижской конвенции, не обязывающей страны-участницы предусматривать в своих законах нормы об обязательном помещении каких-либо указаний на то, что знак зарегистрирован, Гражданский кодекс указывает, что размещение предупредительной маркировки является правом, а не обязанностью правообладателя ("правообладатель вправе"). Нельзя, однако, не отметить, что в соответствии с п. 5 ст. 1515 ГК предусмотрена ответственность за использование предупредительной маркировки по отношению к товарным знакам, которые не были зарегистрированы в качестве товарных знаков. Необходимо также обратить внимание, что в ряде случаев использование предупредительной маркировки несет так называемую рекламную функцию, поскольку в известной степени привлекает внимание потребителей, воспринимающих ее как указание на особый статус маркированных им товаров.

Кроме того, использование предупредительной маркировки отчасти помогает избежать случаев превращения товарного знака в "видовое" обозначение, т.е. вошедшее во всеобщее употребление для маркировки товаров определенного вида, т.к. используемые символы указывают на правовую охрану знака.

Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака

Комментарий к статье 1486

1. Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (см. комментарий к ст. 1484), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать принадлежащий ему товарный знак. Таким образом, Гражданским кодексом провозглашается принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака как условия сохранения права на него. Требование об обязательном использовании товарного знака является вполне обоснованным и призвано обеспечивать и интенсивное, и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данное установление ГК способствует также "очищению" реестра от "мертвых" знаков, которые не используются правообладателями для маркировки производимых товаров, и снятия препятствий для производителей, готовых производить и реализовывать товары под сходными товарными знаками.

Данная норма может в ряде случаев способствовать борьбе с "пиратами" - лицами, регистрирующими на свое имя товарные знаки и тем самым перекрывающими возможность выхода на рынок реальным (фактическим) производителям товаров, в т.ч. зарубежным.

2. Прекращение правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в п. 1 комментируемой статьи, производится не по инициативе федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в функции которого проверка использования товарного знака не входит. Для начала процесса досрочного прекращения регистрации необходимо, чтобы в палату по патентным спорам было подано соответствующее заявление.

3. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках в качестве субъекта отношений, связанных с досрочным прекращением регистрации, называлось "любое лицо"; в Гражданском кодексе речь идет о "заинтересованном лице". То есть можно сделать вывод, что от лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, требуются доказательства его заинтересованности.

Необходимо также обратить внимание на то, что комментируемая статья предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в отношении как всех товаров, для которых он зарегистрирован, так и их части. Иными словами, если товарный знак реально, а не номинально используется правообладателем в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и правообладатель может доказать такое использование, регистрация товарного знака будет прекращена только в отношении тех товаров, для маркировки которых использование не осуществляется. Комментируемое положение дает, таким образом, возможность лицу, подающему заявление в палату по патентным спорам, ограничить свои требования о прекращении правовой охраны товарного знака только теми товарами, которые его интересуют.

Следует иметь в виду, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату не ранее чем через 3 года после регистрации товарного знака в Государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям ст. 5C (1) Парижской конвенции, предоставляет владельцу товарного знака т.н. льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товара и т.д.

4. Предусматривая возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, Гражданский кодекс в п. 2 ст. 1486 раскрывает те действия, которые признаются использованием товарного знака. Это, в частности, его размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые тем или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, на деловой документации и т.д., при этом использованием товарного знака не признаются указанные в п. 2 действия, которые не связаны непосредственно с введением товаров в гражданский оборот. Таким образом, например, использование товарного знака только в сети Интернет не будет являться использованием товарного знака при разрешении вопроса о прекращении его правовой охраны.

5. Следуя положениям п. (2) ст. 5C Парижской конвенции, Гражданский кодекс признает использованием товарного знака его использование в несколько измененном виде, т.е. с изменением отдельных элементов, не влияющих на различительную способность знака и не ограничивающих его правовую охрану. Такими изменениями, в частности, могут признаваться изменения прописных букв на строчные в словесном товарном знаке либо использование изобразительного товарного знака в зеркальном отображении. Положения рассматриваемой статьи корреспондируют с нормами, нашедшими отражение в ст. 1505 (см. комментарий к ней).

6. При рассмотрении вопросов использования товарных знаков необходимо обратить внимание на субъектов такого использования.

В ранее действовавшем Законе о товарных знаках фигурировали только два субъекта обозначенных выше правоотношений - сам правообладатель и лицо, которому такое право предоставлено в рамках лицензионного договора. Лицо, использующее товарный знак под контролем правообладателя, впервые появляется в Гражданском кодексе.

Пункт 3 статьи устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе; при этом владельцу товарного знака предоставляется возможность ссылаться на независящие от него обстоятельства как на причины, приведшие к неиспользованию товарного знака. Такими обстоятельствами могут признаваться ограничения по импорту какой-либо продукции, срыв поставок сырья, изменение условий реализации продукции и т.д.

В последнем пункте комментируемой статьи указывается, что с прекращением правовой охраны товарного знака, ставшей следствием применения процедуры досрочного прекращения регистрации, правообладатель утрачивает право на товарный знак, т.е. у него исчезает возможность использовать товарный знак, распоряжаться товарным знаком и запрещать его использование третьим лицам (см. комментарий к ст. 1484).

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1487

1. В соответствии со ст. 1484 ГК правообладатель использует товарный знак и запрещает его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Единственным исключением из указанного правила является положение, закрепленное комментируемой статьей. Принцип исчерпания прав означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на рынок. Необходимо особенно подчеркнуть, что товары должны быть теми же самыми, никаким образом не измененными.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Его последующее введение в гражданский оборот, в связи с которым рассматривается вопрос об исчерпании исключительного права на товарный знак, также должно иметь место на территории Российской Федерации.

2. Особое внимание хотелось бы уделить вопросу допустимости применения принципа исчерпания права к знаку обслуживания и, соответственно, к оказываемым услугам.

Пунктом 2 статьи 1477 установлено, что правила Кодекса о товарных знаках применяются и к знакам обслуживания. Из этого следует, казалось бы, вывод о применимости принципа исчерпания права к знаку обслуживания. Однако практика применения ранее действовавшего Закона о товарных знаках свидетельствует об ином <1>. Исправить ситуацию могло бы дополнение ст. 1487 оговоркой, исключающей применение данной нормы в отношении услуг.

--------------------------------

<1> Так, представляется очевидным, что парикмахерские услуги или, например, услуги ресторанов, будучи введенными в гражданский оборот правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия, не могут быть дальнейшим объектом оборота, даже если лицо, которому данные услуги были оказаны, является профессиональным парикмахером или поваром. Также сложно себе представить, что клиент банка после получения соответствующих услуг будет выдавать кредиты, совершать расчетные операции и т.д. под товарным знаком своего банка, ссылаясь на принцип исчерпания прав.

Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1488

1. Исключительное право на товарный знак может реализовываться путем распоряжения товарным знаком, в т.ч. путем его полной или частичной передачи этого права юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю.

Отчуждение исключительного права означает, что после вступления договора в силу исключительное право на данный товарный знак переходит к новому владельцу (новому правообладателю).

2. В статье особо отмечается, что исключительное право на товарный знак может передаваться в отношении всех либо части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. То есть если товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 9 и 13 классов МКТУ, исключительное право может передаваться как для индивидуализации товаров, относящихся к обоим обозначенным классам, так и товаров, относящихся к одному из них либо их части (при условии соблюдения п. 2 комментируемой статьи).

Пункт 1 статьи не содержит каких-либо специальных требований к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак. Из содержания комментируемой нормы лишь следует, что, во-первых, такой договор должен относиться лишь к зарегистрированным (исходя из положений других норм Кодекса - охраняемым) товарным знакам; во-вторых, исключительное право может быть передано сразу двум другим приобретателям (одному передается исключительное право в отношении одного класса товаров, а другому - в отношении оставшихся классов товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак); в-третьих, объем отчуждаемого права может не совпадать с объемом охраняемого исключительного права.

3. Общее ограничительное правило содержится в п. 2 комментируемой статьи: отчуждение исключительного права не должно являться причиной введения потребителя в заблуждение. При этом Гражданский кодекс не раскрывает, что именно может пониматься под введением потребителя в заблуждение, и не содержит перечня тех случаев, которые могут рассматриваться как вводящие в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Принимая во внимание тот факт, что правовое регулирование отношений, связанных с передачей (отчуждением) исключительных прав на товарные знаки, значительно не изменилось, можно руководствоваться подходами, использовавшимися в ранее действовавшем законодательстве. Исходя из этого договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящий в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:

обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;

официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;

официальное контрольное, гарантийное и пробирное клейма, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ним до степени смешения обозначение, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или правообладателя, если исключительное право на товарный знак отчуждается в пользу лица, которому такое право не предоставлено;

обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если исключительное право на товарный знак отчуждается в пользу лица, находящегося в другом географическом объекте;

обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также изображение культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если исключительное право на товарный знак отчуждается в пользу лица, не имеющего согласия собственника.

Отчуждение исключительного права на товарный знак также может быть признано как вводящее в заблуждение, когда оно осуществляется относительно:

части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;

товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец;

товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

4. В отличие от значительного числа оснований, вошедших в вышеприведенный перечень, но не содержащихся в самом Гражданском кодексе, одно из возможных оснований п. 3 комментируемой статьи выделяет, учитывая при этом особую природу такого средства индивидуализации, как наименование места происхождения товара.

В Российской Федерации зарегистрировано значительное число товарных знаков, в которые в качестве неохраняемых элементов включены зарегистрированные в стране наименования мест происхождения товаров. Безусловно, их регистрация была осуществлена с соблюдением закона о возможности регистрации таких товарных знаков только на имя лиц, имеющих свидетельство на право пользования тем или иным наименованием места происхождения товара. Очевидно, что последующая бесконтрольная передача подобных товарных знаков лицам, не имеющим права пользования наименованием места происхождения товара (в настоящее время - исключительного права на наименование места происхождения товара), не только вводила бы потребителей в заблуждение, но и, по сути, нарушала бы п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках. Таким образом, установление п. 3 комментируемой статьи преследует две цели - защиту интересов потребителей и предотвращение "опосредованного" нарушения закона.

5. Из содержания комментируемой статьи не следует запрета на передачу нескольких товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, в рамках договора об отчуждении исключительного права на товарный знак между одним правообладателем и одним приобретателем.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Комментарий к статье 1489

1. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак путем предоставления лицензии на его использование. Под предоставлением лицензии понимается заключение гражданско-правового договора, в соответствии с которым правообладатель - лицензиар предоставляет или обязуется предоставить другой стороне - лицензиату право использовать принадлежащий ему товарный знак. Границы пользования исключительным правом на товарный знак в рамках различных лицензионных договоров могут весьма различаться. Такое использование может быть в значительной степени ограничено. Например, лицензиар может предоставить право пользования товарным знаком на определенный срок, а может и не указывать его, придерживаясь общего правила Гражданского кодекса, ограничивающего срок действия лицензионного договора сроком действия правовой охраны товарного знака. Ограничения также относятся к территории, на которой лицензиат вправе будет использовать товарный знак. В качестве территории может рассматриваться как вся Россия, так и ее отдельные регионы. Практика показывает, что иногда лицензиар ограничивает территорию использования товарного знака вплоть до улицы и дома в каком-либо определенном населенном пункте.

2. Гражданским кодексом предусматривается возможность ограничения права использования товарного знака и применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Подобное установление следует понимать как закрепленную за правообладателем возможность предоставлять право пользования товарным знаком и в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, и для их части. Такое понимание объема предоставляемых прав следует из положений ранее действовавшего законодательства. В соответствии с абз. 1 ст. 26 Закона о товарных знаках право на использование товарного знака могло быть предоставлено в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, а не в отношении определенной сферы предпринимательской деятельности. Использовавшаяся ранее формулировка представляется более корректной, учитывая, что объем исключительного права на товарный знак определяется исходя из перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а не из сферы предпринимательской деятельности, где эти товары могут быть использованы, а услуги предоставлены.

3. Подобно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор должен относиться только к охраняемым в Российской Федерации товарным знакам и знакам обслуживания; при этом правообладатель товарного знака может предоставлять право пользования несколькими принадлежащими ему товарными знаками в рамках одного договора.

4. Следует также иметь в виду, что субъектами лицензионного договора (лицензиаром и лицензиатом) могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

5. При предоставлении лицензии правообладатель может оставить за собой право использовать товарный знак самостоятельно и заключать лицензионные (сублицензионные) договоры с третьими лицами (неисключительная лицензия). В договоре может содержаться и условие о том, что на срок его действия лицензиар теряет право предоставлять лицензии (сублицензии) третьим лицам, а зачастую и использовать товарный знак (исключительная лицензия).

6. В рамках лицензионного договора лицензиату может быть предоставлено право на заключение сублицензионных договоров с третьими лицами. Следует, однако, иметь в виду, что указанное право должно быть специально оговорено, иначе сублицензионный договор будет признан недействительным.

7. Следуя традициям российского законодательства о товарных знаках, в п. 2 комментируемой статьи включено указание на те обязательные условия, которые должны содержаться в лицензионном договоре. Такими условиями являются: обеспечение лицензиатом соответствия качества производимых им товаров требованиям качества, установленным лицензиаром, а также предоставление лицензиару права осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Иными словами, обязанность лицензиата корреспондирует с правом лицензиара. Такое установление призвано защитить репутацию товарного знака путем недопущения маркировки товаров, не соответствующих определенным качественным характеристикам.

Хотя Гражданским кодексом и не предусматривается какой-либо ответственности за несоблюдение указанного выше условия (она остается на усмотрение сторон договора), комментируемая статья дает возможность предъявления к сторонам договора различных требований, связанных с лицензионными товарами, в т.ч. привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством. При этом в случаях, когда претензии связаны с товарами, изготовленными лицензиатом, Гражданский кодекс устанавливает солидарную ответственность лицензиата и лицензиара, означающую возможность предъявления требований одновременно и к лицензиату, и к лицензиару.

8. Пункт 3 статьи особое внимание уделяет такой группе товарных знаков, которые содержат в качестве неохраняемых элементов зарегистрированные на территории Российской Федерации наименования мест происхождения товаров. В частности, законодатель устанавливает условие, без соблюдения которого подобные знаки не могут быть предметом лицензионного договора. Таким условием является наличие у лицензиата права пользования наименованием места происхождения товара, которое является неохраняемым элементом товарного знака, предоставляемого по лицензии.

9. Нельзя также не отметить, что распоряжение исключительным правом на товарный знак может осуществляться по договору коммерческой концессии (гл. 54 ГК).

Статья 1490. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак

Комментарий к статье 1490

1. В отличие от положений ранее действовавшего законодательства, п. 1 комментируемой статьи содержит правило о форме договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров, а также других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак. Относительно таких договоров предусматривается письменная форма, а также последующая регистрация в уполномоченном органе. Этим органом назван федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак либо договора о предоставлении другому лицу права использования товарного знака влечет в соответствии с п. 6 ст. 1232 ГК недействительность договора. Аналогичные последствия наступают при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора - такой переход будет считаться несостоявшимся.

3. Порядок государственной регистрации договоров устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Для начала процесса регистрации договора правообладатель должен представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление в соответствующей форме, к которому прилагается определенное количество экземпляров регистрируемого договора. Требование о предоставлении нескольких экземпляров обусловлено тем, что один из них в качестве контрольного остается в регистрирующем органе, а остальные с соответствующими отметками возвращаются сторонам. По установленному порядку заявления о регистрации, а также прилагаемые к ним договоры рассматриваются в течение 2 месяцев с даты их поступления. В процессе рассмотрения заявления и договоров проверяются правомочия лица, передающего право, т.е. устанавливается, является ли он законным владельцем товарного знака - предмета договора отчуждения или лицензии. Кроме того, проверяется наличие указания на вторую сторону - приобретателя исключительного права на товарный знак или лицензиата. Немаловажной является и проверка правильности указания предмета договора, в частности номера свидетельства на товарный знак. Устанавливается также, правильно ли указан вид распоряжения товарным знаком, поскольку зачастую указывается, что право на товарный знак отчуждается, но стороны включают в договор условие о сроке такого отчуждения, территории использования товарного знака и т.д., что характерно для лицензионного договора. Далее проверяется соотношение вида передачи прав с тем объемом прав, который передается по договору. То есть в отношении, например, лицензионных договоров устанавливается, является ли лицензия неисключительной (по ней за правообладателем остается значительный объем прав) либо исключительной (по ней правообладатель лишается возможности предоставлять лицензии третьим лицам, а иногда и самостоятельно использовать товарный знак).

При рассмотрении лицензионных договоров проверяется также срок действия лицензии и ее территория. Как и в договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак, так и в лицензионном договоре предметом договорных отношений может быть передача или предоставление права пользования товарным знаком в отношении только части товаров или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован. Следовательно, в процессе экспертизы договоров проверяется и это условие.

К заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ об уплате. Если в рамках одного договора предоставляется право на несколько товарных знаков, то размер пошлины рассчитывается исходя из их количества.

В случаях установления несоответствия договора, заявления или иных прилагаемых к заявлению документов требованиям законодательства правообладателю направляется запрос, содержащий предложение устранить выявленные недостатки. При своевременном их устранении договор регистрируется. В случае же, когда выявленные недостатки не могут быть устранены (например, в договоре указывается еще не зарегистрированный товарный знак, по заявке на товарный знак уже принято решение о регистрации, но товарный знак еще не включен в Реестр и номер ему не присвоен), в регистрации договора отказывается.

Очевидно, что в период действия того или иного лицензионного договора может возникнуть необходимость внести в него какие-либо изменения или дополнения. Согласно общим положениям Гражданского кодекса, относящимся к гражданско-правовым договорам, такая возможность имеется в отношении уже зарегистрированных лицензионных договоров. При наличии волеизъявления сторон могут быть изменены и подлежат последующей регистрации изменения лицензионного договора, касающиеся в том числе: определения сторон (если, например, у одной из них изменилась организационно-правовая форма); предмета договора (изначально лицензия предоставлялась в отношении двух товарных знаков, а теперь в отношении одного); вида передачи товарного знака (например, когда лицензионный договор меняется на договор об отчуждении исключительного права); объема передаваемых прав (например, меняется срок лицензии).

Заявления о регистрации изменений рассматриваются в течение 2 месяцев и в случае установления их соответствия требованиям законодательства регистрируются. Сторонам сообщается о регистрации изменений соответствующим уведомлением.

4. Как и любые другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, сведения о регистрации всех договоров вносятся в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации, а также публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1491

1. Гражданским кодексом, как и ранее действовавшими законодательными актами, устанавливается, что исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет. При этом срок исчисляется не с момента регистрации товарного знака, а с даты подачи заявки на государственную регистрацию.

Уместно отметить, что подобное исчисление срока действия регистрации товарного знака (или срока действия исключительного права на товарный знак) не является общепринятым. В ряде зарубежных стран, в т.ч. и в республиках, входивших в состав СССР, срок действия исключительного права на товарный знак исчисляется с момента его внесения в реестр товарных знаков.

Пошлина за регистрацию товарного знака и, соответственно, за его правовую охрану оплачивается один раз в 10 лет. Иными словами, у правообладателя нет необходимости оплачивать ежегодные пошлины для поддержания товарного знака в силе, как это предусмотрено, например, для патентов на изобретения. Кроме того, срок действия исключительного права на товарный знак (в терминологии ранее действовавшего законодательства - регистрации товарного знака) может быть продлен неограниченное количество раз.

Закон не обязывает федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществлять контроль за своевременностью продления срока действия исключительного права на товарный знак. В связи с этим правообладатель должен самостоятельно отслеживать сроки продления.

2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет условия продления срока действия исключительного права на товарный знак. В частности, указано на обязательность подачи правообладателем соответствующего заявления. Такое заявление может быть подано лишь в определенный период действия исключительного права - в последний (т.е. десятый) год действия права либо в течение 6 месяцев с момента истечения срока его действия. Однако в этом случае подача заявления и ходатайства должна сопровождаться уплатой дополнительной пошлины.

Согласно установленному порядку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности правообладателем или от имени правообладателя товарного знака подается заявление в письменной форме с просьбой продлить срок действия регистрации товарного знака на следующие 10 лет.

К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, а если испрашивается льготный срок - документ, подтверждающий уплату пошлины за его предоставление. Комментируемая статья не содержит указания на необходимость уплаты пошлины за продление срока действия исключительного права на товарный знак. О том, что такая пошлина должна быть, можно сделать вывод, основываясь на положениях ст. 1249 ГК: "перечень иных, кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи, юридически значимых действий, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты... устанавливаются Правительством Российской Федерации".

Представляется необходимым отметить, что положение Гражданского кодекса о возможности предоставления льготного периода для продления срока действия исключительного права на товарный знак соответствует нормам, содержащимся в ст. 5 bis Парижской конвенции, которые устанавливают, что в странах Союза должен предусматриваться льготный срок для уплаты пошлины за продление срока действия объекта промышленной собственности не менее 6 месяцев, при этом страны - участницы Парижской конвенции могут увеличить такой срок.

3. Согласно п. 3 комментируемой статьи сведения о продлении срока действия исключительного права вносятся в Государственный реестр товарных знаков, а также в свидетельство на товарный знак. При этом важно отметить, что свидетельство на товарный знак не является документом, который должен быть направлен в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для фиксации продления срока действия исключительного права, поскольку правообладателю выдается приложение к свидетельству, содержащее сведения о продлении этого срока.