§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец,

созданные в связи с выполнением служебного задания

или при выполнении работ по договору

Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец

Комментарий к статье 1370

1. В пункте 1 комментируемой статьи содержится определение понятий "служебное изобретение", "служебная модель", "служебный промышленный образец". Законодатель относит к служебным объектам патентного права созданные в силу выполнения трудовых обязанностей и в силу конкретного задания работодателя. Законодатель попытался расширить объем названных выше понятий, отнеся к служебным объектам патентного права не только те, которые созданы в силу трудовых обязанностей, но и те, которые созданы за пределами трудовой обязанности лицом, состоящим в трудовых отношениях с лицом, который дал ему задание на создание объекта патентного права. Вместе с тем представляется, что если речь идет о выполнении задания по созданию объекта патентного права за рамками трудового договора, то объект патентного права не должен относиться к служебному, так как в этом случае лицо, дающее задание другому лицу, не может рассматриваться по отношению к последнему лицу в качестве работодателя. Таким образом, представляется, что необходимо изменить определения понятий "служебное изобретение", "служебная полезная модель", "служебный промышленный образец", данные в комментируемой статье, так как расширение объема этих понятий приводит к необоснованному ограничению прав авторов. Следует предусмотреть, что служебным изобретением, служебной полезной моделью, служебным промышленным образцом являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые созданы в силу обязанностей, обусловленных трудовым договором.

2. В пункте 2 ст. 1370 ГК РФ предусматривается, что право авторства принадлежит работнику. Согласно ст. 1356 ГК РФ право авторства - это право быть признанным автором изобретения, полезной модели или промышленного образца. Данное право неотчуждаемо и непередаваемо. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы нередко создаются коллективами авторов, следовательно, право авторства принадлежит всем лицам, которые вложили творческий вклад в создание изобретения, полезной модели, промышленного образца.

3. Согласно п. 3 комментируемой статьи, право на получение патента и соответственно возникшее в связи с регистрацией объекта патентного права исключительное право принадлежат работодателю. Однако положения п. 3 комментируемой статьи носят диспозитивный характер и могут быть изменены трудовым или иным договором между работником и работодателем. Условия договора о распределении права между работником и работодателем имеют гражданско-правовой характер, их включение в трудовой договор как документ не превращает их в трудовые. Условия о распределении права между работником и работодателем может содержаться и в отдельном договоре, что представляется более целесообразным, так как дает возможность учитывать конкретные обстоятельства дела.

4. Если презумпция принадлежности права на получение патента работодателем не изменена договором между работником и работодателем, то работник обязан письменно уведомить работодателя о создании объекта, в отношении которого возможна правовая охрана.

Работодатель после получения такого уведомления может либо подать заявку на получение патента либо передать право на получение патента третьему лицу или обеспечить режим коммерческой тайны и информировать об этом работника. Если он не совершил какое-либо из действий в течение четырех месяцев, то право на получение патента по истечении данного срока будет принадлежать работнику. Для защиты интересов работодателя законодатель предоставляет ему право использовать объект патентного права в собственном производстве. Данное право носит обязательственный характер, возникает в силу юридических фактов, указанных в законе, и представляет собой законную лицензию, которая является неисключительной, т.е. предоставляет право работодателю использовать служебные объекты патентного права наряду с другими лицами. Данная лицензия носит возмездный характер, так как в п. 4 комментируемой статьи предусматривается необходимость выплаты патентообладателю компенсации. Необходимо отметить, что на стороне патентообладателя может выступать не только автор, но и лицо, которому автор может уступить право на получение патента. Таким образом, компенсация, если автор уступит право на получение патента третьему лицу и данное лицо получит патент, должна выплачиваться последнему лицу. Комментируемая статья предусматривает, что размер компенсации, условия и порядок ее выплаты должны определяться договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Автору служебных объектов патентного права принадлежит право на вознаграждение, если работодатель:

получит патент на служебные объекты патентного права;

примет решение о сохранении информации о служебных объектах патентного права в тайне и сообщит об этом работнику;

передаст право на получение патента третьему лицу;

не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Представляется, что выплачивать вознаграждение в любом из этих случаев должен работодатель. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ должны быть определены договором между работодателем и работником. В сущности, между ними заключается не договор, а соглашение, так как последнее не порождает обязательство, а лишь конкретизирует его условия. Если не достигнуто согласие, размер, порядок и условия выплаты вознаграждения устанавливаются судом.

5. Положения п. 5 комментируемой статьи направлены на защиту интересов работодателя. В них предусматривается, что если объекты патентного права были создана работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, то такие объекты патентного права не являются служебными и право на получение патента принадлежит авторам этих объектов. Вместе с тем предусматривается, что работодатель может потребовать предоставления безвозмездной простой лицензии на использование созданного объекта патентного права для собственных нужд на весь срок действия исключительного права на объект патентного права или возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такого объекта. Таким образом, работодатель может требовать заключения лицензионного договора, который должен быть безвозмездным, неисключительным и касаться только таких способов использования объектов патентного права, которые необходимы работодателю в собственном производстве. Если работодатель хочет получить разрешение на другие способы использования, то положения п. 5 ст. 1370 не применяются, а применяются положения ст. ст. 1235 - 1237 и 1367 ГК РФ.

Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору

Комментарий к статье 1371

1. Пункт 1 устанавливает, что если объект промышленной собственности был создан по гражданскому договору, прямо не предусматривающему его создание исполнителем, то право на получение патента и исключительное право на такой объект принадлежат подрядчику (исполнителю), если данным договором не было предусмотрено иное.

Если же создание изобретения, полезной модели или промышленного образца было предметом договора или такая обязанность прямо предусматривалась иными его условиями, заказчик вправе использовать созданные таким образом объекты на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. Однако стороны могут в договоре определить иной порядок.

Вознаграждение подрядчику (исполнителю) - автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, который не является обладателем патента, выплачивается согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ.

2. В соответствии с п. 2, если договором не предусмотрено иное, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные им по гражданскому договору изобретение, полезную модель или промышленный образец, в отношении которых исполнитель передал заказчику или иному лицу право на получение патента или исключительные права.

Указанное использование допускается в строго определенном комментируемой нормой объеме: для собственных нужд исполнителя на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, однако в течение всего срока действия патента.

Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу

Комментарий к статье 1372

1. В отличие от ст. 1371, которая регулирует отношения, связанные с созданием объектов патентного права при выполнения работы по договору, предметом которых не является создание объектов патентного права, в том числе промышленного образца, ст. 1372 посвящена отношениям, которые возникают в связи с созданием промышленного образца по договору, являющегося предметом договора. В отношении созданных в соответствии с п. 1 ст. 1372 промышленных образцов устанавливается обратная презумпция распределения прав по сравнению с промышленными образцами, созданными в соответствии с п. 1 ст. 1371 Кодекса. Согласно п. 1 ст. 1372 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на созданный промышленный образец принадлежат заказчику, если иное не предусмотрено договором между подрядчиком и заказчиком.

2. Согласно п. 2 комментируемой статьи в случае закрепления права за заказчиком подрядчик имеет право использовать промышленный образец для собственных нужд. Данное право носит обязательственный характер и представляет собой законную лицензию, безвозмездную и носящую неисключительный характер. Право использования промышленного образца действует в течение срока действия патента.

В пункте 2 ст. 1372 Кодекса, предусматривающей право подрядчика на использование промышленного образца, используется выражение "поскольку договором не предусмотрено иное". Оно делает не совсем ясным смысл данной нормы и расположение его в данном пункте не позволяет сделать однозначного вывода о том, к чему оно (выражение) относится, - к тому, что договором можно либо лишить подрядчика права использовать промышленный образец для собственных нужд, либо изменить условия лицензии, на которых закон предоставляет право использования промышленного образца подрядчику.

3. Если в соответствии с договором права на получение патента и исключительное на промышленный образец принадлежат подрядчику, то за заказчиком признается право безвозмездного использования промышленного образца для собственных нужд. Данное право носит обязательственный характер и представляет собой законную лицензию, носящую неисключительный характер и являющуюся безвозмездной. Данное право использования промышленного образца действует в течение срока действия патента.

4. Автору созданного по заказу промышленного образца, не являющемуся правообладателем, принадлежит право на вознаграждение, размер, порядок и условия выплаты которого устанавливаются в соответствии с нормами п. 4 ст. 1370, касающимися авторов служебных промышленных образцов.

Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

Комментарий к статье 1373

1. Государственный или муниципальный контракт отличается от обычного договора особым субъектным составом тем, что работы выполняются для государственных или муниципальных нужд и финансируются соответственно за счет средств федерального бюджета, средств субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Сторонами государственного контракта являются государственный или муниципальный заказчик и исполнитель. На стороне государственного или муниципального заказчика выступают Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование. Публично-правовые образования действуют как самостоятельные субъекты права наряду с физическими и юридическими лицами. Гражданско-правовой статус публично-правовых образований определяется гл. 5 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 124 ГК РФ к публично-правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Следует отметить, что государство создается не для того, чтобы участвовать в гражданском обороте, а для выполнения публичных функций. В связи с этим участие государства в гражданском обороте носит вспомогательный характер, оно способствует осуществлению государством его функций. От имени публично-правовых образований действуют государственные или муниципальные органы в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, либо представители. В качестве представителей могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица и граждане в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований по их специальному поручению. Органы, выступающие от имени публично-правовых образований, необязательно должны иметь статус юридического лица, так как действия органа являются действиями государства, они не есть представители государства. Осуществление государственными органами полномочий есть выполнение ими публичных функций, поэтому насколько эффективно они заключают и исполняют государственные и муниципальные контракты, настолько эффективно они выполняют свои публичные функции. Следовательно, права и обязанности по государственному контракту возникают у публично-правовых образований, а не у органов, выступающих от их имени, и ответственность несет не орган, выступающий от имени публично-правовых образований, а само публично-правовое образование. На стороне исполнителя может выступать любое физическое или юридическое лицо.

В соответствии с п. 1 ст. 1373 ГК РФ по общему правилу право на получение патента и исключительное право на объекты патентного права, созданные по государственному контракту, принадлежат исполнителю. Однако это правило может быть изменено контрактом, и законодатель предусматривает два варианта распределения прав, на которые может быть изменена предложенная законодателем модель распределения права: в контракте может быть предусмотрено, что право принадлежит публично-правовому образованию или совместно исполнителю и публично-правовому образованию.

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. N 685 "О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности", утвердившем Положение о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета (далее - Положение N 685), содержатся указания государственным заказчикам, в каких случаях должны закрепляться права за Российской Федерацией, а в каких - за исполнителями. Эти нормы носят публичный характер. Они регламентируют, как должны поступать государственные заказчики при заключении государственных контрактов. В большинстве случаев права должны закрепляться за исполнителем. В соответствии с п. 4 Положения N 685 государственные заказчики при заключении государственных контрактов включают в них условие о закреплении прав на результаты научно-технической деятельности:

за Российской Федерацией - если данные результаты в силу закона изъяты из оборота либо ограничены в обороте или финансирование работ по доведению этих результатов до стадии промышленного применения (включая изготовление опытной партии) берет на себя Российская Федерация;

за Российской Федерацией или по решению Государственного заказчика за Российской Федерацией и исполнителем совместно - если данные результаты необходимы для выполнения государственных функций, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также с защитой здоровья населения.

В иных случаях права на результаты научно-технической деятельности закрепляются за исполнителем на условиях, определяемых в государственных контрактах.

Согласно Положению о государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. N 284 (далее - Положение N 284), государственные заказчики должны вести учет результатов научно-технической деятельности. В соответствии с п. 5 данного Положения объектами учета баз данных заказчиков являются конкретные результаты научно-технической деятельности, включающие в том числе описание индивидуальных особенностей объекта учета, позволяющих отличать его от других объектов учета. В базы данных заказчиков вносятся сведения:

о результатах научно-технической деятельности - в месячный срок с даты подписания акта сдачи-приемки результатов научно-технической деятельности;

о результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности, - в месячный срок с даты уведомления заказчика исполнителем о достижении такого результата и подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на выдачу патента (п. 6 Положения N 284).

Постановление, утвердившее Положение N 284, вводит два порядка государственного учета результатов научно-технической деятельности: ведение баз данных заказчиков и единого реестра результатов научно-технической деятельности. Единый учет результатов научно-технической деятельности возложен на Федеральное агентство по науке и инновациям. Согласно п. 4 Постановления Правительства N 284 федеральные органы исполнительной власти, российские академии наук, имеющие государственный статус, иные организации, финансирующие научно-техническую деятельность, должны обеспечить государственный учет результатов научно-технической деятельности.

Роспатент проводит контроль в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2006 г. N 696 "Об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета" и Административным регламентом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13 декабря 2006 г. N 313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2007 г.).

2. Если согласно государственному или муниципальному контракту право на получение патента принадлежит публично-правовому образованию, то оно должно осуществить свое право на получение патента в течение шести месяцев с момента уведомления исполнителем о получении результата, способного к патентной охране. Если оно не осуществит свое право в течение этого срока, то право перейдет к исполнителю.

3. В пункте 3 комментируемой статьи предусматривается, что, если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право принадлежат Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения договоров со своими работниками и третьими лицами приобрести все права или обеспечить их приобретение для передачи Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением прав у третьих лиц. Представляется сомнительным правильность данных положений, так как они вступают в противоречие с положениями ст. 1370 ГК РФ, в которых говорится, что на служебные объекты патентного права право на получение патента и исключительное право по общему правилу принадлежат работодателю, а следовательно, не нужно от работников получать права. Кроме того, получается, что даже если в государственном контракте решен вопрос о принадлежности прав публично-правовому образованию, то создание результата и поступления его в распоряжение государственного заказчика еще не влекут за собой возникновения у него прав. Получается, что после поступления результата научно-технической деятельности должен заключаться договор о передаче права на получение патента.

4. В пункте 4 комментируемой статьи предусматривается обязанность патентообладателя, если патент принадлежит не публично-правовому образованию, заключить лицензионный договор с лицом, которое укажет публично-правовое образование. Данный лицензионный договор является неисключительным и безвозмездным.

5. В пункте 5 комментируемой статьи предусматривается право публично-правового образования, которому совместно с исполнителем принадлежит патент, предоставить безвозмездную простую лицензию на использование объектов патентного права в целях выполнения работ или осуществления поставок для государственных или муниципальных нужд. При этом исполнитель лишь уведомляется о выдаче лицензии.

6. Если патент принадлежит исполнителю и он хочет досрочно прекратить действие патента, он обязан уведомить государственного и муниципального заказчика, а последние вправе потребовать передачи патента на безвозмездной основе публично-правовому образованию. Таким образом, полагаем, что должен быть заключен безвозмездный договор об отчуждении исключительного права, при этом заключение подобного договора при наличии требования о передаче права со стороны государственного или муниципального заказчика является обязанностью исполнителя. Аналогичное правило о передаче патента только исполнителю предусматривается в случае, если патент принадлежит публично-правовому образованию.

7. Автору созданного изобретения, полезной модели, промышленного образца, не являющемуся правообладателем, принадлежит право на вознаграждение, размер, порядок и условия выплаты которого устанавливаются в соответствии с нормами п. 4 ст. 1370, касающимися авторов служебных объектов патентного права.