§ 2. Право на товарный знак и право на знак обслуживания

1. Основные положения

Статья 1477. Товарный знак и знак обслуживания

Комментарий к статье 1477

1. Основная функция товарного знака и знака обслуживания - отличительная. Посредством товарного знака отличаются товары одного производителя от однородных товаров другого производителя. Знак обслуживания призван отличать услуги и работы, оказываемые или выполняемые одними юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, от однородных услуг и работ, оказываемых другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, товарный знак и знак обслуживания выполняют рекламную функцию. Если товар хорошо зарекомендовал себя, то товарный знак, маркирующий товар, делает рекламу его производителю.

2. Российский законодатель приравнивает знак обслуживания к товарному знаку и распространяет на него правовую охрану, предусмотренную для товарного знака. Знак обслуживания индивидуализирует услуги, поэтому если производитель осуществляет продажу своего товара, то он услугу не оказывает, а следовательно, ему не нужно регистрировать знак обслуживания в отношении такой услуги, как продажа того или иного товара. Продажа как услуга может рассматриваться только в том случае, если лицо вводит в гражданский оборот товары третьих лиц. Не во всех зарубежных странах знаку обслуживания предоставляется правовая охрана. Согласно ст. 6. sexies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является Россия как правопреемница СССР, страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны предусматривать регистрацию этих знаков. Вместе с тем с 1 августа 1996 г. Россия является также участницей Договора о законах по товарным знакам, согласно ст. 16 которого любая договаривающаяся сторона применяет к знакам обслуживания соответствующие положения Парижской конвенции в отношении товарных знаков и регистрирует их. В связи с этим в дальнейшем при комментировании настоящего параграфа понятие "товарный знак" будет охватывать и товарный знак, и знак обслуживания.

Необходимо отметить, что товарный знак распространяется только на тот перечень товаров и услуг, на которые он был зарегистрирован.

Статья 1478. Обладатель исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1478

Обладателями исключительного права на товарный знак могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели. В качестве обладателя исключительного права на товарный знак может выступать любое юридическое лицо, как коммерческое, так и некоммерческое, независимо от организационно-правовой формы. Юридическое лицо может иметь филиалы и представительства, которые в соответствии со ст. 55 ГК РФ не имеют статуса юридического лица, а следовательно, филиалы и представительства юридического лица не могут обладать и исключительным правом на товарный знак. Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность и зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Постановлением Правительства России от 16 октября 2003 г. N 630 утверждены Правила ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не может обладать исключительным правом на товарный знак.

Статья 1479. Действие исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации

Комментарий к статье 1479

Исключительное право на товарный знак предоставляется на основании государственной регистрации заявленного обозначения или в силу международных договоров.

Без государственной регистрации в России охраняются товарные знаки на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., а также Протокола к нему от 28 июня 1989 г. Заявитель подает международную заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности через национальное ведомство страны происхождения товарного знака - участницы Мадридского соглашения. В подаваемой заявителем заявке указывается, в каких странах Мадридского соглашения испрашивается охрана обозначению в качестве товарного знака. С момента международной регистрации товарного знака, если в заявке испрашивалась охрана товарного знака и на территории России, возникает исключительное право на товарный знак в России.

Охрана товарного знака без государственной регистрации осуществляется также на основании ст. 6. bis (1) Парижской конвенции, в которой предусмотрена правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Общеизвестными признаются те обозначения, которые относятся к таковым по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения.

Статья 1480. Государственная регистрация товарного знака

Комментарий к статье 1480

Основанием для возникновения исключительного права на товарный знак является его государственная регистрация. Без государственной регистрации исключительное право на товарный знак в России может возникать лишь в силу международной регистрации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., а также Протокола к нему от 28 июня 1989 г. и если товарный знак является общеизвестным.

Регистрацию проводит Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), которая осуществляет в соответствии с Постановлением Правительства России от 7 апреля 2004 г. N 178 функции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Регистрация основана на заявке, которая подается в подведомственную Роспатенту организацию - Федеральный институт промышленной собственности (о порядке регистрации товарного знака см. в комментариях к ст. 1503 и ст. 1505 Кодекса).

Статья 1481. Свидетельство на товарный знак

Комментарий к статье 1481

1. В результате регистрации товарного знака обладателю исключительного права на товарный знак выдается охранный документ - свидетельство на товарный знак. Свидетельства выдаются и на общеизвестные товарные знаки.

На товарные знаки, которые охраняются в силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему, свидетельства не выдаются.

Форма свидетельства и состав указываемых в нем сведений определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

2. В комментируемой статье отмечается, что свидетельство удостоверяет само исключительное право на товарный знак, приоритет, т.е. момент, с которого возникло исключительное право на товарный знак, и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Статья 1482. Виды товарных знаков

Комментарий к статье 1482

1. В комментируемой статье предусмотрен неисчерпывающий перечень видов товарных знаков.

Наиболее распространены словесные обозначения: слова, сочетания слов, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка. Слова характеризуются фонетическими, лексическими и грамматическими свойствами. Фонетика - наука о звучании слова, лексика изучает содержание слова, грамматика - грамматическое значение. Слова могут быть написаны кириллицей, латынью, на других языках. К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. В качестве изобразительных обозначений могут выступать изображения животных, птиц, цветов, любых других предметов окружающего мира, различного рода орнаменты и т.п. Необходимо отметить, что не могут считаться товарными знаками реалистические или схематические изображения товаров, охрана которых испрашивается. К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, изображение какого-либо объекта в трех измерениях. К объемным товарным знакам относятся коробка конфет, флакон для духов, бутылка для напитка и т.п. Однако следует обратить внимание, что если форма обусловлена только функциональным назначением, то объемное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью. Так, если форма бутылки заявлена в отношении товаров бутылок и в форме бутылки нет никакой оригинальности, то она не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака. Однако если форма бутылки оригинальна, например выполнена в виде сабли, книги, короны, то она может быть зарегистрирована как товарный знак. К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного характера - изобразительных, словесных, объемных. Комбинированный товарный знак существует, как правило, в виде этикеток, которые включают в себя как изображение, так и слова.

Среди других обозначений можно указать звуковые обозначения, световые, обонятельные. В качестве звуковых обозначений могут быть зарегистрированы музыкальные произведения, звуки, и встречающиеся в природе, и электронные звуки. Примеры звуковых обозначений - трели соловья, лай собаки, шум моря, звук открываемой бутылки шампанского. Если звук указывает на функциональное назначение товара, то он не будет обладать различительной способностью.

2. Выбор цвета или цветового сочетания товарного знака зависит от воли заявителя. Товарный знак охраняется только в таком цвете или цветовом сочетании, в котором он зарегистрирован. Однако если другое лицо использует зарегистрированное обозначение в другом цвете или цветовом сочетании, то обладатель исключительного права на товарный знак может требовать защиты, поскольку нарушением его права будет считаться использование не только товарного знака, но и обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака

Комментарий к статье 1483

1. Основания для отказа в регистрации, предусмотренные в п. п. 1 - 5 комментируемой статьи, направлены на обеспечение защиты публичных интересов, а основания, предусмотренные в п. п. 6 - 9 комментируемой статьи, - на защиту частных интересов.

В пункте 1 настоящей статьи отмечено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительной способностью или состоящие только из следующих элементов:

а) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, т.е. обозначений, которые в результате длительного использования определенного товара различными производителями стали видовыми, например: термос, пейджер. Однако если такое словесное обозначение будет оригинально графически выполнено, то оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Кроме того, возникают проблемы с тем, как определить, вошло понятие во всеобщее употребление или нет, какими критериями пользоваться. В одних случаях учитывают масштабы производства маркируемых товаров, в других - возможность возникновения в сознании устойчивой однозначной связи между определенным товаром и его обозначением. Представляется, что именно последний должен выступать в качестве критерия для определения, вошло понятие во всеобщее употребление или нет. Например, на практике решался вопрос, являются ли названия конфет "Мишка на севере", "Птичье молоко" словесным обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

б) общепринятых символов и терминов. Общепринятые символы и термины содержатся в словарях, справочниках, они символизируют какую-либо область хозяйства или деятельности, к которым относятся товары или услуги, содержащиеся в перечне товаров, в отношении которых осуществляется регистрация товарного знака;

в) характеризующих товары. Характеризовать товары обозначение может, если оно указывает на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта, например: хлеб, вино, яблоко;

г) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Если обозначение обусловлено свойствами товара и будет регистрироваться в качестве товарного знака, то это приведет к тому, что другие производители будут вынуждены искать другую форму товара, а для этого потребуется дополнительно время и дополнительные средства. В.О. Калятин приводит следующий пример: "В Гонконге заявителю отказали в регистрации мороженого и сходных продуктов в качестве товарного знака, представляющего собой стилизованную форму вафельного стаканчика. Среди доводов, в частности, можно выделить следующий: производитель мороженого или любых замороженных изделий, которые предполагается удерживать в руке при потреблении, должен будет изобрести метод сохранения содержимого так, чтобы его можно было держать. Соответственно, форма, заявленная для регистрации, определяется исключительно техническим решением, использованным для достижения указанной выше цели" <1>. В этой же статье В.О. Калятин отмечает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков форма товаров, которая уже используется на рынке разными потребителями, даже если она имеет незначительные отличия. В качестве примера может быть указано решение суда первой инстанции Европейского союза, в котором предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы объемные товарные знаки в виде сигары и слитка золота шоколадных изделий, поскольку в продаже уже имеются товары похожей формы.

--------------------------------

<1> Калятин В.О. Регистрация в качестве товарного знака формы или упаковки товара // Патенты и лицензии. 2004. N 4.

Однако если указанные выше элементы не занимают доминирующего положения в обозначении, то обозначение с этими элементами может быть зарегистрировано, однако эти элементы будут включены в товарный знак как неохраняемые.

Кроме того, обозначение, которое не имеет различительной способности, может приобрести ее в результате использования. Обязанность доказывать приобретение обозначением различительной способности возлагается на заявителя. В качестве доказательств могут быть представлены количество выпущенной продукции, маркируемой данным обозначением, территория, на которой распространяется данный товар, длительность использования обозначения и т.п.

2. Вторая категория оснований для отказа в регистрации проистекает из положений Парижской конвенции, в соответствии с которой не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды, другие знаки отличия. Вместе с тем данные элементы могут быть включены как неохраняемые с согласия компетентного органа. Использование в товарном знаке государственной символики Российской Федерации регулируется Федеральными конституционными законами от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации", от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации", от 25 декабря 2000 г. N 3-ФКЗ "О Государственном гимне Российской Федерации". Сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций также могут быть включены в качестве неохраняемых в обозначение, регистрируемое как товарный знак, если они не занимают доминирующее положение с согласия органов этих организаций. Так, если регистрируется олимпийская символика, которая представляет собой пять переплетенных колец, то должно быть получено согласие от Международного олимпийского комитета, порядок получения такого согласия предусмотрен Найробским договором об охране олимпийского символа 1981 г.

3. Следующий вид оснований для отказа в регистрации предусмотрен в п. 3 ст. 1483. К ним относятся обозначение или их элементы:

а) которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

б) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Ложными считаются такие обозначения, которые указывают на качество товара, его изготовителя или место происхождения, которых в действительности нет. Так, Роспатент отказал в государственной регистрации обозначения "Антишлаг" в отношении киселя, так как кисель не обладает способностью выводить шлаки из организма.

Обозначение, способное ввести в заблуждение, предполагает субъективность восприятия обозначения, иначе говоря, обозначение может породить в сознании потребителя неправильное представление о его изготовителе, товаре или месте изготовления. Например, обозначение, выполненное на иностранном языке, в некоторых случаях может ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара.

К противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали практика относит слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства. Так, было отказано в регистрации словесного обозначения "Долгожитель" для товаров 32 класса МКТУ - пива, и 33 класса МКТУ - алкогольных напитков как противоречащих общественным интересам. Среди обозначений, противоречащих гуманности и морали, можно назвать, например, натуралистическое или карикатурное изображение обнаженного или полуобнаженного женского или мужского тела, выполненное в непристойной позе; словесные обозначения, содержащие нецензурные слова.

4. Запрещена регистрация обозначений в качестве товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственника или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. Положение об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации утверждено Указом Президента России от 30 ноября 1992 г. N 1487. Особо ценные объекты культурного наследия включены в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Использование наименований и изображений особо ценных объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 25 июня 2003 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". В.В. Орлова отмечает: "...как показывает практика, есть случаи, когда в качестве товарного знака заявляется название какой-либо подмосковной усадьбы, являющейся памятником культуры. При этом заявитель никакого отношения к ним не имеет. Очевидно, что регистрация такого товарного знака на его имя может негативно отразиться на деятельности музея" <1>.

--------------------------------

<1> Орлова В.В. Обновленное российское законодательство о товарных знаках // Патенты и лицензии. 2004. N 4.

5. Положения п. 5 комментируемой статьи основаны на требованиях Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и до подписания Россией Соглашения ТРИПС не являются действующими. В настоящее время защита обозначений, идентифицирующих иностранные вина и спиртные напитки, от недобросовестных российских заявителей возможна на основании введения потребителя в заблуждение.

6. Положения п. 6 комментируемой статьи направлены на защиту интересов обладателей исключительного права на товарный знак. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарным знаком, заявленным на регистрацию, с товарными знаками, охраняемыми в силу международного договора, общеизвестными товарными знаками однородных товаров. Таким образом, при проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, эксперт должен:

а) установить, имеется ли тождественность или сходность заявленного обозначения до степени смешения с указанными выше товарными знаками;

б) сравнить перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения в качестве товарного знака, с перечнем товаров тождественного или сходного до степени смешения товарного знака и определить, являются эти товары однородными или нет.

Обозначение считается тождественным другому обозначению, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на некоторые отличия. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей и иные признаки. Например, однородными товарами будут "пальто, пиджаки, платье, жакеты", поскольку они относятся к одной родовой группе - "одежда". Также необходимо обратить внимание, что однородные товары не обязательно содержатся в одном классе МКТУ, в котором могут оказаться неоднородные товары. Так, однородные товары содержатся в 1-м классе МКТУ - химические вещества, используемые для брожения вин; во 2-м классе МКТУ - красители для ликеров, напитков; в 29-м классе МКТУ - паста томатная; в 30-м классе МКТУ - соус томатный.

Роспатентом разработан проект административного регламента исполнения государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдаче свидетельств, в котором отражены положения о том, как устанавливать сходность товарных знаков и однородность товаров.

Вместе с тем регистрация обозначения, сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров, может быть осуществлена, если будет получено согласие правообладателя товарного знака.

7. В пункте 7 комментируемой статьи устанавливается запрет регистрации товарного знака в отношении любых товаров, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товара. Однако из этого запрета есть исключение. Это исключение применяется при наличии одновременно трех условий:

а) регистрация такого обозначения осуществляется в отношении обладателя исключительного права на наименование места происхождения товара;

б) наименование включается как неохраняемый элемент в обозначение;

в) регистрация обозначения осуществляется в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

8. В пункте 8 комментируемой статьи запрет на регистрацию установлен в целях защиты интересов обладателя исключительного права на фирменное наименование или коммерческое обозначение, на селекционное достижение, зарегистрированное в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

9. В пункте 9 комментируемой статьи запрет установлен в целях защиты интересов обладателей исключительного права на обозначенный в подп. 1 объект авторского права, защиты неимущественных интересов известного в России лица; защиты интересов обладателей исключительного права на промышленный образец, знака соответствия и доменного имени.

Необходимо отметить, что экспертиза в ходе регистрации товарного знака в соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК РФ проводится только по положениям п. п. 1 - 7, а по п. п. 8, 9 комментируемой статьи экспертиза не проводится.

10. По перечисленным в комментируемой статье основаниям для отказа в регистрации правовая охрана также не предоставляется обозначениям, которые признаются товарными знаками в соответствии с международными договорами Российской Федерации.