2. Использование товарного знака и распоряжение

исключительным правом на товарный знак

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак

Комментарий к статье 1484

1. Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в п. 2 комментируемой статьи. Правообладатель может распорядиться своим исключительным правом как посредством заключения договора об отчуждении исключительного права, так и путем заключения лицензионного договора, договора коммерческой концессии или предоставления исключительного права в залог.

2. Суть использования товарного знака заключается в том, что совершаются действия, посредством которых товарный знак выступает в качестве средства индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Например, использованием товарного знака является его размещение не только на самих товарах, но и на этикетках, упаковках товара, которые произведены, вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, хранятся или перевозятся с целью введения в гражданский оборот либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Знак обслуживания используется при размещении его при выполнении работ или оказании услуг.

В качестве использования товарного знака и знака обслуживания рассматривается также размещение их на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Использованием товарного знака и знака обслуживания считается размещение его в предложениях о продаже товаров и выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Законодатель относит к использованию товарного знака и знака обслуживания использование его в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3. Если другие лица хотят использовать товарный знак или обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, то с обладателем исключительного права эти лица должны заключить лицензионный договор. Понятие однородного товара раскрывается в ст. 1483.

Необходимо отметить, что использование товарного знака не только право, но и обязанность.

Статья 1485. Знак охраны товарного знака

Комментарий к статье 1485

Знак охраны товарного знака выполняет информационную функцию и размещается рядом с товарным знаком, чтобы указать на охраняемый в России товарный знак.

Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака

Комментарий к статье 1486

1. Использование товарного знака является не только правом, но и обязанностью обладателя исключительного права на него. В пункте 1 ст. 1486 Кодекса установлен пресекательный срок существования права - три года. Если в течение любых трех лет после регистрации товарного знака этот товарный знак не будет непрерывно использоваться, то правовая охрана может быть досрочно прекращена в отношении либо всех, либо некоторых товаров. Данное правило установлено в связи с тем, что если существуют так называемые мертвые товарные знаки, то от них нужно освободиться и дать возможность использовать их лицам, которые активно занимаются производством товаров, оказанием услуг и выполнением работ. Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака любое лицо может подать заявление в Палату по патентным спорам по истечении указанных выше трех лет. При этом заявитель не должен доказывать, что правообладатель не использует товарный знак, напротив, именно правообладатель должен доказать, что он его использует.

2. Под использованием товарного знака в комментируемой статье подразумевается использование товарного знака не только правообладателем, но и другими лицами, которые вправе использовать товарный знак правообладателя как в силу лицензионного договора, так и в силу других договоров, например договора коммерческой концессии, по которым они получают разрешение использовать товарный знак под контролем правообладателя. Под использованием понимаются любые действия, предусмотренные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением тех, которые непосредственно не связаны с введением товара в оборот. Таким образом, не могут считаться использованием товарного знака хранение и перевозка товаров, маркируемых товарным знаком. Как использование товарного знака будет рассматриваться размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках, которые предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках.

3. Не всегда, если правообладатель не использует товарный знак, Палата по патентным спорам может принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Если заявителем представлены доказательства, что он по не зависящим от него причинам не мог использовать товарный знак, то заявление не будет удовлетворено. В частности, для производства некоторых товаров необходимо получить разрешение компетентных государственных органов. Если выдача такого разрешения осуществлялась достаточно длительное время не по вине обладателя исключительного права на товарный знак, то в заявлении о досрочном прекращении товарного знака должно быть отказано.

4. Если обладатель докажет использование товарного знака лишь в отношении части товаров, для которых товарный знак был зарегистрирован, то в отношении другой части товаров правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена. Если правообладатель не докажет использование товарного знака в отношении ни одного из товаров, касательно которых была осуществлена регистрация товарного знака, то правовая охрана товарного знака может быть прекращена в отношении всех товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован.

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1487

Принцип исчерпания прав имеет территориальный характер. Таким образом, если товары, маркированные товарным знаком, были введены за пределами России, а затем ввезены на территорию России, то их использование в Российской Федерации допускается только с согласия правообладателя.

Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1488

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может быть заключен в отношении как всех товаров, так и части товаров, для индивидуализации которых была осуществлена регистрация товарного знака.

Данный договор является консенсуальным. Указание в определении договора на то, что правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на соответствующий товарный знак, может ввести в заблуждение: на основании этого можно сделать вывод, что данный договор может быть как реальным, так и консенсуальным. Однако это не так. Права не материальны, поэтому их нельзя физически передать, а следовательно, передача права не есть какое-либо действие, которое является либо моментом вступления в силу договора, либо действием по исполнению договора. Данный договор подлежит государственной регистрации, и из этого следует, что в соответствии с п. 4 ст. 1234 Кодекса исключительное право на товарный знак переходит к его приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

Договор, как правило, является возмездным. Однако стороны могут предусмотреть, что данный договор безвозмездный.

Содержание договора составляют его условия. Если договор возмездный, а он именно такой, если в самом договоре не указано, что он является безвозмездным, то существенным условием договора об отчуждении исключительного права на товарный знак выступает размер вознаграждения, который должен быть определенным или определяемым, а также предмет договора - исключительное право на товарный знак, который индивидуализируется путем указания на номер и дату выдачи свидетельства на товарный знак. Согласно ч. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ, при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что отчуждаемое исключительное право на товарный знак может быть обременено, правообладатель может до уступки исключительного права предоставить право на использование товарного знака третьим лицам - заключить лицензионные договоры либо договор о залоге исключительного права на товарный знак. Такое обремененное исключительное право на товарный знак также может выступать в качестве предмета договора об отчуждении исключительного права, при этом по общему правилу все обременения следуют за этим исключительным правом. А следовательно, если был заключен лицензионный договор, то будет иметь место перемена лица в обязательстве, возникшем из лицензионного договора в связи с уступкой исключительного права на товарный знак. Место лицензиара займет новый обладатель исключительного права на товарный знак.

2. Законодатель устанавливает два вида запретов на отчуждение товарного знака по данному договору. Первый - если отчуждение может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Например, слово "московский" в товарном знаке для правообладателя из другого региона способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

3. Второй запрет на отчуждение товарного знака по данному договору установлен в п. 3 комментируемой статьи: не допускается отчуждение товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, приобретателю, который не имеет исключительного права на такое наименование.

Кроме того, исключительное право на товарный знак может быть уступлено только тому лицу, которое может обладать исключительным правом на товарный знак. Следовательно, в качестве приобретателя может выступать только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Комментарий к статье 1489

1. Сторонами данного договора могут выступать юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Конституирующими признаками лицензионного договора являются следующие:

предметом договора, в отличие от договора об отчуждении исключительного права, выступает право использования, которое носит обязательственный характер;

лицензионный договор является консенсуальным, он вступает в силу с момента его государственной регистрации;

договор считается возмездным, если его безвозмездность не установлена договором;

если договор возмездный, то он двусторонний, а если безвозмездный - односторонний;

договор является срочным, а право использования предоставляется лишь на определенный срок;

предоставленное по договору право может быть ограничено определенной территорией;

без согласия лицензиара лицензиат не может предоставить полученное право использования третьим лицам.

Все эти признаки указывают на отличия лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права, по которому переходит исключительное право (абсолютное право) на товарный знак в полном объеме на весь срок его действия и, следовательно, возможность распоряжаться этим правом по своему усмотрению.

Содержание лицензионного договора как сделки составляют условия.

К существенным условиям возмездного лицензионного договора относятся предмет договора, способы использования и цена.

К существенным условиям безвозмездного лицензионного договора соответственно относятся предмет договора и способы использования.

Предмет лицензионного договора определяется путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием номера и даты выдачи свидетельства.

Необходимо также отметить, что в силу ограничительного толкования договора право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Право использования соответствует способу использования, поэтому если в договоре прямо не указан тот или иной способ использования, то лицензиат не вправе использовать товарный знак этим способом.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на товарный знак. Когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Несоблюдение требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность договора.

Лицензионный договор может быть исключительным и неисключительным (подробнее см. комментарий к ст. 1236 Кодекса).

2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Если к лицензиату предъявлены претензии как к изготовителю товаров, то лицензиар и лицензиат несут солидарную ответственность, а это означает, что требование в полном объеме может быть адресовано и лицензиару, и лицензиату.

3. Если товарный знак включает в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, то лицензиатом может быть только лицо, которое обладает исключительным правом на такое наименование.

Статья 1490. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак

Комментарий к статье 1490

1. Любые договоры, посредством которых правообладатель распоряжается исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Поскольку данный договор подлежит государственной регистрации, он должен быть составлен в виде отдельного документа. Несоблюдение требования государственной регистрации договора влечет за собой недействительность договора.

2. Порядок государственной регистрации договоров должен быть определен в административном регламенте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1491

1. Срок действия исключительного права на товарный знак - 10 лет, который начинается с даты подачи заявки на государственную регистрацию. Согласно п. 8 ст. 1492 ГК РФ датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документов, входящих в состав заявки. Если документы, входящие в состав заявки, представлены не одновременно, то днем поступления заявки считается день поступления последнего документа.

2. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен неограниченное количество раз на 10 лет. Возможность такого продления срока обусловлена тем, что товарный знак не устаревает в отличие от объектов патентного права, он отлично выполняет отличительную функцию, товары, маркируемые им, хорошо зарекомендовали себя в гражданском обороте, производитель товаров заинтересован в сохранении правовой охраны товарного знака.

3. В целях информирования о правовом состоянии товарного знака третьих лиц в Государственный реестр товарных знаков вносится запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. Такая же запись вносится и в охранный документ - свидетельство, которое удостоверяет действие исключительного права на товарный знак.

4. Государственная регистрация товарного знака.

Подробный комментарий государственной регистрации товарного знака не может быть дан в связи с тем, что в момент написания комментария не принят административный регламент по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи свидетельства.