3. Экспертиза заявки на выдачу патента.

Временная правовая охрана изобретения, полезной

модели или промышленного образца

Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение

Комментарий к статье 1384

Первым этапом рассмотрения заявки на выдачу патента является проверка соответствия их установленным требованиям, так называемая формальная экспертиза заявки. Конкретный срок, в течение которого должна быть осуществлена формальная экспертиза, не установлен, что следует признать упущением законодателя.

В ходе формальной экспертизы проводится проверка наличия всех документов, предусмотренных законом, их соответствие установленным требованиям, а также того, не изменена ли дополнительными материалами сущность заявленного изобретения.

Согласно п. 2 комментируемой статьи заявитель вправе дополнять, уточнять, исправлять направленные документы. При этом, если в заявке отсутствуют какие-либо документы, федеральный орган исполнительной власти вправе запросить отсутствующие или уточнить ранее направленные документы.

В соответствии с п. 3 комментируемой статьи в случае положительного результата формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти обязан незамедлительно уведомить об этом заявителя.

По правилам п. 4 комментируемой статьи, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения запроса представить исправленные или недостающие документы.

Непредставление в установленный срок запрашиваемых документов или ходатайства о продлении этого срока является основанием для признания заявки отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на 10 месяцев.

Аналогичные сроки установлены и при нарушении заявителем принципа единства изобретения. Так, заявителю предоставлено право в течение двух месяцев со дня получения им уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки.

Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение

Комментарий к статье 1385

Комментируемая статья устанавливает порядок и сроки опубликования сведений о заявке.

Органом, который осуществляет опубликование, является Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Источник опубликования - официальный бюллетень федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Сведения о заявке должны быть опубликованы по истечении 18 месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Автору предоставлено право отказаться от того, чтобы быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

Сроки опубликования сведений о заявке могут быть сокращены, и в этих целях необходимо, чтобы от заявителя поступило соответствующее ходатайство, которое должно быть подано до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки на изобретение.

Публикация не производится, если до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

По правилам п. 2 комментируемой статьи опубликование заявки служит основанием для любых лиц требовать права ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу

Комментарий к статье 1386

Патенты на изобретения выдаются лишь при завершении экспертизы заявок по существу. По правилам комментируемой статьи любому заинтересованному лицу предоставлено право требовать проведения экспертизы изобретения по существу.

Данное право может быть реализовано при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом. Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Основанием для проведения экспертизы по существу является подача ходатайства.

О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Пункт 2 комментируемой статьи определяет содержание экспертизы заявки на изобретение по существу:

информационный поиск заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет проводиться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным Кодексом (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость).

Названный информационный поиск не проводится в отношении следующих объектов:

способов клонирования человека;

способов модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

иных решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали;

открытий;

научных теорий и математических методов;

решений, касающихся только внешнего вида изделий и направленных на удовлетворение эстетических потребностей;

правил и методов игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программ для ЭВМ;

решений, заключающихся только в представлении информации;

сортов растений, пород животных и биологических способов их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

топологий интегральных микросхем.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В пункте 3 комментируемой статьи установлена обязанность федерального органа исполнительной власти направить заявителю отчет об информационном поиске. Отчет направляется по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано одновременно с заявкой.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления заявитель уведомляется.

В соответствии с п. 4 комментируемой статьи заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым будет оцениваться новизна и изобретательский уровень заявленного изобретения.

Комментируемый пункт предоставляет федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности право запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно.

Срок для предоставления запрашиваемых дополнительных материалов - два месяца со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его выдаче

Комментарий к статье 1387

Комментируемая статья определяет основания для принятия решения о выдаче патента на изобретение.

В соответствии с п. 1 комментируемой статьи основанием для выдачи патента является соответствие его следующему требованию: если заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, а именно новизне, наличию изобретательского уровня и промышленной применимости.

В принимаемом решении указывается дата приоритета изобретения.

Если не подтвердится, что названное выше требование выполнено, то федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Промежуточным этапом перед принятием решения о выдаче патента или об отказе в его выдаче является направление федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявителю уведомления о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы в пользу приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

В соответствии с п. 3 комментируемой статьи федеральный орган исполнительной власти после рассмотрения заявки по существу может вынести следующие решения:

об отказе в выдаче патента на изобретение;

о выдаче патента на изобретение;

о признании заявки на изобретение отозванной.

Все перечисленные решения могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и названных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

Статья 1388. Право заявителя знакомиться с патентными материалами

Комментарий к статье 1388

В соответствии с настоящей статьей заявителю предоставляется право знакомиться со всеми материалами, относящимися к его заявке, включая саму заявку, переписку с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также иные материалы, на которые сделана ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных заявителем из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Не очень понятна логика законодателя, установившего существенное ограничение действия комментируемой нормы по сравнению с соответствующими предписаниями законодательства, действовавшего до введения Кодекса в силу, - указанное право ознакомления с патентными документами применимо только к патентованию изобретений.

Заявитель может знакомиться с указанными материалами как непосредственно, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, указанных материалов или их частей. Копии патентных документов, запрашиваемых заявителем в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, направляются ему в течение одного месяца со дня получения запроса указанным федеральным органом.

Право знакомиться с патентными материалами и запрашивать их копии может реализовывать также уполномоченный представитель заявителя.

Статья 1389. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение

Комментарий к статье 1389

В комментируемой статье говорится о возможности восстановления пропущенных сроков, установленных Гражданским кодексом.

При этом могут быть восстановлены как основной, так и дополнительные сроки.

К таким срокам, в частности, относятся сроки представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и подачи возражения в палату по патентным спорам.

Основанием для восстановления сроков служат доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

По правилам, установленным в п. 2 комментируемой статьи, ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно:

с документами или дополнительными материалами, для представления которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов;

с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу;

с возражением, представленным в палату по патентным спорам.

Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель

Комментарий к статье 1390

Статья устанавливает цели проведения экспертизы заявки на полезную модель, указывает на решения, принимаемые федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в зависимости от тех или иных результатов экспертизы. Статьей предусмотрено, что к проведению указанной экспертизы применяются положения, установленные п. п. 2, 4 и 5 ст. 1384, п. п. 2 и 3 ст. 1387, ст. ст. 1388 и 1389 ГК РФ. Подзаконный акт, развивающий положения данной статьи и более подробно регламентирующий порядок экспертизы заявки на полезную модель, приводящий Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 марта 2004 г. N 43 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели" (с изменениями от 11 октября 2005 г.) в соответствие с Гражданским кодексом, не издан.

Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец

Комментарий к статье 1391

1. По заявке на промышленный образец проводится два вида экспертиз - формальная и по существу.

В ходе формальной экспертизы проверяется, все ли документы, входящие в состав заявки, поданы и соответствуют ли они требованиям, предъявляемым к документам заявки, которые должны быть установлены в административном регламенте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной деятельности. О положительном результате формальной экспертизы федеральный орган сообщает заявителю. После проведения формальной экспертизы, в отличие от формальной экспертизы изобретения, не проводится публикация заявок, а также не требуется подачи ходатайства о рассмотрении заявки по существу. При проведении экспертизы по существу проверяется, соответствует ли художественно-конструкторское решение изделия требованиям новизны и оригинальности.

2. К проведению экспертизы по промышленному образцу применяются положения о дополнительных материалах по заявке на изобретение, о последствиях несоответствия заявки требованиям, предъявляемым к документам заявки, о последствиях нарушения требования единства изобретения (п. п. 2 - 5 ст. 1384 ГК РФ), о праве федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивать дополнительные материалы и порядке их предоставления (п. 5 ст. 1386 ГК РФ), о том, какие решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, связанные с проведением экспертизы, могут быть оспорены в Палате по патентным спорам, в какие сроки и при соблюдении каких условий (п. 3 ст. 1387 ГК РФ), о праве заявителя знакомиться с патентными материалами (ст. 1388 ГК РФ), о восстановлении пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение (ст. 1389 ГК РФ).

Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения

Комментарий к статье 1392

Комментируемый пункт установил общее правило о введении временной охраны. Подача заявки является основанием для предоставления временной правовой охраны изобретению. Временная правовая охрана предоставляется в объеме опубликованной формулы изобретения со дня подачи заявки до даты выдачи патента. Однако объем опубликованной формулы не должен превышать объема, установленного в решении о выдаче патента на изобретение.

Суть временной правовой охраны состоит в том, что любое физическое или юридическое лицо имеет право использовать заявленное изобретение с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента. При этом он должен уплатить патентообладателю после получения патента на изобретение денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон. Соглашение о выплате денежной компенсации должно заключаться по форме, сходной с лицензионным соглашением. Но это не будет лицензионное соглашение в собственном смысле этого слова, поскольку, во-первых, заявитель еще не имеет исключительного права на использование изобретения и, во-вторых, такое соглашение не должно регистрироваться в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В соглашении должно быть оговорено, что компенсация будет выплачиваться только после получения патента, как об этом сказано в комментируемой статье.

Если соглашение не достигнуто, спор разрешается судом.

Установленные в комментируемой статье правила временного предоставления правовой охраны применяются только в случае, если поданная заявка будет принята к рассмотрению или по ней не будет принято решение об отказе в выдаче патента.

В пункте 2 комментируемой статьи установлено правило, согласно которому временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана, признана отозванной, принято решение об отказе в выдаче патента и отсутствует возможность его пересмотра, предусмотренная Гражданским кодексом.