!!!Экзамен зачет 2024 год / journal062023

98. ПРОТОКОЛ № 10	108. ПРОТОКОЛ № 11	113.	ПРОТОКОЛ№12

возможность сослаться на наличие недобросовест- ностиделаетизлишнейссылкуназлоупотребление правом, применение статьи 10 ГК РФ становится излишним; иными словами, «если в судебных ре- шениях написано и про недобросовестность,и про злоупотребление, то достаточно сослаться на не- добросовестность». При этом А.Н. Варламова ука- зывает, что, в частности, недобросовестная конку- ренция есть изначально недозволенный, незакон- ный акт, в то время как злоупотребление правом все же подразумевает выбор недопустимой кон- кретной формы поведения при общей его дозво- ленности и законности.

В.О. Калятин отметил, что понятия недобро- совестной конкуренции по статье 10-bis Париж- ской конвенции и злоупотребление правом по статье 10 ГК РФ являются лишь частично пересе- кающимися и ни одно не является подмножест- вом другого. Например, в принципе нельзя гово- рить о злоупотреблении правом, если субъектив- ное право у лица отсутствует, однако действия лица могут быть при этом недобросовестной кон- куренцией.

Д.А. Гаврилов в отдельном выступлении под- черкнул, что недобросовестной конкуренцией, как правило, могут признаваться не отдельные дей- ствия (например, регистрация товарного знака),

аповедение лица в целом.Например,в одном деле компания ушла с рынка и отсутствовала болеетрех лет. Тем временем ее конкурент не просто (1) по- дал заявление о регистрации на себя такого же то- варного знака, но и (2) начал производство иден- тичных товаров, (3) маркированных этим товар- ным знаком,а также (4) подал заявление о прекра- щении правовой охраны товарного знака на имя предыдущей компании. Федеральная антимоно- польная служба установила, что недобросовестной конкуренцией являются не отдельно действия 1-4,

ався их совокупность, и применила статью 10.bis Парижской конвенции («генеральный деликт»).

При этом совершенно необязательно, чтобы состав, образующий недобросовестную конку- ренцию, начинался именно с регистрации спор- ного товарного знака: он может начинаться, на- пример, с передачи товарного знака от одного лица другому.

В.О. Калятин был более категоричен: по его мнению, сама по себе регистрация товарного зна-

ка никогда не может быть недобросовестной кон- куренцией,хотя и можетбыть одним из признаков таковой.

Близкий пример привел В.А. Корнеев: «Ве- роятно, само по себе то, что лицо зарегистриро- вало товарный знак и его не использует, не явля- ется злоупотреблением правом. Здесь есть специ- альные последствия в виде досрочного прекраще- ния правовой охраны через три года». Безусловно, ситуация будет иной, если такая регистрация была произведена в отношении товарного знака, ши- роко распространенного за рубежом, но не заре- гистрированного в России, когда таким способом лицо «ставит палки в колеса» иностранному про- изводителю, уточняет выступающий.

Е.А. Ариевич привел пример, близкий к при- меру Д.А. Гаврилова: компания зарегистрировала товарный знак на товар, который под этим знаком был известен с советских времен, и пыталась вы- теснитьконкурентов с рынка,ссылаясьна наличие регистрации. Он отметил, что в таких делах важ- нейшим признаком, позволяющим квалифициро- вать деятельность лица как недобросовестную, яв- ляется его осведомленность: лицо знает, что то- варный знак уже давно используется, но, дейст- вуя с умыслом, завершает регистрацию с целью дальнейшего предъявления претензий менее рас- торопным участникам гражданского оборота. На- против, если товарный знак был зарегистрирован при добросовестном заблуждении, что он на теку- щий момент третьими лицами не используется, нет оснований признавать такую деятельность не- добросовестной конкуренцией.

3.Специальные нормы законодательства

озащите конкуренции и IV части ГК РФ и их соотношение с нормами ГК РФ и Парижской конвенции.

Д.А. Гаврилов начал свое выступление с при- мера, касающегося киберсквоттинга со стороны физического лица, которое не занимается пред- принимательской деятельностью. Такие дейст- вия не должны признаваться ни недобросовест- ной конкуренцией, ни вообще недобросовестным ведением бизнеса – за отсутствием самого бизне- са. Поэтому здесь, как и во многих других сходных случаях, нельзя применить ни нормы статьи 10.bis Парижской конвенции, ни нормы статьи 14 ГК РФ «Запрет на недобросовестную конкуренцию»

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

111

98. ПРОТОКОЛ № 10	108. ПРОТОКОЛ № 11	113.	ПРОТОКОЛ№12

Закона о защите конкуренции. Однако при этом вполне применимы нормы о злоупотреблении пра- вом. При этом Д.А. Гаврилов констатировал, что практика в данном вопросе пошла по несколько иному пути (см. доменный спор по делу Mumm), что нельзя считать верным. Однако если есть кон- курентные отношения, то, безусловно, статья 10.bis Парижской конвенции и статья 14 Закона о защите конкуренции могут быть применены.

Е.А. Павлова предложила выработать иерар- хическую систему норм и указать, в каком случае какая конкретно норма — из I части ГК РФ, из Па- рижской конвенции, из Закона о защите конку- ренции, из IV части ГК РФ должна применяться. «Нужно четко определиться с очередностью мер», говорит она. При этом Е.А. Павлова отметила, что по общему правилу при решении споров в обла- сти охраны товарных знаков следует исходить из добросовестности правообладателя и соответст- венно применять нормы IV части ГК РФ, специ- ально предназначенные для споров данного вида (примером является норма о прекращении реги- страции товарного знака в связи с его неиспользо- ванием). Ссылки на другие нормы должны носить исключительный характер.

Отдельной темой обсуждения стала регистра- ция товарных знаков с обыденными (общеупотре- бительными) элементами. Например, регистриру-

ется товарный знак для сайдинга «Изосайдинг», затем правообладатель начинает «собирать дань» со всех производителей сайдинга (пример при-

вел В.А. Корнеев).Как указала Н.И.Левченко, по-

добная деятельность весьма распространена. Без- условно,такие знаки вообще не должны регистри- роваться, а соответствующая деятельность – пре- секаться, однако вызывает затруднения правовая квалификация оснований для отказа правообла- дателю в иске к производителю, якобы «незакон- но» использующем этот товарный знак, если сам этот правообладатель сайдинг не производит, то есть конкурентных отношений как таковых нет. Дискуссия по этому вопросу, в духе предыдуще- го обсуждения, в основном сводится к тому, име- ет ли здесь место нарушение статьи 10.bis Париж- ской конвенции (поскольку имеется нечестное ве- дение бизнеса) или же этого нет и можно приме- нять лишь статью 10 ГК РФ.

Закрывая заседания рабочей группы, Л.А. Но- воселова поблагодарила всех выступивших за плодотворнуюдискуссию и выразила уверенность, что все изложенные позиции будут сведены в еди- ный документ, который будет разослан для окон- чательного обсуждения членам НКС.Предложение о создании единого документа по итогам нынеш- него обсуждения с использованием материалов Обзора и Справки было поддержано НКС.

112	Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

108. ПРОТОКОЛ № 11	113. ПРОТОКОЛ № 12	118.	ПРОТОКОЛ№13

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

29 июня 2015 года

На заседании НКС 29 июня 2015 года обсужда- лись вопросы применения положения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в частности толкование выра- жения «использование товарного знака иным ли- цом под контролем правообладателя».

Члены НКС, присутствующие на заседании: 1. Новоселова Людмила Александровна (предсе-

датель Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам) – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллек- туальных прав Московского государственного юри- дического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

2. Корнеев Владимир Александрович – канди- дат юридических наук, доцент кафедры интеллек- туальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуаль- ным правам;

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по ин- теллектуальной собственности Ассоциации Евро- пейского Бизнеса;

4. Вестваль Томас (Германия) – профессор, ад- вокат;

5. Герасименко Светлана Анатольевна – госу- дарственный советник юстиции 2 класса;

6. Калятин Виталий Олегович – кандидат юри- дических наук,профессор Российской школы част- ного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

7. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промыш- ленной собственности в РГАИС, руководитель пра- ктики по интеллектуальной собственности «Пепе- ляев групп»;

8. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследова- тельского центра частного права при Президенте Российской Федерации;

9. Руйе Николя (Швейцария) – доктор юриди- ческих наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош;

На заседании также присутствовали: 10. Голофаев Виталий Викторович – судья Суда

по интеллектуальным правам; 11. Кручинина Надежда Александровна – су-

дья Суда по интеллектуальным правам; 12. Михайлов Семен Викторович – советник

председателя Суда по интеллектуальным правам; 13. Погадаев Никита Николаевич – судья Суда

по интеллектуальным правам; 14. Рассомагина Наталия Леонидовна – судья

Суда по интеллектуальным правам; 15. Тарасов Николай Николаевич – судья Суда

по интеллектуальным правам; 16. Уколов Сергей Михайлович–судья,предсе-

датель 1-го судебного состава Суда по интеллекту- альным правам;

17. Химичев Виктор Афанасьевич – судья, председатель 2-го состава Суда по интеллектуаль- ным правам, кандидат юридических наук.

113

108. ПРОТОКОЛ № 11	113. ПРОТОКОЛ № 12		118.	ПРОТОКОЛ№13
Заседание открыла Председатель Суда по ин-		товарного знака в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ не
теллектуальным правам Л.А. Новоселова.В своем		может определять, является ли использование
вступительном слове она пояснила, что выноси-		товарного знака иным лицом законным или не
мый на обсуждение вопрос об определении того,		законным. Возможны ситуации, когда исполь-
когда имеет место использование товарного знака		зование товарного знака будет признаваться ис-
«под контролем правообладателя», достаточно ча-		пользованием для целей сохранения правовой
сто встречается в судебной практике и нуждается		охраны товарного знака в связи с его использо-
в детальном рассмотрении.		ванием, несмотря на то, что такое использование
Пункт 1 статьи 1486 ГК РФ предусматрива-		не будет соответствовать правовым нормам. На-
ет, что правовая охрана товарного знака может		пример (Е.А. Павлова), товарный знак может ис-
быть прекращена досрочно вследствие неисполь-		пользоваться третьим лицом по договору с право-
зования товарного знака. При этом согласно пун-		обладателем на производство пробной партии то-
кту 2 этой статьи использованием товарного знака		вара, который, в нарушение правила статьи 1490
признается, во-первых, его использование самим		ГК РФ об обязательной регистрации договоров об
правообладателем, и, во-вторых, использование		использовании товарных знаков (лицензионных
инымлицом на основании лицензионногодогово-		договоров), не был зарегистрирован в Роспатенте.
ра либо иным лицом, «осуществляющим исполь-		Такое использование нельзя назвать во всех смы-
зование товарного знака под контролем право­		слах «законным», однако оно подпадает под гипо-
обладателя».		тезу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.
В правоприменительной практике возник ряд		2. Соотношение между использованием то-
вопросов, касающихся толкования приведенных		варного знака иным лицом на основании ли-
выше положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.		цензионного договора и «под контролем пра-
1. Сфера применения пункта 2 статьи		вообладателя».
1486 ГК РФ.		Как видно, в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ пе-
Участники дискуссии были единодушны втом,		речисляются два случая использования товарного
что правила пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеют уз-		знака иным лицом: (а) по лицензионному догово-
кое применение, а именно – выделяют ряд случа-		ру и (б) «под контролем правообладателя». Возни-
ев использования товарного знака, при которых		кает вопрос о точном содержании этих двух поня-
охрана товарного знака не может быть прекраще-		тий и соотношении между ними.
на по мотиву его неиспользования, «оставления»		Согласно позиции, изложенной в Справке,
правообладателем.		следует исходить из того, что формулировка «под
В.О. Калятин указал,что обсуждаемые прави-		контролем правообладателя» фактически заимст-
ла пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеют в виду лишь		вована из Соглашения ТРИПС (вступило в силу для
то, можно или нет аннулировать регистрацию то-		России 22.08.2012) устанавливает, что «использо-
варного знака при наличии тех или иных обстоя-		вание товарного знака другим лицом под контр-
тельств. Применять ли эти правила для каких-то		олем владельца знака признается для целей со-
других ситуаций, расширяя область их примене-		хранения в силе регистрации использованием то-
ния, нет оснований. Данную реплику поддержали		варного знака». Эта формулировка в Соглашении
Л.А. Новоселова и Е.А. Павлова.		ТРИПС, в свою очередь, взята из правовой пра-
В.А. Корнеев отметил, что сама формулиров-		ктики США, в которой контроль правообладателя
ка «под контролем» появляется в IV части ГК РФ		выражается, в первую очередь, в осуществляемом
единственный раз в статье 1486 и только для во-		правообладателе контроле качества производимо-
проса о сохранении правовой охраны товарного		го третьим лицом товара, как правило – в рамках
знака. Вопрос о том, законно ли соответствующее		лицензионного договора.
использование товарного знака, «нужно оставить		Следовательно, смысл пункта 2 статьи 1486 ГК
в стороне», говорит В.А. Корнеев.		РФ заключается в том, что по общему правилу для
Резюмируя, можно сделать вывод, что пере-		целейсохраненияправовойохранытоварногозна-
числение некоторых вариантов	использования	капомотивуегоиспользованиятребуетсяналичие
114		Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

108. ПРОТОКОЛ № 11	113. ПРОТОКОЛ № 12		118.	ПРОТОКОЛ№13
лицензионного договора. Однако в исключитель-		бое толкование нормы пункта 2 статьи 1486 ГК
ных случаях и при отсутствии лицензионного до-		РФ имеет свои недостатки. С одной стороны, эту
говора может быть признан факт использования		норму нельзя толковать слишком ограничитель-
товарного знака под контролем правообладателя;		но, поскольку законодатель явно хотел показать,
тогда требуются фактическое соглашение между		что законное использование товарного знака мо-
правообладателем и другим лицом и согласован-		жет быть и без лицензионного договора. С другой
ные действия, направленные на поддержание ка-		стороны, при широком толковании можно «выпу-
чества товара.		стить джина из бутылки», когда практически лю-
При этом в справке подчеркнуто, что данная		бые действия сторон, любые акты и документы
позиция противоречит западноевропейской пра-		придется проверять на предмет того, не относятся
ктике, в которой главным является наличие про-		ли они к «использованию под контролем».
стого согласия правообладателя на использование		Выступивший следующим Е.А. Ариевич от-
товарного знака третьим лицом, а не контроль ка-		метил, что в современных условиях расширитель-
чества товара.		ное толкование нежелательно. Лицензионный до-
Изложенная позиция была подвергнута де-		говор на использование товарного знака, по край-
тальному обсуждению.Большинство выступавших		ней мере, регистрируется и это сильно упрощает
не согласились с тем, что толкование статьи 1486		работу суда. В принципе можно допустить в ка-
ГК РФ необходимо производить в соответствии		честве оснований «использования под контр-
с американским подходом, и в той или иной сте-		олем» и другие договоры. Но что касается недого-
пени присоединились к позиции, согласно кото-		ворных оснований использования, то, по мнению
рой пункт 2 статьи 1486 ГК РФ, используя форму-		Е.А.Ариевича,здесьцелесообразно ограничиться
лировку «под контролем правообладателя», имеет		корпоративным контролем – аффилированностью
в виду в первую очередь наличие простого согла-		нескольких юридических лиц.
сия правообладателя.		Е.А.ПавловавдополнениекрепликеЕ.А.Ари-
Так, Е.А. Павлова отметила, что в первона-		евича отметила, что если речь идет не об исполь-
чальной редакции Соглашения ТРИПС использо-		зовании на основании лицензионного договора,
валась формулировка «с согласия правообладате-		следует требовать реального использования то-
ля» и лишь в конце она была заменена на более		варного знака. Н.Л. Рассомагина отметила в свя-
привычную для американских юристов форму-		зи с этим, что проверять использование товарного
лировку «под контролем правообладателя». Речь		знака для целей статьи 1486 ГК РФ нужно всегда,
идет о том, что договор на использование товар-		и проверяет это суд.
ного знака может быть не обязательно лицензи-		Н.Руйевсвоемвыступленииуказал,чтовпра-
онный, что пункт 2 статьи 1486 ГК РФ и выражает,		ве стран Европы, в частности Швейцарии, от пра-
пусть и не лучшим образом.		вообладателя в ситуациях, когда ставится вопрос
Вместе с тем, по мнению Е.А. Павловой, «зако-		о прекращении товарного знака по мотиву его не-
нодатель не предполагал», что нормой статьи 1486		использования, требуется лишь, чтобы использо-
ГК РФ будут охватываться случаи «фактического»		вание товарного знака иным лицом происходи-
использования, то есть использования в отсутст-		ло с согласия правообладателя. Не требуются ни
вие любого договора.		контроль за качеством товара, ни наличие догово-
Л.А. Новоселова в ответ на последнее замеча-		ра. Выступавший также отметил, что Соглашение
ние Е.А.Павловой возразила: если считать, что в ста-		ТРИПС, используя формулировку «под контролем
тье 1486 ГК РФ имеется в виду только договорное ис-		правообладателя», устанавливает наиболее жест-
пользование, будут исключаться ситуации, когда до-		кий стандарт к использованию товарных знаков
говора кактакового нет,а контроль за использовани-		другими лицами для целей сохранения регистра-
ем товарного знака очень жесткий, например, когда		ции товарного знака. Любая страна вправе смяг-
лица связаны корпоративным контролем.		чить этой стандарт с тем, чтобы уменьшить число
В ответ на данные реплики С.А. Герасимен-		оснований для прекращения правовой охраны то-
ко выразила беспокойство по поводу того, что лю-		варного знака, что европейские страны и делают,
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023				115

108. ПРОТОКОЛ № 11	113. ПРОТОКОЛ № 12	118.	ПРОТОКОЛ№13

хотя онитакже являются участниками Соглашения ТРИПС. Кроме того, доказать наличие согласия на использование товарного знака легко, в отличие отналичия контроля за его использованием.Прак­ тикой признается, что согласие, в принципе, мо- жет быть и неявным. Т. Вестваль также отметил, что трудностей с доказыванием наличия согла- сия у правообладателя, как правило, не возника- ет. В.А. Корнеев отметил: «Если правообладатель говорит: это лицо использовало товарный знак по моей воле, и приносит документы, предоставлен- ные третьим лицом, то какие у нас основания ему не верить?»

Л.А. Новоселова заметила, что требование контроля за качеством товара в тексте статьи 1486 ГК РФ отсутствует, не говоря уже о том, что даже если какой-нибудь лицензионный договор и пред- усматривает право правообладателя контроли- ровать качество товара, этим правом пользуются единицы правообладателей.

Тем не менее (на что указывает В.А. Корне- ев) нельзя упускать из виду, что законодатель всетаки использует не формулировку «использова- ние товарного знака с согласия правообладателя», а формулировку «использование товарного знака под контролем правообладателя». Что все же озна- чают слова «под контролем», помимо наличия со- гласия правообладателя?

Е.А. Павлова высказала предположение, что нужно исходить из вида использования. Очевид- но, например, что в случае импорта готовых това- ров о контроле качества товара говорить не при- ходится, максимум, о чем тут можно говорить – контроль за объемом ввезенного товара. В случае производства товаров ситуация, конечно, более сложная.

Л.А. Новоселова, подытожив высказан- ные позиции, отметила, что, по всей видимо- сти, нельзя приравнивать положение пункта 2 статьи 19 Соглашения ТРИПС и пункта 2 ста- тьи 1486 ГК РФ, поскольку у них объективно раз- ное содержание, несмотря на общность словес- ной формулировки. Российский законодатель в статье 1486 ГК РФ устанавливает случаи, когда правовая охрана не может быть прекращена, и устанавливает их для большего числа ситуаций, чем Соглашение ТРИПС. Далее можно рассмо- треть отдельные примеры договорного и бездо-

116

говорного использования товарного знака, но при этом следует считать, что главное – наличие согласия правообладателя. «Контроль» из статьи 1486 ГК РФ – это «контроль воли»; контролиру- ет ли правообладатель качество товара – это во- прос не для целей статьи 1486 ГК РФ, а для дру - гих статей ГК РФ.

3. Примеры использования товарного зна- ка «под контролем правообладателя» при от- сутствии лицензионного договора, рассмот­ ренные в ходе дискуссии.

А). Отсутствие государственной регистрации предоставления использования товарного знака другому лицу не является препятствием для ква- лификации использования товарного знака как использования под контролем правообладателя. Это связано стем,чтолицензионныйдоговор при- нимается как доказательство наличия воли, по- этому отсутствие его государственной регистра- ции для целей применения статьи 1486 не явля- ется проблемой (Л.А. Новоселова). Аналогичные выводы можно сделать в отношении любого дого- вора,связанного с использованием товарного зна- ка,который позднее был признан незаключенным или недействительным, поскольку и в этих ситуа- циях выявляется согласованная воля сторон на ис- пользование товарного знака.

Б). Следует признавать, что договоры подряда или коммерческой концессии фактически закре- пляют не только согласие правообладателя на ис- пользование товарного знака, но контроль качест- ва товара (поскольку в силу положений статей 721, 783 ГК РФ качество выполняемой работы должно соответствовать условиям соответствующего до- говора). При этом В.О. Калятин обратил внима- ние на ситуации, когда третье лицо не использует товарный знак от своего имени, хотя и произво- дит маркированную им продукцию (например, за- вод по договору с правообладателем изготовляет продукцию, маркирует ее товарным знаком пра- вообладателя и поставляет эту продукцию правоо- бладателю же): здесь товарный знак используется скорее не «под контролем правообладателя», а са- мим правообладателем.

В). Наличие корпоративных отношений, на- пример, внутри холдинга, может подтверждать использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя. При этом оформле-

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

108. ПРОТОКОЛ № 11	113. ПРОТОКОЛ № 12	118.	ПРОТОКОЛ№13

ние согласия на использование какими-то явными актами или отсутствие такового не играет опреде- ляющей роли (В.О. Калятин), главное то, что со- гласие на использование товарного знака в прин- ципе было.

Г). Применительно к импортируемым товарам контроль правообладателя за использованием то- варного знака для целей статьи 1486 ГК РФ может проявляться при обращении правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственно- сти с указанием списка уполномоченных импор-

теров (см., например, дело № СИП-193/2013, то- варные знаки «Perrier»).

Д). Администрирование доменного имени не самим правообладателем, а третьим лицом может быть квалифицировано как использование товар- ного знака под контролем правообладателя по тем же основам, что и в прочих случаях.

Закрывая заседание рабочей группы, Л.А. Но- воселова поблагодарила всех участников дискус- сии и выразила уверенность,что все замечания бу- дут учтены при подготовке окончательного вари- анта Справки.

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

117

113. ПРОТОКОЛ № 12	118. ПРОТОКОЛ № 13	133.	ПРОТОКОЛ№14

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

27 ноября 2015 года

НазаседанииНКСсостоявшемся27ноября2015 года обсуждался ряд вопросов, возникающих при применении пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ (слу- чаи,когда регистрациятоварного знака недопуска- ется по мотиву отсутствия различительной способ- ности, введения потребителей в заблуждение, про- тиворечия общественным интересам и т.п).

Заседание проводилось в рамках меропри- ятий, посвященных 85-летию со дня образова- ния Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Члены НКС, выступившие на заседании: 1. Новоселова Людмила Александровна – ве-

дущая заседания, председатель Совета, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафе- дрой интеллектуальных прав Московского госу- дарственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по ин- теллектуальным правам;

2. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по ин- теллектуальной собственности Ассоциации Евро- пейского Бизнеса;

3. Иванова Диана Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного универси- тета, член Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI);

5. Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Роспатента;

118

4. Калятин Виталий Олегович – кандидат юри- дических наук,профессор Российской школы част- ного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;

5. Корнеев Владимир Александрович – канди- дат юридических наук, заместитель председате- ля Суда по интеллектуальным правам, доцент ка- федры интеллектуальных прав Российской школы частного права;

6. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллек- туальной собственности, патентам и товарным знакам, член НТС ФГУ ФИПС и научно-техниче- ской секции «Правовая охрана и экспертиза объ- ектов промышленной собственности» ФГУ ФИПС, член Консультативного Совета при Роспатенте, член Апелляционной комиссии Роспатента по ат- тестации патентных поверенных;

7. Линник Лев Николаевич – доктор граждан-

ского права (Doctor der Zivilrecht. Bundesrepublik Deutschland), профессор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик,дей- ствительный член Российской академии естест- венных наук, инженер-физик, патентный пове- ренный, вице-президент Совета Евразийских па- тентных поверенных (также предоставил пись- менный отзыв);

8. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промыш- ленной собственности в РГАИС, руководитель пра- ктики по интеллектуальной практике в «Пепеляев групп» (также представила письменный отзыв);

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

113. ПРОТОКОЛ № 12	118. ПРОТОКОЛ № 13		133.	ПРОТОКОЛ№14
9. Павлова Елена Александровна – кандидат		отказа в государственной регистрации товар-
юридических наук, начальник отдела Исследова-		ного знака, перечисленных в пункте 1 статьи
тельского центра частного права при Президен-		1483 ГК РФ.
те Российской Федерации, заведующий кафедрой		В указанном пункте говорится, что «не до-
Российской школы частного права;		пускается государственная регистрация в каче-
10. Руйе Николя (Швейцария) – доктор юриди-		стве товарных знаков обозначений, не облада-
ческих наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны		ющих различительной способностью или состо-
и Университетского Института Курт Бош;		ящих только из элементов: 1) вошедших во все-
11. Штефан Русслис – адвокат Коллегии адво-		общее употребление для обозначения товаров
катов Гамбурга, член INTA, AIPPI.		определенного вида; 2) являющихся общеприня-
В заседании также участвовали судьи Суда		тыми символами и терминами; 3) характеризую-
по интеллектуальным правам и работники ап-		щих товары, в том числе указывающих на их вид,
парата суда.		качество, количество, свойство, назначение, цен-
		ность, а также на время, место и способ их произ-
Письменные отзывы представили члены НКС:		водства или сбыта; 4) представляющих собой фор-
12. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат		му товаров, которая определяется исключительно
юридических наук,доцент кафедры социально-гу-		или главным образом свойством либо назначени-
манитарных дисциплин факультета экономиче-		ем товаров».
ских и социальных наук Российской академии на-		Согласно первому подходу, такое основание
родного хозяйства и государственной службы при		отказа для регистрации товарного знака, как от-
Президенте Российской Федерации;		сутствие различительной способности, является
13. Медведев Валерий Николаевич – член Ме-		самостоятельным, независимым от других осно-
ждународной ассоциации патентных поверенных		ваний, перечисленных в нумерованных подпун-
(FICPI), Международной ассоциации по охране		ктах 1–4 данного пункта. Согласно второму под-
промышленной собственности (AIPPI), Междуна-		ходу, в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ предусмотре-
родного лицензионного общества (LESI), Между-		но единственное основание для отказа в регистра-
народной ассоциации по товарным знакам (INTA),		ции товарного знака – отсутствие различительной
Ассоциации российских патентных поверенных,		способности обозначения. В этом случае нумеро-
Евразийский патентный поверенный;		ванные подпункты 1–4 становятся лишь частны-
14. Старженецкий Владислав Валерьевич –		ми случаями или примерами отсутствия различи-
кандидат юридических наук, доцент кафедры		тельной способности.
международного публичного и частного права		Выбор между этими двумя подходами ва-
НИУ Высшей школы экономики, государственный		жен при рассмотрении Роспатентом возражений
советник юстиции 2 класса.		против регистрации товарного знака со ссылкой
		на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ. При первом подхо-
Заседание открыла Председатель Суда по ин-		де возражения рассматриваются в контексте кон-
теллектуальным правам Л.А. Новоселова. В сво-		кретного основания для отказа в регистрации то-
ем вступительном слове поприветствовала руко-		варного знака, применение которого обосновыва-
водителя Роспатента Г.П. Ивлиева, выразив мне-		ется заявителем. При втором подходе возражения
ние, что правовые проблемы, обсуждаемые на		рассматриваются в контексте пункта 1 статьи 1483
заседаниях Совета, являются во многом общи-		ГК в целом. Пример: возражение подано со ссыл-
ми для судебных и административных органов		кой на то, что обозначение является общеприня-
и совместное осмысление этих проблем должно		тым термином. Роспатент, рассмотрев возраже-
благоприятно сказаться на их решении, а также		ние, видит, что заявитель не доказал, что обозна-
по возможности гармонизировать практику Рос­		чение является общепринятым термином, однако
патента и судов.		из предоставленных им материалов следует, что
Первый вопрос, вынесенный на обсужде-		обозначение вошло во всеобщее употребление для
ние, касался классификации оснований для		товаров определенного вида. При первом подходе
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023				119

113. ПРОТОКОЛ № 12	118. ПРОТОКОЛ № 13	133.	ПРОТОКОЛ№14

вудовлетворении заявления следует отказать (при этом заявитель может впоследствии подать новое заявление, заменив основание), при втором под- ходе заявление следует удовлетворить.

Л.А. Новоселова пояснила, что обсуждаемый вопрос имеет в виду в основном ситуации, когда фактически различительная способность отсутст- вует, заявитель это понимает, но пытается «подо- гнать» свои рассуждения под конкретные подпун- кты пункта 1 статьи 1483 (в пункте есть подпункты, заявитель считает, что должен указать конкретное правовоеоснование,тоестьконкретныйподпункт),

врезультате чего и получает отказ. Как было выяв- лено в ходе дискуссии, вопрос можно разделить на два вопроса: о точном смысле пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и о пределах рассмотрения возражений о ре- гистрации товарного знака в Роспатенте и в суде. Второй из этих вопросов, как указал В.А. Корне- ев, по существу является вопросом правовой ква- лификации: если заявитель привел доказательства, но при этом сослался не на тот подпункт или абзац пункта 1 статьи 1483, то должны ли Роспатент или суд выполнить «переквалификацию» возражений, сославшись на применимые нормы, или же они должны отказать заявителю?

Вотношении точного смысла пункта 1 статьи 1483 мнения участников дискуссии разделились. Бо́льшая часть выступавших склонялась ктому, что в этом пункте имеются в виду два разных основания или группы оснований для отказа в го- сударственной регистрации товарного знака.

Так, Г.П. Ивлиев в своем выступлении отме- тил: мы не можем не учитывать, что в тексте пун- кта 1 статьи 1483 ГК РФ заложен союз «или», кото- рый сам по себе предполагает«раздельное сущест- вование» такого основания, как отсутствие разли- чительной способности, и других, перечисленных

внумерованных подпунктах, оснований. Без- условно, параллели между разными основаниями проведены быть могут, но сама норма предпола- гает раздельное рассмотрение данных оснований. Этот подход был ясно виден из Правил регистра- ции товарных знаков № 32, где в пункте 2.3 все эти основания рассматривались как независимые. Сейчас он нуждается в определенном уточнении

всвязи со вступлением в силу Правил регистра- ции товарных знаков, где в пункте 34, указано, на- пример, следующее: «В ходе экспертизы заявлен-

120

ного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам,не облада- ющим различительной способностью... К обозна- чениям, не обладающим различительной способ- ностью, относятся... сведения... характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар», то есть по существу смешиваются основания абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 (отсутствие различительной способности)

иподпункта 3 пункта 1 статьи 1483 (элементы, ха- рактеризующиетовары).Однако правильностьно- вого подхода вызывает сомнения, и в целом отка- зываться от подхода, предполагающего различие между отсутствием различительной способности

ипрочими основаниями, нельзя.

В.В. Орлова, ссылаясь на текущую практику (пункт34 Правил регистрациитоварных знаков),на предшествующее законодательное регулирование

вРоссии (в частности на оригинальную редакцию статьи 6 Закона о товарных знаках) и на европей- ский опыт (директива 89/104/EEC о товарных зна- ках) делает аргументированный вывод о наличии

впункте 1 статьи 1483 двух групп оснований: «Пер- вая группа относится к обозначениям, не обладаю- щим различительной способностью. Вторая груп- па относится к обозначениям, состоящим исклю- чительно... из обозначений, которые перечислены

вподпунктах 1–4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ».

По мнению Е.А. Ариевича, отсутствие различи- тельной способности и основания, перечисленные в нумерованных подпунктах, есть качественно раз- ные основания. Отсутствие различительной способ- ности у обозначения попросту означает, что данный знак не способен выполнить индивидуализацию то- варов, то есть находится в сфере отношений «потре- битель–товарный знак». Остальные же основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483,раньше на- зывались «описательными»; запрет на регистрацию таковых связан с тем, что соответствующие обозна- чения должны находиться в свободном обращении, поскольку предоставление исключительного права на таковые кому-либо из участников оборота нару- шит права других участников.

Вместе с тем эта позиция не была полностью единодушной.

Так, Л.Л. Кирий отметила, что, по ее мне- нию, в широком смысле можно считать, что такое свойство, как «различительная способность», есть

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023