!!!Экзамен зачет 2024 год / journal062023

8.ПРОТОКОЛ№1	28. ПРОТОКОЛ № 2	35.	ПРОТОКОЛ№3

конкуренции на рынке связано стем,что участник рынка стремится получить возможность влиять на общие условия обращения товаров. Таким обра- зом, оценивая действия физического лица, не осу- ществляющего деятельность на каком-либо рын- ке, нужно обращать внимание на цель регистра- ции доменного имени. Если такая цель – извлечь выгоду от коммерческой ценности товарного зна- ка, это – недобросовестное намерение и это зло- употребление правом. По UDRP такие споры раз- решаются аналогично, понятие конкуренции при разрешении таких споров не используется.

Л.А. Новоселова. Следовательно, мы должны применять при разрешении таких споров статью 10 ГК РФ? А круг фактических обстоятельств опре- делять с учетом положений, сформулированных в UDRP? Может ли суд ссылаться на UDRP или он это может делать только косвенно («судебная пра- ктика исходит из того,что нужно установить опре- деленные обстоятельства»)?

Д.А. Гаврилов. Если в доменной зоне спорно- го доменного имени действуют UDRP, то на них можно ссылаться явно. В остальных случаях при рассмотрении доменного спора можно толковать нормы, содержащиеся в статьях 10 и 1484 ГК РФ, с учетом положений UDRP. Но желательно, чтобы Координационный центр национального домена сети Интернет отредактировал правила регистра- ции в зонах .ru и .рф.

2. Соотношение понятий регистрации до- менного имени и его использования

В.А. Мещеряков. Вопрос, касающийся содер- жания понятия «использование доменного имени», заключается в следующем: включает ли названное понятие действия по регистрации доменного име- ни? Приобретение исключительного права вообще и особенно в области промышленной собственно- сти, в которой исключительное право возникает на основании регистрации, представляет собой дейст- вие,которое само по себе правтретьих лиц не нару- шает. В законе содержание исключительного пра- ва определяется как использование объекта интел- лектуальной собственности. Таким образом, реги- страция спорногодоменного имени не можетвлечь смешениятоваров и услугсогласно статье 10.bis Па- рижской конвенции. В практике арбитражных су- дов такая ситуация оценивается в качестве дейст- вия, создающего угрозу нарушения права.

С.А. Копылов. Факт регистрации доменно- го имени нельзя расценивать как приготовление к недобросовестному его использованию. К при- меру, услуга по отслеживанию освобождающихся доменных имен: технически это комплекс, рабо- тающий со всеми возможными заданными наи- менованиями словосочетаний,который проверяет зарегистрированные доменные имена и проверя- ет освобождающиеся доменные имена. При этом процесс регистрации доменного имени за новым администратором происходит автоматически.

А.В. Залесов. Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности в 2003 году приняла резолюцию, постановление по во- просу 173 (Q173), в пункте 1 которой отмечено, что сама по себе регистрация доменного име- ни не создает какого-либо права на обозначение

(proprietary rights in the name). Это применимо, на-

пример, к ситуации, когда администратор домен- ного имени размещает на своем сайте рекламу, хотя прав на соответствующее обозначение у него нет. Применима в аналогичных ситуациях ста- тья 10.bis Парижской конвенции, поскольку такая практика может противоречить честным обычаям в торговых и промышленных делах.

Кроме того, в пункте 6 указанной резолюции говорится, что несмотря на то, что сервис WHOIS должен содержать достоверную информацию в отношении лица, зарегистрировавшего домен- ное имя (имя/наименование, телефонный номер и другое),часто невозможно установить ответчика по делу. Предлагается названную резолюцию рас- сматривать как обычай, устанавливающий пре- зумпцию, что информация должна быть доступ- на. Соответственно, иски не должны возвращаться заявителям по формальным основаниям, так как истец объективно не может соблюсти требование АПК РФ в части указания всех данных ответчика. В таких ситуациях регистратор может быть при- влечен к участию в деле в качестве третьего лица.

М.А. Рожкова. Доменные имена к объек- там интеллектуальной собственности не относят- ся. Вместе с тем с юридической точки зрения до- менные имена представляют собой явление, кото- рое может вторгнуться в сферу исключительного права на товарный знак. Необоснованное втор- жение и составляет нарушение исключительно- го права. Таким образом, является неправильным

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

31

8.ПРОТОКОЛ№1	28. ПРОТОКОЛ № 2	35.	ПРОТОКОЛ№3

ограничение применения положений о злоупо- треблении правом указанием на то, что наруше- ние исключительного права состоит только в ис- пользовании доменного имени, но не в его реги- страции. Дело в том, что права могут быть нару- шены уже самой недобросовестной регистрацией, направленной на недобросовестную конкуренцию (недобросовестное использование), хотя само- го использования еще не было. Например, когда предлагается продажа доменного имени право­ обладателю товарного знака.

Н.А. Кручинина. Регистрации доменного имени может быть актом недобросовестной кон- куренции сама по себе: обладатель исключитель- ного права может прийти в суд и заявить, что у него есть товарный знак, но в связи с регистра- цией доменного имени он лишен права использо- вать его в сети Интернет.

Следовательно,независимо от субъектного со- става сама по себе регистрация доменного имени может быть нарушением статьи 10.bis Парижской конвенции.

3. Возможность применения UDRP

Л.А. Новоселова. В каком объеме, в каком ка- честве UDRP может применяться судами? Дело в том, что именно этот документ четко описывает, какие обстоятельства подлежат проверке при рас- смотрении спора между владельцем доменного имени и правообладателем исключительного пра- ва на товарный знак.

С.А. Копылов. Для всех иностранных доме- нов общего пользования .com,.net,.org, процедура UDRP является обязательным приложением к до- говору как с регистратором, ICANN-регистрато- ром, так и регистратора с пользователем. В случае российских доменов .ru, .рф и исторически сло- жившегося .su, для них процедура UDRP не обяза- тельна. Принцип простой, каждая страна для свое- го домена вводит свои правила.

Таким образом, для иностранных доменных зон на процедуру UDRP можно ссылаться как на условие договора.

По спорам, предметом которых являются рос- сийские домены,ссылаются на Правила регистрации доменных имен, поэтому можно было бы внести со- ответствующие изменения в названные правила.

Д.А. Гаврилов. В решении Федеральной анти- монопольной службы по делу «RU-Центра» сделан

32

вывод, что регистратор нарушил обычаи делового оборота, основанные на правилах аккредитации, которых придерживались все регистраторы. Пре- зидиум Высшего Арбитражного Суда в своем по- становлении согласился с таким выводом. Может быть, можно аналогично относиться к правилам

UDRP.

В.О. Калятин. Если есть договорные условия, ссылающиеся на UDRP или другие правила, можно говорить о нарушениидоговора.Что касается обы- чая, то он сам по себе обладает нормативностью, поэтому обычай применяется в силу распростра- ненности, а не потому, что на него сослались в до- говоре. Если UDRP – это обычай в том случае, если на UDRP нет ссылки в договоре. Если же на UDRP прямо указано в договоре, то это уже не обычай, это уже просто норма.

4. Юридическое значение приоритета ре- гистрации доменного имени относительно даты заявки на регистрацию товарного знака Л.А. Новоселова. Если доменное имя было за- регистрировано раньше даты заявки на регистра- циютоварного знака,то,как правило,нельзя гово- рить о злоупотреблении со стороны администра-

тора доменного имени.

В.А. Ариевич. Возможны исключения, напри- мер, в случае известного во всем мире товарного знака, но не зарегистрированного в России.

В.О. Калятин. Доменное имя может быть ис- пользовано в дальнейшем для недобросовестной конкуренции.

С.А. Копылов. Признаками злоупотребле- ния являются действия администратора доменно- го имени по размещению рекламы, выставлении доменного имени на продажу. Принципиально то, что такие действия должны рассматриваться в со- вокупности. К примеру, регистрация одного до- менного имени ни о чем не свидетельствует, вме- сте с тем, если лицо зарегистрировало сто тысяч доменных имен и они «пересекаются» с товарны- ми знаками – есть основания для постановки во- проса о злоупотреблении.

В.А. Ариевич. Общий подход по вопросам недобросовестности применительно к домен- ным спорам заключается в применении положе- ний статьи 10 ГК РФ. Квалификация сложивших- ся отношений по статье 10.bis Парижской конвен- ции составляет частный случай, который может

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

8.ПРОТОКОЛ№1	28. ПРОТОКОЛ № 2	35.	ПРОТОКОЛ№3

определяться «тестами», наподобие используе- мым в американских судах.

5. Правовой статус доменного имени Л.А. Новоселова. Был изучены дела, связан-

ные с наследованием средств индивидуализации. К примеру, в решении

Мытищинского районного суда города Мос­ квы содержится вывод о том, что доменное имя по наследству перейти не может, так как домен- ное имя представляет собой услугу по «переадре- сации»,– соответственно,услуги по наследству не переходят.

Такая позиция, конечно, вызывает вопросы. Вместе с тем есть и причина их возникновения, состоящая в проблеме: является ли доменное имя самостоятельным объектом права?

Суды,рассматривая споры по доменным име- нам,основываются натом,что право натоварный знак (или фирменное наименование) закреплено законом, в то время как «доменное имя» в состав объектов интеллектуальных прав не входит.

Складывающаяся отечественная судебная практика основывается на том, что вопрос о дате регистрации доменного имени и другие обстоя- тельства не имеют юридического значения, по- скольку товарному знаку, являющемуся объектом интеллектуальной собственности, нельзя проти- вопоставить «старшинство» доменного имени. Так формируется вывод – всякое сходное домен- ное нарушает права владельца товарного знака. Насколько правомерна такая позиция?

С.А. Копылов. Я видел свидетельство о праве на наследование доменного имени на шесть на- следников в равных долях.

В.А. Мещеряков. Регистрация доменного имени возникает из договора. Вместе с тем, не- смотря на обязательственную природу доменно- го имени, нельзя не считаться с обстоятельства- ми, связанными с первенством регистрации до- менного имени, и вопросами добросовестности, то есть с признаками, характеризующими исклю- чительные права.

К примеру, если кто-либо добросовестно при- обрел право на доменное имя, не тождественное никакомутоварному знаку ни в России,ни в мире, но третье лицо воспроизвело такое доменное имя в качестве товарного знака и стало утверждать, что у товарного знака есть преимущество, осно-

ванное на законе.В сложившейся ситуации судеб- ное решение в пользу третьего лица, обладателя исключительного права на товарный знак, о ли- шении администратора прав в отношении спор- ного доменного имени будет вызывать вопросы с точки зрения справедливости.

В.О. Калятин. В такой ситуации админист- ратор спорного доменного имени имеет возмож- ность сослаться на статью 10 ГК РФ.

Т.В. Васильева. Обращаю внимание на то, что существуют организации, отслеживающие в сети Интернет успешные компании,и среди них выявляют такие, у которых доменное имя не за- регистрировано в качестве товарного знака. По- сле этого регистрируют соответствующий товар- ный знак и подают в суд на такую компанию. По- добных дел было много и все судебные инстанции указали, что злоупотребления правом не было, и взыскали компенсацию за незаконное исполь- зование товарного знака.

В.А. Корнеев. Право на доменное имя, дей- ствительно, возникает из договора. Вместе с тем по статье 1484 ГК РФ, действительно, абсолютное право получает законное преимущество. Единст- венное основание, по которому правообладателю исключительного права на товарный знак может быть отказано – если сам правообладатель зло­ употребляет правом, в том числе если товарный знак зарегистрирован лишь с целью отобрать до- менное имя.

С.В. Михайлов. Европейский Суд по правам человека в деле «Paeffgen» определил то, что до- менное имя относится к имуществу. То есть лицо, зарегистрировавшее доменное имя, обладает пусть не исключительным, но имущественным правом. В этом смысле приоритет может иметь значение.

Д.В. Афанасьев. Европейский Суд по правам человека указал на то, что доменное имя, обладая определенной ценностью, относится к категории имущества. Если это имущество, то это абсолют- ное право, которое можно, по аналогии с исклю- чительным правом, противопоставить, по боль- шому счету, всем.

Нужно принять во внимание критерии, оце- ниваемые Центром ВОИС по арбитражу и по- средничеству по правилам UDRP, то есть «каким образом» используется спорное доменное имя.

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

33

8.ПРОТОКОЛ№1	28. ПРОТОКОЛ № 2	35.	ПРОТОКОЛ№3

К примеру, один из подходов, если доменное имя используется с целью извлечения коммерческой выгоды, есть основания для применения статьи 10.bis Парижской конвенции.

Т.В. Васильева. Правила UDRP, решения Ев- ропейского Суда по правам человека имеют зна- чение в качестве ориентиров. Вместе с тем суд по конкретному спору оценивает действия сторон, прежде всего, с точки зрения норм права.

Н.А. Кручинина. Судебная практика по де- лам, связанным с запретом использования в до- менном имени товарного знака, в принципе сформирована, устоялся круг обстоятельств, под- лежащих доказыванию.

Есть товарный знак, обладающий исключи- тельным правом, которое в силу закона принад- лежит истцу, и есть доменное имя: законодатель построил свою позицию так, что лицо, обладаю- щее исключительным правом, всегда будет обла- дать приоритетом перед владельцем доменного имени.

6. Заключение Л.А. Новоселова. В ходе обсуждения обозна-

чились следующие основные проблемы:

–соотношение права на доменное имя с пра- вом на товарный знак, а также другие средства индивидуализации;

–отсутствие в законе норм, на соответствие которым можно проверять поведение и действия лица, зарегистрировавшего и использующего до- менное имя.

Можно отметить, что нет оснований наста- ивать на том, что доменное имя не может быть противопоставлено товарному знаку. Думает- ся, следует учесть подходы Европейского Суда по правам человека,указавшего,что доменное имя– это имущество, и право на него подлежит защи- те. Необходимо определить, каким образом соот- носятся право на доменное имя (как право обяза- тельственное) и права на средства индивидуали- зации

Задача сегодняшнего совещания состояла в уточнении постановки самой проблемы. Эту за- дачу мы решили.

Огромное спасибо за участие нашим чле- нам Научного консультативного совета, нашим гостям из Высшего Арбитражного Суда, нашим коллегам!

34	Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

28.ПРОТОКОЛ№2	35. ПРОТОКОЛ № 3	47.	ПРОТОКОЛ№4

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

4 апреля 2014 года

На заседании НКС 4 апреля 2014 года обсужда-	ональной группы Международной ассоциации по
лись вопросы,касающиеся споров о праве прежде-	охране интеллектуальной собственности (AIPPI),
пользования.	член AIPPI, LES, президент Ассоциации россий-
Члены НКС, присутствующие на заседании:	ских патентных поверенных, начальник юридиче-
1. Новоселова Людмила Александровна (ве-	ского отдела ООО «Союзпатент».
дущий заседания, председатель Научно-кон-	7. Звягинцев Денис Александрович – кандидат
сультативного Совета при Суде по интеллекту-	юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
альным правам) – доктор юридических наук,	уголовного права и процесса Российской государ-
профессор, заведующий кафедрой интеллек-	ственной академии интеллектуальной собствен-
туальных прав Московского государственного	ности (РГАИС).
юридического университета имени О.Е. Кутафи-	8. Зенин Иван Александрович – доктор юри-
на (МГЮА), председатель Суда по интеллекту-	дических наук, профессор, заслуженный профес-
альным правам.	сор юридического факультета Московского госу-
2. Васильева Елена Николаевна – кандидат	дарственного университета имени М.В.Ломоносо-
юридических наук, доцент, ведущий научный со-	ва, член Международной ассоциации содействия
трудник ФГБУН Института государства и права	прогрессу преподавания и исследований в области
Российской академии наук.	интеллектуальной собственности (ATRIP), глав-
3. Байбак Всеволод Владимирович – канди-	ный редактор журнала «Интеллектуальная собст-
дат юридических наук, адвокат адвокатского бюро	венность».
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», член	9. Иванова Диана Владимировна – кандидат
Научно-консультативного совета Федерального	юридических наук, доцент кафедры гражданского
арбитражного суда Северо-Западного округа.	права юридического факультета Белорусского го-
4. Близнец Иван Анатольевич –доктор юриди-	сударственного университета.
ческих наук, профессор, ректор Российской Госу-	10. Козырь Оксана Михайловна – кандидат
дарственной академии интеллектуальной собст-	юридических наук, заслуженный юрист, судья
венности (РГАИС),академик Российской академии	Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
естественных наук.	ции.
5. Герасименко Светлана Анатольевна – заме-	11. Корнеев Владимир Александрович – кан-
ститель начальника управления публичного права	дидат юридических наук,заместитель председате-
и процесса Высшего Арбитражного Суда.	ля Суда по интеллектуальным правам.
6. Залесов Алексей Владимирович – кандидат	12. Орлова Валентина Владимировна – доктор
юридических наук, президент Российской наци-	юридических наук, проректор по научной работе
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023	35

28.ПРОТОКОЛ№2	35. ПРОТОКОЛ № 3		47.	ПРОТОКОЛ№4
и международному сотрудничеству	Российской	23. Бузанов Виктор Юрьевич – доцент кафе-
государственной академии интеллектуальной соб-		дры гражданского права МГУим.М.В.Ломоносова.
ственности (РГАИС).		24. Булаевский Борис Александрович – препо-
13. Полонский Борис Яковлевич – доктор		даватель кафедры Московского государственного
юридических наук, заслуженный юрист Россий-		юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Ку-
ской Федерации, старший научный сотрудник		тафина.
Российской академии народного хозяйства и го-		25. Васильева Татьяна Владимировна – судья
сударственной службы при Президенте Россий-		Суда по интеллектуальным правам.
ской Федерации.		26. Химичев Виктор Афанасьевич – судья Суда
14. Пузыревский Сергей Анатольевич – кан-		по интеллектуальным правам.
дидат юридических наук, начальник правового		27. Рогожин Сергей Петрович – судья суда по
управления Федеральной антимонопольной служ-		интеллектуальным правам.
бы Российской Федерации.		Также в заседании приняли участие другие су-
15. Кастальский Виталий Николаевич – управ-		дьи Суда по интеллектуальным правам.
ляющий партнер
ООО «Центр интеллектуальной собственно-		Письменные отзывы прислали:
сти» «Сколково».		28. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель
16. Руйе Николя (Rouiller, Nicolas) – доктор		руководителя Федеральной службы по интеллек-
права, профессор		тулаьной собственности, патентам и товарным
Школы бизнеса Лозанны иУниверситета Курта		знакам.
Беша (L’Institut universitaire Kurt Bösch, IUKB).		29. Городов ОлегАлександрович–доктор юри-
17. Сенников Николай Львович – кандидат		дических наук, профессор Санкт-Петербургского
юридических наук, доцент кафедры философии,		государственного университетеа.
политологии и права Уфимского государственно-		30. Линник Лев Николаевич – доктор гра-
го университета экономики и сервиса, профессор		жданского права (Doktor der Zivilrecht), профес-
Российской академии естествознания.		сор, кандидат технических наук, старший науч-
18. Старженецкий Владислав Валерьевич –		ный сотрудник, академик, действительный член
кандидат юридических наук, доцент, замести-		Российской академии естественных наук, инже-
тель заведующего кафедрой международного пра-		нер-физик, патентный поверенный, вице-пре-
ва Российской академии правосудия, начальник		зидент Совета евразийских патентных поверен-
управления международного права и сотрудниче-		ных.
ства Высшего Арбитражного Суда.		31. Сергеев Александр Петрович – доктор
19. Шилохвост Олег Юрьевич – доктор юриди-		юридических наук, профессор, заведующий ка-
ческих наук, судья Высшего Арбитражного Суда		федрой гражданского права Санкт-Петербург-
Российской Федерации.		ского государственного экономического уни-
20. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель		верситета.
руководителя Федеральной службы по интеллек-		32. Хохлов Вадим Аркадьевич – доктор юри-
туальной собственности, патентам и товарным		дических наук, профессор кафедры гражданского
знакам.		права Самарского государственного экономиче-
		ского университета.
Приглашенные участники:		33. Павлова Елена Александровна – кандидат
21. Зайцева Алена Григорьевна – замести-		юридических наук, начальник отдела исследова-
тель начальника управления частного права		тельского центра частного права при президенте
Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-		Российской Федерации.
рации.		34. Пирогова Вера Владимировна – канди-
22. Лапшина Инесса Викторовна – помощник		дат юридических наук, патентный поверенный,
заместителя председателя Высшего Арбитражно-		доцент кафедры международного частного права
го Суда.		и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ.
36		Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

28.ПРОТОКОЛ№2	35. ПРОТОКОЛ № 3	47.	ПРОТОКОЛ№4

Заседание открыла Председатель Суда по ин- теллектуальным правам Российской Федерации Л.А. Новоселова.

В своем приветственном слове Л.А. Новосело- ва рассказала о результатах обсуждения вопросов, на первом заседании НКС, отметила некоторые организационные моменты, подчеркнула пра- ктическую значимость вопросов, предложенных к обсуждению.

1. Первый вопрос, вынесенный на обсу- ждение, касался, того сохраняет ли прежде- пользователь право на дальнейшее безвоз- мездное использование тождественного ре- шения без расширения объема такого исполь- зования (как указано в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ).

В связи с этим в судебно-арбитражной практике возникает соответственно вопрос о содержании объема использования тождест- венного патенту решения: является ли ука- занная категория количественной или каче- ственной? Каково содержание качественной категории объема использования тождест- венного решения?

Говоря об объеме преждепользования в отно- шении качественного или количественного объ- ема использования тождественного решения, И.А. Зенин. отметил, что видятся ограничения в «качественной плоскости». В то же время, по его мнению, если право преждепользования призна- но за преждепользователем в судебном порядке, то ограничений по осуществлению такового быть не должно. Также он подчеркнул, что объем прав патентообладателя определяется формулой, ко- торая может быть как однозвенной и многозвен- ной. Понятие «без ограничения объема использо- вания» связано именно с определенным пунктом формулы.

И.А. Зенин уточнил, что придерживаясь ка- чественной категории объема использования, он подразумевает соответствующую формулу, кото- рая фиксирует объем прав изобретателя и, соот- ветственно, преждепользователя и устанавлива- ет пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

Высказываясь в отношении количественного ограничения объема использования, Н.Л. Сенни-

ков отметил, что речь идет о количестве единиц продукции, которые можно считать допустимым производить. То есть в данном случае, по его мне- нию, речь идет о количестве продукции, предус- мотренной планом выпуска продукции до по- лучения патента, и это будет определять сколь- ко можно производить непосредственно и после того как «право преждепользования» «зареги- стрировано и начинает действовать». В данном случае необходимо «учитывать потенциал и коли- чество работников, обеспечивающих производст- во на этом станке».

А.В. Залесов. Отметил важность обсуждае- мой категории и необходимость точного опреде- ления к чему именно объем использования дан- ного института «преждепользование» имеет от- ношение. Указав на общую правильность опре- деления понятия изобретения в ГК РФ, он в то же время обратил внимание на сомнительность при- менения к понятию «продукт» категории «пре- ждепользование».

Он подчеркнул, что существует много приме- ров в судебной практике, когда из продукта од- нозначно не видно техническое решение. А.В. За- лесов привел пример,когда внутри бетонной кон- струкции находился каркас,к которому относился патент, вследствие чего не было видно техниче- ского решения. По его мнению, в таких случаях все равно такое решение стоит считать раскры- тым неограниченному кругу лиц, так как важно не «фактическое ознакомление неограниченного круга лиц, а возможность такого ознакомления».

Также он заметил, что можно отразить то, что фактпреждепользования в отношении продукта– это применение этого продукта, что само по себе говорит о несоответствии неким условиям патен- тоспособности решения», а именно «новизна». А.В. Залесов обратил внимание, что если в опре- делении преждепользования указать на «способ», то это разрешит многие проблемы.

То есть, как ему представляется, необходи- мо изложение определения следующим образом:

«преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного способа без расширения объема такого использо-

вания», что внесет определенную ясность в сущ- ность преждепользования. А сам объем исполь- зования способа, по его мнению, – это «некий

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

37

28.ПРОТОКОЛ№2	35. ПРОТОКОЛ № 3	47.	ПРОТОКОЛ№4

удельный объем», то есть «мощность производст- ва». В качестве примера он привел ситуацию, ког- да способ использовался за забором, при пропуск- ном режиме, то есть неоткрыто. По его мнению, в данном случае при такой формулировке, ранее подчеркнутой им, Роспатент примет заявку на па- тент тождественного способа, что будет законно и обоснованно,даже если будут представлены без- условные данные, что данный способ использо- вался 10 лет за забором, поскольку это не откры- тое применение.

В.Ю. Бузанов обратил внимание, что помимо обсуждаемой проблемы количественных ограни- чений в праве преждепользования есть еще одна проблема – допустимых форм и способов исполь- зования.Следует четко сориентировать правопри- менителя на то, что преждепользование допусти- мо в рамках тех (и только тех) форм предпринима- тельской деятельности, которые осуществлял пре- ждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатен- тованного продукта), то не может стать его произ- водителем, и наоборот. На взгляд В.Ю. Бузанова, это очевидная вещь. В противном случае,допуска- ется ничем не обоснованная конкуренция с патен- тообладателем.

Еще один принципиальный вопрос, который, по мнению

В.Ю. Бузанова, следовало бы обсудить – это вопрос о надлежащих субъектах. Кто может иметь статус преждепользователя? Разве только тот, кто сам изобрел и успел наладить производство до начала патентования? В этом случае ограничи- вается потенциальный круг преждепользовате- лей исключительно физическими лицами, что, на мой взгляд, выглядит абсурдно. К тому же число таких субъектов, совмещающих талант изобрета- теля и предпринимателя, было бы крайне незна- чительным.

Выступающим предлагается следующий под- ход: считать преждепользователями любых лиц (обладающих гражданской правоспособностью), которые, не нарушая ничьих прав, приступили к производству впоследствии запатентованного продукта. Это может быть работодатель изобре- тателя (и другое лицо) добросовестно получившее информацию о технологии производства. Если ис- ходить из того, что цель института преждепользо-

38

вания – защита добросовестных инвесторов, кото- рые «вложились» в производство нового продукта, такой подход кажется единственно верным.

В дополнение В.Ю. Бузанов предложил фор- мулу о количественных критериях. В свое время представителями Роспатента (В.Ю. Джермакян) была высказана вполне обоснованная точка зре- ния, суть которой заключалась в следующем: если на дату приоритета предприятие преждепользо- вателя производило 10 единиц продукта в год, а его проектная мощность рассчитана на 100–надо ли разрешать ему делать 100 или только 10?

Правильный ответ: надо. Иной подход неиз- бежно приведет к «экономическому разрушению» предприятия. Значит, надо исходить не из факти- чески достигнутых объемов производства (на дату приоритета), а из тех объемов, которые заложены в проектной документации.

Линник Л.Н. в своем докладе подчеркнул, что обусждение не внесло ясности в вопросе о соотно- шении права преждепользования и послепользо- вания. Однако, по его мнению, необходимо под- черкнуть, что право послепользования возникает только в период временного прекращения дейст- вия патента.Онтакже отметил,что институт«прав послепользования» еще менее конкретизирован в нормативно-правовых актах. Тем не менее, по мнению многих специалистов, имеется большое сущностностное сходство между «преждепользо- ванием» и «послепользованием» Относительно вопроса о конфиденциальности Л.Н.Линник обра- тил внимание членов Научно-консультативного совета на проблемы,связанные с преждепользова- нием изделий двойного назначения, а именно из- делий секретных предприятий оборонного ком- плекса, продукция, которого занимает значимую часть в экономике России и в объемах зарубежно- го экспорта.

Отмечая информацию, размещенную в сети Интернет, в отношении экономических санкций против России в форме патентно-правовых войн, Л. Н. Линник, выражает озабоченность возможной ситуацией блокирования объемов преждепользо- вания, особенно оборонного комплекса, который не заботится о правовой охране своей продукции. В связи с чем, по его мнению, стоит рассматривать как актуальные и вопросы установления объема преждепользования как мирной части продукции

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

28.ПРОТОКОЛ№2	35. ПРОТОКОЛ № 3		47.	ПРОТОКОЛ№4
двойного назначения,так и военной части,секрет-		использования законодатель раскрывает в пункте
ность которой вряд ли будет эффективным сред-		3 статьи 1358 ГК РФ. Сущность хозяйственного ис-
ством защиты, при предъявлении патентных пре-		пользования раскрыта в пункте 2 статьи 1358 ГК
тензий иностранцами, иностранными владельца-		РФ, в котором определен перечень действий, ко-
ми российских патентов.		торые по прямому указанию законодателя счита-
Выступающий также высказал мнение о чрез-		ются действиями по использованию изобретения,
вычайной полезности практики, в соответствии		полезной модели или промышленного образца.
с которой специалисты Суда по интеллектуаль-		А.П.	Сергеев отразил следующее мнение
ным правам при принятии решений направляют		в письменном отзыве: из смысла статьи 1361 ГК
мнения членам консультативного совета. Однако		РФ следует, что преждепользователю устанавли-
заметил, что не менее полезным было бы узнать		ваются не только количественные, но и качест-
мнение и правообладателей, создателей объек-		венные ограничения по разрешенному исполь-
тов интеллектуальных прав, потребителей, пре-		зованию запатентованной разработки, то есть он
ждепользователей и других участников сложных		не может расширять свое производство, в основе
процессов создания, защиты и практического ис-		которого лежит запатентованная разработка, не
пользования результатов интеллектуальной дея-		только в смысле наращивания объема производи-
тельности. В связи с чем целесообразным видится		мой продукции, но и в плане увеличения ассорти-
сформировать группу из наиболее активных пред-		мента выпускаемой продукции или расширения
ставителей указанных лиц и рассматриваемые во-		видов иного возможного использования запатен-
просы направлятьтакже имдля учета оченьполез-		тованной разработки. При этом, по его мнению,
ного мнения и этой категории специалистов-пра-		нет никаких препятствий в указании в решении на
ктиков.		количественные и качественные пределы исполь-
О.А.Городоввсвоемписьменномотзывепри-		зования	преждепользователем	запатентованной
шел к следующему выводу: при оценке содержа-		разработки.
ния объема использования тождественного охра-		А.П.Сергеевтакже указал,что представляется
няемому решения следует руководствоваться по-		совершенно надуманным предложение понимать
нятием использования как в техническом, так и в		ограничение расширения объема использования
хозяйственном смыслах, поскольку обе из указан-		как запрет преждепользователю на предоставле-
ных форм реализации тесно взаимосвязаны. Объ-		ние по лицензионным договорам третьим лицам
ем использования в зависимости от фактических		права использования тождественного решения.
обстоятельств и характера спорного правоотноше-		Данный запрет прямо следует из
ния надлежит оценивать или по количественным,		пункта 2 статьи 1365 ГК РФ в связи с чем не
или по качественным (сущностным) параметрам.		имеет никакого смысла дублирование этого же
Постановка вопроса об оценке объема использова-		правила в пункте 1 статьи 361 ГК РФ.
ния во всех случаях только по одному из параме-		Е.А. Павлова в своем письменном отзыве от-
тров некорректна. При этом О.А. Городов указал,		метила, что преждепользование – это вид ограни-
что термин использование изобретения, полезной		чения исключительного права, его содержание не
модели или промышленного образца имеет двоя-		можеттолковаться расширительно.Также она ука-
кий смысл или, говоря другими словами, исполь-		зала, что критерий объема использования тожде-
зование указанных объектов допускаетдве формы		ственного патенту решения может быть истолко-
реализации. Использование изобретений, полез-		ван и в количественном, и в качественном смысле.
ных моделей, промышленных образцов в первом		Статья 1361 ГК РФ упоминает об использова-
значении можно условно назвать техническим		нии решения, тождественного запатентованному,
или качественным, а во втором значении – хозяй-		поэтому содержание такого использования следу-
ственным или количественным. О.А. Городов так-		ет определять по статье 1358 ГК РФ. Перечень спо-
же указал, что использование в техническом смы-		собов использования, содержащийся в пункте 2
сле всегда должно предшествовать использованию		статьи 1358 ГК РФ свидетельствует о том, что под
в хозяйственном смысле, а сущность технического		использованием изобретения,		полезной модели
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023				39

28.ПРОТОКОЛ№2	35. ПРОТОКОЛ № 3	47.	ПРОТОКОЛ№4

и промышленного образца понимается как изго- товление продукта или изделия при помощи или с использованием изобретения,модели или образ- ца, так и введение такого продукта или изделия в экономический оборот. Очевидно, что под ис- пользованием «без расширения объема такого ис- пользования» прежде всего подразумевается ис- пользование в количественном аспекте: то же ко- личество производимой продукции, тот же ассор- тимент, та же территория реализации. При этом могут возникнуть и вопросы, связанные с внесе- нием в разработанное преждепользователем тех- ническое решение каких-либо усовершенствова- ний,применениемэтогорешениядлякаких-тоно- вых целей, в результате чего продукция будет вы- пускаться в том же количестве или ассортименте, но уже иного качества. Такого рода действия так- же могут быть истолкованы как расширение объе- ма использования.Они не должны рассматривать- ся как допускаемые в рамках преждепользования. По существу, если подобные действия приводят к созданию нового результата, основанного на за- патентованном другим лицом изобретении, по- лезной модели или промышленном образце, раз- работчик должен оформить свои права на такой результат в установленном порядке и заключить лицензионный договор с обладателем патента, на котором основана его разработка. Преждепользо- вание в такой ситуации будет выглядеть как обход данного правила.

В.В. Пирогова отметила в своем письмен- ном отзыве, что предпочтительно расширитель- ное толкование исследуемого понятия: посколь- ку преждепользователь правомочен использо- вать изобретение для потребностей собственного предприятия (бизнеса), в том числе, на чужих про- изводственных площадях. Это правомочие может отчуждаться лишь вместе с предприятием.

Л.Л. Кирий в отношении первого вопроса, по- ставленного в справке в своем письменном отзыве отметила, что при определении содержания поня- тия «объем использования тождественного реше- ния» необходимо исходить из того, что право пре- ждепользования обеспечивает защиту интересов третьих лиц на результаты «параллельного» твор- чества, ограничивая исключительное право пра- вообладателя изобретения, полезной модели или промышленного образца. При этом, на ее взгляд,

40

право преждепользования должно охватывать те действия, которые вправе запретить или раз- решить третьим лицам правообладатель. Право­ обладатель разрешает третьим лицам осуществ- лять такие действия на основе лицензионного до- говора в пределах, установленных лицензионным договором. В лицензионном договоре стороны оговаривают объем предоставляемого права на ис- пользование,который характеризуется: во первых, перечнем действий, на совершение которых ли- цензиатом дает разрешение лицензиар (из числа тех действий, на совершение которых требуется разрешение правообладателя), а исходя из пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, в частности, ввоз на террито- рию Российской Федерации, изготовление, приме- нение, предложение о продаже, продажу, иное вве- дение в гражданский оборотили хранениедля этих целей продукта, в котором использованы изобре- тения, полезной модели, либо изделия, в котором использован промышленный образец; во-вторых, временными и территориальными границами со- вершения этих действий; в-третьих, количествен- ными и или качественными пределами осущест- вления этих действий, например: максимальный объем выпуска товара, осуществление деятельно­ сти только на рынке определенных товаров, осу- ществление производства только на определенных производственных площадях.

Позиция Л.Л. Кирий в целом совпадает с ра- нее высказанными мнениями, в отношении того, что «объем использования» является как количе- ственной, так и качественной категорией. Также она указала, что объем использования может ха- рактеризоваться какдействиями преждепользова- теля в отношении продукта, способа или изделия, так и границами и пределами совершения этих действий.

При этом было отмечено, что объем исполь- зования технического решения для определения пределов права преждепользования должен опре- деляться на дату приоритета изобретения, полез- ной модели, промышленного образца. Было отме- чено, что представляется необоснованным исхо- дить из потенциальной возможности преждеполь- зователя закупить оборудование дополнительно к тому, которое закуплено до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Вместе с тем, если договор на поставку

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023