Рекомендована література

8, 11-16, 23-27, 29-31, 48, 51, 53, 54, 58, 59, 62-68, 71, 72, 75, 78, 81, 96, 97, 99, 102-107, 111, 114-121, 128-134, 137

Тема 6. Права на об’єкти інтелектуальної власності як інвестиція і товар

План вивчення теми

1. Мета і основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності.

2. Передача прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

3. Види договорів.

4. Ліцензія як форма розпорядження правами інтелектуальної власності.

5. Ліцензійний договір.

Навчальні цілі

Закріплення, поглиблення, систематизація знань про: мети і основних способів комерціалізації прав інтелектуальної власності, передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, види договорів, ліцензію як форму розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Сильная марка - это не только высокое качество товара или услуги.

Марка обладает еще одним свойством, которое трудно выразить словами.

Назовите это личностью, характером, аурой, атмосферой, пятым измерением

– как угодно, но дело в том, что именно это «что-то», притягивающее как

магнит, по – особому воздействует на потребителя и привлекает его.

Дэйвид Огилви^[146]

Метою комерціалізації є отримання прибутку за рахунок використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності - це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар. Основними способами комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності є:

• використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві;

• внесення прав на об'єкти права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства;

• передача (продаж) прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Для практичного здійснення вказаних шляхів комерціалізації необхідно також знати, як розрахувати вартість прав на об'єкт інтелектуальної власності та як поставити їх на бухгалтерський облік підприємства. Вважається, що комерціалізація через використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві є найбільш вигідною з точки зору прибутку. Адже весь прибуток від продажу інноваційного продукту, що отримано за допомогою об'єктів інтелектуальної власності, залишається у правовласника ОІВ[48].

Відповідно до ст. 13. Закону України «Про господарські товариства»[72] вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Провідну роль у комерціалізації інтелектуальної власності за сучасних умов відіграють ліцензійні угоди, які інтенсивно розвиваються у ринковій економіці розвинених країн. Водночас поступово формується глобальний ринок ліцензій як специфічна форма обміну результатами інтелектуальної діяльності. Купівля-продаж ліцензій на науково-технологічні досягнення світового рівня є важливим чинником прискорення економічного розвитку національних держав, подолання структурних диспропорцій та відставання у тій чи іншій сфері суспільного виробництва. Крім того, придбання ліцензій уможливлює економію часу та ресурсів, необхідних для проведення власних досліджень і розробок, сприяючи зміцненню конкурентних переваг в інших, не менш важливих сферах господарської діяльності[3].

Для того, щоб використовувати обєкт права інтелектуальної власності, ст.426 ЦКУ[132], наприклад, на торгову марку що охороняється свідоцтвом; літературних, музичних, наукових та інших творів, комп'ютерних програм, що охороняються авторським правом; технічних рішень, що охороняються патентом необхідно скласти ліцензійний договір про передачу прав. Договір повинен бути складений у письмовій формі і підписаний сторонами.

Договори про переуступку прав, що витікають з патенту або свідоцтва про реєстрацію торгової марки, необхідно реєструвати – це є вимогою українського законодавства. Решту договорів реєструвати не обов'язково, але існують ситуації, коли виникає необхідність в реєстрації договорів про часткову передачу прав.Для того, щоб договір не був визнаний нікчемним або не чинним, він повинен містити необхідні розділи, в яких повинні бути обумовлені встановлені законодавством України норми. Складання, реєстрація ліцензійних договорів знаходиться в компетенції патентних повірених[121].

Крім ліцензійного договору, договору про уступку прав, може бути підписано і інші форми договору, або додаткові угоди.

Глава 75 Цивільного кодексу України надає перелік видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності відповідно до ст.1108 ЦКУ може бути

• виключною,

• одиничною,

• невиключною,

• а також іншого виду, що не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

У ліцензійному договору, відповідно до ст.1109 ЦКУ - одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються:

• вид ліцензії,

• сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо),

• розмір,

• порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності,

• а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України. Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Строк дії ліцензійного договору визначає ст.1110 ЦКУ. Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

У ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової винагороди ліцензіару. У більшості випадків продаж ліцензії здійснюється за розрахунковою договірною ціною з орієнтиром на ціни внутрішнього та зовнішнього ринків. Основними видами ліцензійних платежів є роялті, паушальний та комбінований платежі. Патентовласник може отримати додатковий прибуток від використання свого об'єкта інтелектуальної власності за рахунок платежів за договором франшизи (в Україні - це договір комерційної концесії). Правовласник (franchiser) дозволяє іншій особі (franchisee) використовувати права на промислові зразки, фірмові найменування, торговельні марки, технології, комерційну таємницю тощо. Різниця договору франшизи від звичайного ліцензійного договору у тому, що права передаються на пільговій, привілейованій основі. Так, користувач отримує вже готову технологію під відомою торговельною маркою. Тому йому не потрібно відвойовувати місце на ринку, а його ризики зводяться до мінімуму. Договір франшизи повинен містити умову про те, що якість товарів та послуг franchisee буде не нижчої якості товарів і послуг franchiser, а останній буде здійснювати контроль за використанням цієї угоди[48].

Цивільний Кодекс України визначено істотні умови ліцензійного договору, передача прав на об'єкти інтелектуальної власності (ліцензійний договір). Зокрема, передача прав на товарний знак (торгову марку).

Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності буває наступною:

• або продаж прав власності (наприклад, на товарний знак (торгову марку);

• або передача права згідно укладання ліцензійного договору або договору франшизи.

У цьому випадку ліцензійний договір надає право користування об'єктом інтелектуальної власності. На сьогодні, в законодавстві України не використовується термін "франшиза", аналогом їй є "комерційна концесії", що по суті є одне і теж. Оскільки франшиза частково включає ліцензійний договір на товарний знак (торгову марку), то більш докладно розглянемо ліцензійний договір[48].