7.4. Суб'єкти прав на засоби індивідуалізації та зміст суб'єктивних прав

Особливість прав на засоби індивідуалізації полягає в тому, що вони закріплюються за особами, які зареєстрували на себе зазначені об'єкти. Суб'єкти прав на засоби інди­відуалізаціїповинні відповідати певним вимогам, що до них висуваються, залежно від виду засобів індивідуатізації:

• суб'єктами права на комерційне найменування є юридичні особи - підприємницькі товариства. Не володіють правом на комерційне найменування представництва і філії юридичних осіб та інші їх відособлені підрозділи, які повинні виступати в обороті не від власного імені, а від імені юридич­ної особи, яка їх створила, та, відповідно, користуватися її назвою;

• суб'єктами права на торговельну марку є юридичні особи і фізичні особи, не залежно від того, чи здійснюють вони підприємницьку діяльність чи ні (ст. 493 ЦК України, ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

• суб'єктами права на географічне зазначення є вироб­ники товарів, асоціації споживачів та інші особи (ст. 502 ЦК України). Особливість суб'єктивного складу цього права полягає в тому, що одна й та сама назва може бути зареєстро­вана декількома особами - користувачами цієї назви. Основною умовою, яка висувається до суб'єктів права на географічне зазначення, є перебування цього суб'єкта у тому самому географічному об'єкті та вироблення товарів, які мають властивості, що зазначаються в Реєстрі.

Зміст майнових прав на засоби індивідуалізаціїв юридичній літературі та нормативно-правових джерелах трактується по-різному. Основна причина полягає, насам­перед, у наявності різних підходів інтерпретації сутності прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Прихиль­ники пропрієтарної теорії за аналогією з правом власності обґрунтовують тріаду правомочностей суб'єкта права на засоби індивідуалізації, що проявляється в його праві у порядку та в межах визначених законом володіти, користу­ватися та розпоряджатися належною йому торговельною маркою, комерційним найменуванням та географічним зазна­ченням. Представники теорії виключних прав, обстоюючи ідею їх самостійного характеру, стверджують про наявність двох повноважень управомоченого суб'єкта (право викори­стання та право розпорядження), що суттєво відрізняються та змістовно не пов'язані з правомочностями власника речі⁶".

Суб'єктивні права на засоби індивідуалізації мають виключний характер за винятком прав на географічні зазна­чення походження товару та є абсолютними за своєю правовою природою, тобто ці права діють по відношенню до всіх третіх осіб, які повинні утримуватися від порушень названих правил.

Особливість цієї групи прав полягає в тому, що це не тільки право суб'єкта позначати свою комерційну діяльність у цивільному обороті або виступати під певною торговель­ною маркою чи географічним зазначенням, але це й обов'язок суб'єктів, що встановлюється законодавством України. Ця вимога забезпечує, з одного боку, можливість власника прав на засоби індивідуалізації захищати свою ділову репу­тацію, а, з іншого боку, забезпечувати право інших учасників цивільного обороту та споживачів на інформацію про виробника (контрагента).

Відповідно до ст. 490 ЦК України домайнових прав інте­лектуальної власності на комерційне найменування належать:

• право на використання комерційного найменування;

• право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

• інші права інтелектуальної власності.

⁽'⁵ Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб'єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України / А.О. Кодинець // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2005. - Вип. 63-64. - С. 48-52.

Форми реалізації права на використання комерційного найменування за своїм характером є досить різноманітними. Вони не визначені на нормативному рівні. Відповідно до ст. 8 ЦК України, якщо певні правовідносини не врегульовані конкретними нормами цивільного законодавства, вони регу­люються тими правовими нормами цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні правовідносини. Тому для визначення змісту права на використання комер­ційного найменування можна застосувати положення ч. 2 ст. 157 та ч. 2 ст. 160 ГК України. До форм використання комер­ційного найменування можна віднести: право виняткового користування комерційним найменуванням у договорах, на вивісках, в оголошеннях, рекламі, на бланках, на рахунках, на товарах підприємства, їх упаковці тощо.

Відповідно до ч. 4 ст. 159 ГК України комерційне найменування юридичної особи може використовуватися як елемент її торговельної марки.

Обсяг правової охорони та реалізації права на комер­ційне найменування не залежить від того, чи використовує суб'єкт повне комерційне найменування, чи скорочене.

У разі використання комерційного найменування іншими особами без дозволу власника, останній має право на захист своєї репутації та імені.

Суб'єкт права на комерційне найменування може забо­ронити використання тотожних назв. Це правило встанов­люється ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (відмова в державній реєстрації), а також ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Разом з тим, особи можуть мати однакові комерційні найменування в одній сфері господарювання чи на одній території, якщо це не вво­дить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють га реалізують, і послуг, які ними надаються.

Право на комерційне найменування - невідчужуване і може передаватися тільки разом із цілісним майновим ком­плексом особи, якій ці права належать. Розпорядження комерційним найменуванням у формі передачі можливе лише при правонаступництві у випадку реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворенні).

У юридичній літературі висловлена думка про можли­вість своєрідної передачі в найм комерційного найменування на підставі договору комерційної концесії, що в сучасних умовах розвитку економіки дозволяє власникові отримувати винагороду за використання назви іншими особами⁴¹.

Майнові права на комерційне найменування виникають з моменту його першого використання та припиняються в результаті ліквідації юридичної особи або в результаті зміни комерційного найменування. Право на комерційне наймену­вання має екстериторіальну дію відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

• право на використання торговельної марки;

• виключне право дозволяти використання торговельної марки;

• виключне право перешкоджати неправомірному вико­ристанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

• інші майнові права інтелектуальної власності, вста­новлені законом.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» установлюється широкий спектр форм реалізації права на використання торговельної марки:

• нанесення на будь-який товар, для якого знак заре­єстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший при­кріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

• застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

• застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Свідоцтво на торговельну марку може належати декіль­ком особам (колективний знак). У такому разі право на використання такої торговельної марки здійснюється на основі угоди між ними. Якщо угоди немає, то кожен власник використовує торговельну марку на свій розсуд, але право на передачу дозволу на використання торговельної марки здій­снюється за згодою інших співвласників (ч. З ст. 16 закону, ст. 158 ГК України).

Право на використання торговельної марки кореспондує обов'язок власника свідоцтва використовувати належну йому торговельну марку протягом усього строку дії свідоцтва (ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Для сповіщення про виключні права власник свідоцтва може використовувати попереджувальне маркування.

Право забороняти іншим особам використовувати торго­вельну марку без згоди правоволодільця (ч. 5 ст. 16 закону): зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, спо­ріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка вироб­ляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстро­ваним знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Цей перелік заборон не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим прода­жем товару, зокрема в разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне вико­ристання знака; всі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Обсяг заборон власника добре відомого знака відрізня­ється від суб'єктів права інтелектуальної власності на звичай­ний знак. Суб'єкт добре відомого знака має право вимагати заборони використання будь-якого схожого позначення незалежно від дати надання йому правової охорони щодо однотипних товарів, тобто у межах принципу спеціалізації (ст. 25 закону про знаки для товарів і послуг).

Виключне право на торговельну марку включає право розпорядження торговельною маркою шляхом закріплення таких форм реалізації цього права як договір про передачу права власності на знак повністю або відносно частини зазна­чених у свідоцтві товарів і послуг та ліцензійний договір.

Договір про передачу права власності та ліцензійний договір мають бути зареєстровані в ДДІВ. Порядок подання документів для реєстрації договорів, а також процедура вне­сення змін до Реєстру встановлені Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженою наказом МОН України від З серпня 2001 р. № 576.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Виключні права на торговельну марку діють з дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки і діють протягом 10 років. Строк дії свідоцтва може бути подов­жений на необмежену кількість разів. Заявка про продовжен­ня строку дії свідоцтва подається протягом останнього року дії свідоцтва за умови сплати встановленого збору.

Частина 3 ст. 497 ЦК України встановлює, що незалежно від підстав дострокового припинення чинності майнових прав на торговельну марку, особі, якій було надано дозвіл на використання торговельної марки, завдано збитки, то вони повинні бути відшкодовані.

Права на торговельну марку можуть бути відновлені (ст. 498 ЦК України) або повторно зареєстровані (ст. 22 закону про знаки для товарів і послуг).

Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

• право на визначення позначення товару (послуги) географічним зазначенням;

• право на використання географічного зазначення;

• право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Право на визначення позначення товару (послуги) гео­графічним зазначенням має особистий немайновий характер та належить заявнику позначення, що планується використо­вувати як географічне зазначення. Це право виникає у заяв­ника до моменту одержання правової охорони. Цьому праву кореспондує обов'язок ДД1В провести державну реєстрацію географічного зазначення в разі дотримання умов, установле­них чинним законодавством.

Право на використання географічного зазначення закріп­лено ч. 5 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на зазна­чення походження товару»:

• нанесення його на товар або на етикетку;

• нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;

• запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Для інформування про свої права власник свідоцтва може наносити попереджувальне маркування - обведена овалом абревіатура НМЇ1 або текст: «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару», а також обведена овалом абревіатура ГЗП або текст: «Зареєстроване в Україні геогра­фічне зазначення походження товару».

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» порушенням прав управо- моченої особи на кваліфіковане зазначення визнається: його використання особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення; викори­стання зареєстрованого зазначення географічного походжен­ня товару, якщо цей товар не походить із відповідного гео­графічного місця; використання зареєстрованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення; використання зареє­строваного кваліфікованого зазначення як видової назви.

Право розпорядження не входить до змісту суб'єктив­ного права на географічне зазначення, що закріплено в п. 7 ст. 17 закону про зазначення походження товару, - власник свідоцтва не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару.

Кваліфіковане зазначення походження товару підлягає правовій охороні протягом усього строку, поки існує можли­вість виробляти товар, який характеризується певними природними властивостями. Відповідно, припинення право­вої охорони зазначення походження товару може не залежати від волі власника свідоцтва.

Підстави припинення дії свідоцтва розглядалися в попе­редньому параграфі.

7.5. Договори про використання засобів індивідуалізації

Засоби індивідуалізації товарів (послуг) та суб'єктів господарювання, як і інші об'єкти інтелектуальної власності, є самостійним предметом цивільного обороту. Власники засобів індивідуалізації (крім зазначень походження товарів) можуть відчужувати їх або надавати іншим особам право на використання свого комерційного найменування, знака для товарів та послуг.

В Україні комерційна концесія як різновид договірних відносин лише зароджується. Але вже існує певний практич­ний досвід застосування концесійних операцій, зокрема за участю іноземних осіб. Разом з тим, приймаючи до уваги закордонний досвід, можна прогнозувати швидке поширення цієї нової для України форми договірних відносин. Законо­давчі основи правового регулювання відносин у сфері комер­ційної концесії були закладені гл. 76 ЦК України. В україн­ському законодавстві цей вид договору ототожнюється із договорами франчайзингу. Разом з засобами індивідуалізації за цими договорами можуть передаватись і права на викори­стання запатентованих технологій, секретів виробництва, комерційного досвіду, ділової репутації правоволодільця.

За договором комерційної концесіїодна сторона (право- володілець) зобов'язується надати іншій стороні (користу­вачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення або продажу певного товару та надання послуг.

За правовою природою договір комерційної концесії є двосторонній, консенсуальний та платний.

Залежно від сфери, де використовується комерційна концесія, виділяють такі види договору: виробнича, збутова, в сфері обслуговування та торгова концесія.

Елементи договору комерційної концесії. Сторонами у договорі комерційної концесії можуть бути комерційні організації та фізичні особи, зареєстровані як підприємці. Як зазначалось, право на комерційне найменування може належати лише юридичній особі, яка займається підприєм­ницькою діяльністю. Фізичні особи, у тому числі і під­приємці, виступають у цивільному обороті під власним ім'ям. При цьому, вони мають право на комерційне позначення, яке має на меті ідентифікувати відповідний майновий комплекс чи інше майно, пов'язане з веденням підприємницької діяльності фізичної особи, тому індивідуальний підприємець може бути стороною цього договору, але, на відміну від юридичної особи, він надає на підставі комерційної концесії належне йому право на комерційне позначення.

Формадоговору - письмова з обов'язковою державною реєстрацію за місцем реєстрації правоволодільця. Таким чином, недотримання вимог до форми договору, останній визнається нікчемним.

Предметомдоговору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (тор­говельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та діло­вої репутації.

Права, закріплені ст. 1116 ЦК України, за своїм характе­ром є виключними майновими з можливістю відчуження. Перелік цих прав не є вичерпний.

Право на комерційне найменування має основоположне значення серед комплексу виключних прав, що надаються на підставі договору комерційної концесії. Незважаючи на від­сутність безпосередньої вказівки на нього у ст. 1116, що визначає предмет договору, цей висновок випливає із ряду нормативних положень, присвячених регулюванню цієї дого­вірної конструкції. По-перше, договір комерційної концесії є єдиним правочином, який підлягає державній реєстрації органом, що здійснив реєстрацію правоволодільця, а якщо останній зареєстрований у іноземній державі - органом, що здійснив реєстрацію користувача. По-друге, згідно зі ст. 1126 ЦК договір комерційної концесії припиняється у разі припи­нення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене у договорі, без його заміни аналогічним правом. У цьому випадку мається на увазі припинення права на комерційне найменування, шо належало правоволодільцю. Перехід до іншої особи будь-якого іншого виключного права, що входить до комплексу наданих користувачеві прав не визнається підставою для розірвання цього договору. По-третє, зміна комерційного найменування чи торговельної марки правоволодільця має суттєві наслідки для договору комер­ційної концесії. Користувач може вимагати розірвання договору, а в разі продовження його чинності - має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.

Таким чином, розпорядження правом на комерційне найменування має дві форми. Перша - передача прав на комерційне найменування при правонаступництві у випадку реорганізації юридичної особи - правоволодільця, якщо умови її проведення не передбачають збереження за колишньою юридичною особою своєї назви. Друга форма розпорядження передбачає надання права на комерційне найменування разом з іншими виключними правами на підставі договору комер­ційної концесії.

Особливі умови договору комерційної концесії, передба­чені ст. 1122 ЦК України, встановлюють обмеження свободи дій тією чи іншою стороною в межах договірних відносин. Перелік обмежень має приблизний характер. Проте будь-які особливі умови, встановлені договором, не повинні порушу­вати умов антимонопольного законодавства України.

Законодавець у ч. 1 ст. 1122 ЦК України вимагає чітко визначати обсяг виключних прав, що передаються та умови використання цих прав на певній території в певній сфері правовідносин. При цьому встановлюється необхідність дотримання інструкцій та вказівок правоволодільця.

Правила ч. 2 ст. 1122 ЦК України мають обов'язковий характер та містять заборону на включення в договір умови, за якою правоволоділець має право визначати ціну товару, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни.

Відповідальністьсторін має субсидіарний характер для правоволодільця до вимог, що пред'являються до кори­стувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів, проданих користувачем.

На цей вид договору в сфері відповідальності поши­рюються правила, які застосовуються до договорів купівлі- продажу, роздрібної торгівлі, побутового підряду та послуг.

7.6. Захист прав на засоби індивідуалізації

Порушення прав на засоби індивідуалізації - несанкціо­новане виготовлення, застосування, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський обіг або збереження товару, ідентифікованого знаком, що призводить до змішуван­ня, схожості з однорідним товаром іншого товаровиробника, а також несанкціоноване законним власником використання зазначення товару чи послуг іншими фізичними або юридич­ними особами.

Несанкціоноване використання засобів індивідуалізації спричиняє такі суспільно шкідливі наслідки:

Дотримання невиправданих переваг у конкуренції осо­бами, які підробляють товарні знаки, зовнішній вигляд товарів, що користуються довірою та попитом споживачів;

2. обман споживачів, які замість товару (послуг) очікуваної високої якості (або з особливими властивостями) отримують товари значно нижчої якості, часом - небезпечні;

3. контрафактні товари, як правило, є нижчої якості, тому їх поширення шкодить репутації товару (послуг) та його виробника (виконавця). Тому несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг тягне за собою не тільки цивільно- правову відповідальність, передбачену розд. VI Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», але й інші види відповідальності, передбачені Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Суб'єктивне право на захист, крім матеріально-правових, включає також засоби процесуального порядку. До їх кола належать: право на звернення за судовим захистом, можли­вість подання позовної заяви, брати участь у розгляді справи, користуватися процесуальними правами, вимагати примусо­вого виконання рішення тощо. Матеріальні і процесуальні нор­ми формують єдиний комплексний інститут правового захисту.

Проте, слід зазначити, що засоби процесуального харак­теру не притаманні деяким формам правового захисту. Зокрема, самозахист та заходи оперативного характеру (наприклад, відмова від договору чи виконання за рахунок боржника) не потребують втілення у відповідній процесуальній формі. Остання спрямована на реалізацію матеріального права на захист у судовому та адміністративному порядку. Тому слід розмежовувати матеріальне право на захист та процесуальну форму його реалізації, однією з яких є пред'явлення позову у судовому порядку. Таким чином, можливості матеріально- правового характеру, які надаються управомоченій особі пра­вом на захист, передбачають також можливості їх здійснення у певній установленій законом процесуальній формі. Тому вважаємо за доцільне інтерпретувати право на захист як матеріально-правове, здійснення якого забезпечується у пев­ній процесуальній формі.

Крім загальних способів захисту, що застосовуються судом чи іншим компетентним органом, передбачених гл. З ЦК України (визнання права, припинення дій, що його пору­шують, відшкодування збитків тощо), у рамках кожного самостійного інституту цивільного права можна виокремити спеціальні захисні механізми, які використовуються для поновлення цієї групи прав у випадку їх порушення чи оспорювання. Спеціальні способи захисту передбачаються також законодавством про охорону засобів індивідуалізації. Зокрема, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до особливих заходів правоохоронного характеру відносить усунення з товару, його упаковки неза­конно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або такого позначення. Водночас, як слушно зазначається вченими, цих правових механізмів не достатньо для забезпечення ефективного захисту прав суб'єктів на засоби індивідуалізації.

Аналізуючи неюрисдикційні способи захисту прав на засоби індивідуалізації, слід підкреслити, що особливості прав, які охороняються, визначає незначні можливості їх використання. На відміну від речових та особистих немайно­вих прав, у сфері захисту яких існують широкі можливості до застосування незабороиепих законом засобів протидії самою особою, у межах права інтелектуальної власності у цілому, та засобів індивідуалізації, зокрема, така діяльність суттєво обмежена характером прав, щодо яких учинене чи на які посягає правопорушення. Як приклад самозахисту пору­шених прав на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення можна навести:

• публічну заяву потерпілого, шо конкретна фізична чи юридична особа незаконно користується тотожним чи подіб­ним засобом індивідуалізації;

• звернення потерпілого до правопорушника з вимогою припинення незаконного використання торговельної марки, комерційного найменування чи географічного зазначення, чи схожих з ним позначень.

Оперативні засоби захисту у сфері засобів індивідуалізації застосовуються, насамперед, у межах договірних відносин по наданню чи передачі прав на торговельні марки і комерційні найменування на підставі ліцензійних договорів, договору комерційної концесії чи інших правочинів. Вони пов'язані з відмовою в учиненні певних дій з метою запобігання запо­діянню шкоди. Цивільне законодавство передбачає як заходи оперативного характеру у сфері засобів індивідуалізації:

• відмову ліцензіара від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом установленого договором терміну початку використання об'єкта інтелектуальної власності (п. 2 ст. 1110 ЦК України);

• можливість ліцензіара чи ліцензіата відмовитися від договору у разі порушення стороною умов договору (п. 2 ст. 1110 ЦК України);

• можливість користувача відмовитися від договору комерційної концесії у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, право на використання яких входить до комплексу прав, наданих йому за договором комерційної концесії (ст. 1128 ЦК України).

Відмова від договору у сфері використання засобів інди­відуалізації допускається і в інших випадках, установлених договором чи законом, якщо наявний факт порушення зобов'язання другою стороною (ст. 615 ЦК України).

Більш широко для захисту цієї групи прав застосовуються юрисдикційні способи захисту у загальному (судовому) та спеціальному (адміністративному) порядках. На відміну від захисту інших видів цивільних прав у сфері засобів інди­відуалізації велике значення має превентивний захист права на комерційне найменування, торговельну марку та географіч­не зазначення, що здійснюється у вигляді державної реєстра­ції позначення як об'єкта права інтелектуальної власності.

Інший спосіб захисту прав на засоби індивідуалізації в адміністративному порядку полягає у поданні заперечення проти реєстрації торговельної марки чи географічного зазна­чення. Цим способом можуть бути захищені не лише права на марки та зазначення, суб'єкт права на комерційне наймену­вання також може подати заперечення проти їх реєстрації. Згідно з Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невід­повідності наведеного у ній позначення умовам надання правової охорони. Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше, ніж за 5 днів до дати прийняття рішення за заявкою. При цьому, заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом 2 місяців від дати його одержання. Результати розгляду заперечення відображаються у рішенні за заявкою.

Подання заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару чи заявленого географічного зазна­чення походження товару та права на їх використання передбачається Законом України «Про охорону прав на зазна­чення походження товарів». Водночас, слід визнати, що меха­нізм подання та розгляду заперечення, відображений у цьому Законі, є більш досконалим порівняно з аналогічним у сфері торговельних марок. По-перше, чітко визначений термін, протягом якого особа може подати заперечення (6 місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку). По-друге, про результати розгляду заперечення повідомляється особі, яка його подала, що дає їй змогу адекватно прореагу­вати на прийняте рішення. У той час, як результати розгляду заперечення проти реєстрації торговельної марки окремо не розголошуються, а відображаються у прийнятому рішенні за заявкою. По-третє, встановлений максимальний термін роз­гляду заперечення закладом експертизи (2 місяці від дня за­вершення строку, встановленого для відповіді). Враховуючи зазначене, доцільним буде вдосконалення передбаченої Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» процедури розгляду заперечення, зокрема, потрібно встановити конкретні строки його подання та розгляду уповноваженим закладом і закріпити обов'язок останнього повідомити про результати розгляду особі, яка подала заперечення, та заявникові.

Крім того, суб'єкт права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення має можливість звернутися за захистом свого порушеного права у вищий орган відповідача, якщо такий існує.

Захист права на засоби індивідуалізації в адміністра­тивному порядку здійснюється також антимонопольними органами. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», до категорії дій, що визнають­ся недобросовісною конкуренцією належить використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмо­вого найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання. Вчинення господарюючими суб'єктами юридичними особами та їх об'єднаннями дій, визначених цим законом як недобросовісна конкуренція, тягне накладання Ангимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів. Законом передба­чається можливість для заінтересованих осіб звернутися до Антимонопольного комітету України, його відділень із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позна­ченням або копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) як у виробника, так і у продавця. Крім того, Антимонопольний комітет України, його відділення також мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначених законо­давством або цим рішенням.

Судовий захист прав на засоби індивідуалізації здійсню­ється господарським чи третейським судом. У випадках, коли стороною по справі є фізична особа, яка не зареєстрована як підприємець, справа може бути предметом розгляду суду загальної юрисдикції. Наприклад, у загальних судах можуть розглядатися спори про авторство на позначення, що зареє­строване як торговельна марка, про незаконне використання у засобі індивідуалізації імені тощо.

Розгляд та вирішення спорів з приводу засобів індивіду­алізації нерідко потребує спеціальних професійних знань та практичних навичок, яких часто немає у суддів, унаслідок цього значна кількість прийнятих рішень скасовується вищи­ми інстанціями. Тому слід підтримати пропозиції щодо необхідності формування спеціалізованих судів, предметом розгляду яких будуть спори про право інтелектуальної влас­ності. Наразі у багатьох судах функціонують окремі підроз­діли, які спеціалізуються на розгляді цієї категорії спорів, однак їх діяльність не забезпечує повною мірою ефективного розв'язання цієї проблеми.

До основних способів судового захисту прав на засоби індивідуалізації належать:

• визнання права на засіб індивідуалізації. Враховуючи, що право на засоби індивідуалізації закріплюється держав­ною реєстрацією, цей спосіб захисту поєднується з вимогою її скасування. Але інколи він може застосовуватися самостійно. Наприклад, якщо у результаті реорганізації юридичної особи не була вирішена доля її комерційного найменування чи тор­говельної марки. Іншим прикладом може слугувати розгляд справи про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. У такому випадку суд своїм рішенням підтверджує факт набуття торговельною маркою добре відомого характеру;

• відновлення становища, яке існувало до порушення права. Цей спосіб може застосовуватися у випадку порушен­ням права на засіб індивідуалізації шляхом перекручення третіми особами справжньої торговельної марки, комерційно­го найменування чи географічного зазначення управомоченої особи. Наприклад, неправильне позначення організаційно- правової форми, порушення обраного засновниками та закріп­леного ними у комерційному найменуванні порядку розши­рення їх імен, здатні завдати значної шкоди діловій репутації юридичної особи. Відновлення становища, яке існувало до порушення права може бути досягнуте шляхом внесення порушником відповідних виправлень у документи, довід­ники, рекламні матеріали, шляхом публікації за рахунок порушника повідомлення про порушення і повідомлення точного комерційного найменування юридичної особи.

Слід зазначити, що у сфері засобів індивідуалізації використовується особливий різновид цього способу захисту цивільних прав - знищення з товару чи його упаковки неза­конно використаної торговельної марки, комерційного найме­нування та географічного зазначення чи схожого з ним позна­чення. Цей спосіб застосовується тоді, коли іншим чином відновити порушене право на засіб індивідуалізації неможливо;

• визнання незаконним правового акта органу держав­ної влади. Право на торговельну марку, географічне зазначення та комерційне найменування закріплюється державною реє­страцією, тому цей спосіб захисту використовується най­частіше. Як правило, він поєднується з вимогою стягнення збитків чи знищення на товарах чи їх упаковці позначення, схожого з зареєстрованим. Цей спосіб захисту може застосо­вуватися як у межах одного об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, конфлікт між гіравоволодільцями схо­жих торговельних марок, що зареєстровані для одного класу товарів), так і між різними видами засобів індивідуалізації;

• відшкодування збитків. Якщо у результаті порушення права на засіб індивідуалізації його суб'єкту заподіяні збитки, останній має право на їх відшкодування у повному обсязі. Згідно із ст. 22 ЦК України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки) та доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Наведене поняття збитків повною мірою можна застосу­вати по відношенню до можливих втрат правоволодільця. Як реальні збитки можуть, зокрема, виступати витрати юри­дичної особи, пов'язані зі зміною комерційного наймену­вання, яке було скомпрометоване виступом відповідача в обороті під такою ж чи подібною назвою; витрати на додат­кову рекламну кампанію, покликану загладити заподіяну відповідачем шкоду тощо. Як упущена вигода можуть розгля­датися втрати правоволодільця, пов'язані зі зниженням його доходів унаслідок неправомірних дій відповідача по вико­ристанню засобу індивідуалізації для власного позначення. Зазначений вид збитків трапляється найчастіше, але основні складнощі полягають в обґрунтуванні конкретного розміру упущеної вигоди. Певною мірою це питання може розв'язати п. З ст. 22 ЦК України, в якому зазначається, що у разі, якщо особа, яка порушила право, одержала завдяки цьому доходи, то розмір збитків, що відшкодовуються потерпілій особі у зв'язку з неодержанням нею доходів, не може бути меншим від тих доходів, що їх одержав правопорушник;

• компенсація моральної шкоди. Право на засоби інди­відуалізації, та особливо на комерційне найменування, тісно пов'язане з особистими правами юридичної особи, тому факт його незаконного використання може суттєво вплинути на ділову репутацію юридичної особи - правоволодільця. Цивільне законодавство передбачає, що особа має право на відшкоду­вання моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Проте в юридичній науці неоднозначно сприймають положення про можливість компенсації моральної шкоди юридичній особі. Остання полягає у фізичному болю та душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, протиправною поведінкою, знищенням чи пошкодженням її майна тощо. Крім того, зниження чи втрата набутої ділової репутації у результаті незаконного використання належного засобу індивідуалізації, може не лише вплинути на розмір майбутніх прибутків, але ставить під загрозу можливість подальшого існування юридичної особи. Тому тісний зв'язок засобів інди­відуалізації з особистими немайновими правами юридичної особи, її діловою репутацією зумовлюють можливість ком­пенсації завданої моральної шкоди внаслідок заподіяння непоправної втрати її немайновим благам через незаконне використання комерційного найменування, торговельної марки чи географічного зазначення;

• особливим способом захисту прав на засоби індивіду­алізації є опублікування судового рішення у засобах масової інформації з метою поновлення ділової репутації потерпілого. Цей спосіб правового захисту передбачений ст. 432 ЦК України для всього комплексу прав інтелектуальної власності та є особливо дієвим у сфері засобів індивідуалізації, які тісно пов'язані з особистими немайновими правами. Тому пося­гання на них, як правило, негативно позначається на набутій роками діловій репутації підприємців, часткове поновлення якої може бути здійснене через публікацію судового рішення.

Суд може застосовувати будь-які інші незаборонені законом способи з метою захисту порушеного чи оспорюва­ного права на засоби індивідуалізації.

Питання для самоконтролю

1. Значення та способи індивідуалізації суб'єктів господа­рського обороту, товарів, робіт та послуг.

2. Поняття та правовий захист комерційних (фірмових) найменувань.

3. Поняття знаків для товарів, послуг, торговельної марки та умови їх правової охорони.

4. Порядок отримання охоронного документа на знак для товарів та послуг (торговельної марки).

5. Права та обов'язки власників торговельних марок і знаків для товарів та послуг.

6. Право попереднього користувача на знак для товарів і послуг (торговельну марку).

7. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р.

8. Понятгя та правова охорона географічних зазначень.

9. Передача прав на засоби індивідуалізації товарів, робіт та послуг, суб'єктів господарського обороту.

10. Договір комерційної концесії.

11. Захист від недобросовісної конкуренції.

12. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Тести

1. Право на комерційне найменування є чинним з моменту:

а) першого використання;

б) реєстрації фірми;

в) отримання охоронного документа.

2. Чи поширюються положення Паризької конвенції 1886 р. на охорону товарних знаків і фірмових найменувань?

а) так;

б) ні;

в) за аналогією.

2. Умови реєстрації товарних знаків визначаються:

а) національним законодавством;

б) Мадридською конвенцією:

в) Паризькою конвенцією.

2. Країна походження товарного знака - це:

а) країна, де має постійне місце проживання заявник;

б) країна, де заявник має дійсне та серйозне підприємство;

в) обидві відповіді правильні.

2. Чи обмежує охорону одночасне застосування одного знака на однакових продуктах підприємствами, які є співвласниками знака?

а) так;

б) ні;

в) визначається правом країн застосування.

. 6. Строк дії свідоцтва на товарний знак:

а) 5 років;

б) 10 років;

в) 15 років.

7. Яка міжнародна структура здійснює міжнародну реєстрацію товарних знаків?

а) Європейське патентне відомство;

б) Міжнародне бюро ВОІВ;

в) регіональні міжнародні організації.

8. Чи замінює міжнародна реєстрація товарного знака попередню національну?

а) так, міжнародна реєстрація користується правом пріо­ритету;

б) ні, національна реєстрація користується правом пріо­ритету;

в) вони діють одночасно.

8. Чи має право будь-яка особа отримати виписку з Міжнародного реєстру записів відносно певного знака?

а) ні, це інформація обмеженого обігу;

б) так, доступ до бази вільний;

в) так, за умови заяви і сплати мита.

8. Який вид стягнення накладається на продукт, неза­конно споряджений товарним знаком чи фірмовим найменуванням?

а) конфіскація;

б) арешт;

в) знищення.

Розділ 8