6.6. Ліцензійні договори

Як зазначалося вище, отримання виключних прав на об’єкти патентного права здійснюється на підставі договору про набуття у патентовласника прав на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Для обміну науково-технічними досягненнями застосовується така форма правовідносин, як ліцензійний договір.

Ліцензійний договір – це правочин, укладений в письмовій формі, на підставі якого власник запатентованого або незапатентованого винаходу (ліцензіар) надає правонаступникові (ліцензіатові) дозвіл на реалізацію виключних прав на об’єкт патентного права на платній основі.

Основна мета ліцензійного договору - забезпечення можливості практичного використання конкретного технічного рішення.

Ліцензійні договори є цивільно-правовими, тому на них поширюються загальні положення про ліцензійні договори.

Стаття 1107 ЦК України дає перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

• ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

• ліцензійний договір;

• договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

• договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

• інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

За правовою природою ліцензійний договір двосторонній, консенсуальний, платний.

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності передбачає продаж ліцензії власником прав з метою отримання прибутку, не втрачаючи капітал, внесків на виробництво, освоєння ринку. Доходи від продажу ліцензії покривають витрати на наукові дослідження (ст. 1108 ЦК України).

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та іншого закону (ст. 1109 ЦК України).

За договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності автор зобов’язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовникові, а замовник зобов’язаний виплатити авторові аванс і визначити порядок виплати авторської винагороди (ст. 1112 ЦК України).

Договів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності – юридичний акт передачі патентних прав, за допомогою якого власник запатентованого винаходу повністю передає свої права іншій особі, яка набуває всі права у зв’язку з видачею патенту на винахід (ст. 1113 ЦК України).

До інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності відносять: а) патентний ліцензійний договір (договір на використання винаходу, на розробку винаходу); б) безпатентний ліцензійний договір (договір на винахід, на які ще не подано патентну заявку, або на які патентні заявки подано, але патент ще не видано); в) комплексний ліцензійний договір, який поєднує у собі елементи першої і другої груп договорів.

Елементи ліцензійного договору.

Суб’єктами ліцензіонного договору є фізичні та юридичні особи, а також держава в особі Укрпатенту. Правовласник, який передає виключні права на об’єкт інтелектуальної власності іншій особі, називається ліцензіар. Особа, яка набуває у правовласника виключні права на об’єкт інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору, називається ліцензіат.

Особливістю участі в ліцензійному договорі є те, що як з боку ліцензіара, так і з боку ліцензіата можуть брати участь по кілька осіб (наприклад, співавтори і об’єднання юридичних осіб). Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на об’єкти патентних прав та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються до Держслужби, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності. Якщо не всі, співвласників патенту бажають передати своє право власності на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками.

Форма договору – письмова. Ч.2 ст. 1107 ЦК України вказує на нікчемність, тобто недійсність, договору, який укладений з порушенням вимог письмової форми. Ліцензійні договори підлягають реєстрації в ДДІВ, вимоги і порядок якої визначені у Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджену наказом МОН України від 16.07.2001 №521 та Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразку, затверджену наказом МОН України від 03.08.2001 № 574.

Патентне відомство може затверджувати типові ліцензійні договори, зміст яких не реглумантується і визначається вільним волевиявленням сторін. Типовий договір набирає чинності після його підписання і реєстрації в Укрпатенті (ст. 1111 ЦК України).

Важливою умовою договору є строк його чинності та інші проміжні строки, що визначають сторони договору. Це можуть бути строки морального старіння предмета ліцензії, строк повного освоєння ліцензії та інші. Доцільно передбачи­ти правові наслідки впливу визначених строків.

Види ліцензій. Обсяг прав, що передаються на підставі ліцензійного договору, визначається видом ліцензії. Відповідно до ч.3 ст. 1108 ЦК України ліцензії на використання об’єкта патентного права можуть бути виключною, невиключною, одиничною та інші види.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Виключна ліцензія надає власникові монопольне становище на ринку виробництва товарів, в яких втілені об’єкти інтелектуальної діяльності. В результаті в переважній більшості країн діють норми антимонопольного законодавства в сфері інтелектуальної власності.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Це різновид виключної ліцензії, при якому зберігається передане виключне право за первинним право власником. Позитивною рисою одиничної ліцензії є створення певних конкурентних умов на ринку виробництва товару.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Право власник поширює ліцензії на виробництво товару на різних ринках, щоб не допустити конкуренцію із своїми товарами.

Види невиключних ліцензій: відкрита, добровільна, примусова.

Відкрита ліцензія передбачає публічну пропозицію патентовласника, опубліковану в офіційному бюлетені Укрпатенту.

Особливість добровільної ліцензії полягає в тому, що сторони самостійно обирають контрагента і визначають умови дозволу.

Примусова ліцензія надається патентовласником іншим особам за рішенням суду при невикористанні або неналежному виконанні свого патенту. Рішення може бути прийнято Кабінетом міністрів України.

Субліцензії – ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що видаються ліцензіатом за згодою ліцензіара іншим особам. Вид субліцензії залежить вид вида основної ліцензії.

Істотні умови ліцензійного договору. В юридичній літературі предмет ліцензійного договору, як правило, розглядається лише як охоронюване законом право на винахід або окремі повноваження, що випливають з цього права. Нині переважає інша точка зору, відповідно до якої пред­метом ліцензійного договору є сам винахід.

Виходячи з цієї позиції, у ліцензійному договорі необхідно якомога точніше визначити предмет ліцензії, тобто яке саме технічне досягнення передається для використання.

Визначення ціни в договорі зумовлюється рядом факторів. Слід розрізняти поняття «ціна предмета ліцензії» і «ціна ліцензії». Ціна предмета ліцензії — це вартісний вираз об'єкта промислової власності. Ціна ліцензії - вартісний вираз, але не об’єкта, а прав на його використання.

Видами ліцензійних платежів є:

- періодичні відрахування (роялті);

- одноразові платежі (паушальні);

- комбіновані платежі;

- побічні платежі.

Найбільш прийнятним методом розрахунку роялті є визна­чення розміру винагороди у вигляді частки від обсягу прода­жу ліцензійної продукції. Сторони у договорі можуть погодитись на твердо фіксований збір.

Паушальний платіж по-суті є фактична ціна ліцензії. Основна його ознака — авансовий характер. Цей вид платежу не завжди одноразовий, його можуть виплачувати частками, часто вже після досягнення економічного ефекту, але розмір прибутку при цьому не впливає на розмір паушального платежу. Для визначення розміру паушального платежу користу­ються математичними формулами.

У міжнародній практиці паушальний платіж застосовують при передачі сукупних ліцензій разом з поставками техноло­гічного обладнання, продажу ліцензій маловідомій фірмі, не­бажанні ліцензіата допустити контроль над виробництвом ліцензованої продукції, ускладненнях у процесі переведення прибутку.

До побічних платежів належать прибутки, одержані ліцензіаром від різних операцій, зокрема надання каналів для продажу ліцензованої продукції, продаж ліцензіатові сирови­ни, матеріалів, устаткування, необхідних для впровадження технологи.

Істотні умови ліцензійного договору поділяються на дві групи — об'єктивні та суб'єктивні.

Об'єктивними істотними умовами визнаються ті, які є такими за законом або необхідні для договорів даного виду. Суб'єктивні істотні умови — це ті, які на вимогу будь-якої сторони мають бути узгоджені між сторонами. Якщо з будь-якої такої умови не досягнуто згоди, договір не набирає чинності.

До об'єктивних істотних умов належать сторони у договорі; предмет договору; вид ліцензії; вартість ліцензії, винагорода; строк чинності договору; реєстрація ліцензійного договору в патентному відомстві.

Суб'єктивними істотними умовами є: вступна частина до­говору (преамбула); територія чинності договору; технічна сфера застосування; субліцензії; креслення та інша технічна документація; якість продукції, виробленої за ліцензією; технічна допомога у навчанні спеціалістів; удосконалення; платежі за технічну документацію; момент виникнення права на ліцензію; платежі і розрахунки; податки і збори; облік і звіт­ність; охорона патентних прав; таємність; гарантії виконання; правовий захист, розгляд спорів; розірвання договору у зв'яз­ку з неможливістю виконання; завершення зобов'язальних відносин.

В ліцензійному договорі мають бути зафіксовані такі обов'язки ліцензіара:

- гарантування безперешкодного використання об’єктом патентних прав в обумовлених межах;

- визначення території, у межах якої діятиме ліцензія;

- забезпечення необхідних умов для най­ефективнішого використання ліцензії (передача всієї інформації необхідної для вироб­ництва продукції за ліцензією, а також надання потрібної технічної допомоги);

- сплата річного збору за підтримання чинності патенту. Строки та механізм сплати річного збору регулюються Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим Постановою КМУ від 23 грудня 2004 року №1716.

Обов’язки ліцензіата, їх обсяг і зміст визначаються двома основ­ними факторами — обсягом і змістом прав та обов'язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.

Основними обов'язками є:

- виплата ліцензійної винагороди. Розмір винагороди за використання винаходів, як правило, зумовлюється двома факторами — обсягом виробництва і обороту продажу ліцензованої продукції, а також обсягом прав, переданих за ліцензією;

• дотримання обмежен­ь використання патентних прав. Метою обмеження є уникнення конкуренції ліцензіата з ліцензіаром. Обме­ження може стосуватися обсягу випуску предмета ліцензії або виробництва продукції, яка використовуватиметься для певних цілей (наприклад, для виробництва ліків тільки для людини, але не для тварин), використання предмета ліцензії на певному виробництві або продажу продукції на певній території.

При укладенні договору необхідно чітко визначити момент виникнення права на одержання ліцензійної винагороди.

Необхідно зазначити, що умови ліцензійного договору не повинні порушувати норм законодавства про економічну конкуренцію, наприклад, ліцензіар не повинен нав’язувати ліцензіату ціну на продукцію, яка виготовляється на підставі ліцензії або визначати коло суб’єктів, з якимит слід укладати договори на реалізацію продукції.

Захист патентних прав у ліцензійному договорі - це, передусім, захист від пося­гання на права власника патенту, в тому числі і на права, пов'язані з передачею дозволу на використання науково-технічного досягнення на підставі ліцензійного договору.

Захисту підлягають також права власника від протиправного використання третіми особами науково-технічного досягнення, що є предметом ліцензії.

Вибір захисту патентних прав значною мірою залежить від виду ліцензійного договору.

Основним видом відповідальності за порушення прав за договором є відшкодування збитків, а також визнання патенту недійсним.

Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена: за взаємною згодою сторін; на підставі рішення суду; на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід у зв'язку з видачею патенту за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент; на підставі несплати встрок річного збору за підтримання чинності патенту.