7.6. Захист прав на засоби індивідуалізації

Порушення прав на засоби індивідуалізації – несанкціоноване виготовлення, застосування, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський обіг або збереження товару, ідентифікованого знаком, що приводить до змішування, схожості з однорідним товаром іншого товаровиробника, а також несанкціоноване законим власником використання зазначення товару чи послуг іншими фізичними або юридичними особами.

Несанкціоноване використання засобів індивідуалізації призводить до таких суспільно шкідливих наслідків як:

1) отримання невиправданих переваг у конкуренції особами, що підробляють товарні знаки, зовнішній вигляд товарів, що користуються довірою та попитом споживачів;

2) обман споживачів, які замість товару (послуг) очікуваної високої якості (або з особливими властивостями) отримують товари значно нижчої якості, часом – небезпечні;

3) контрафактні товари, як правило, є нижчої якості, тому їх поширення шкодить репутації товару (послуг) та його виробника (виконавця). Тому несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг тягне за собою не тільки цивільно-правову відповідальність, передбачену Розділом УІ Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, але і інші види відповідальності, передбачені Законом України “Про захист від недобросовісної конкуренції” та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Суб’єктивне право на захист, крім матеріально-правових, включає також засоби процесуального порядку. До їх кола належать: право на звернення за судовим захистом, можливість подання позовної заяви, брати участь у розгляді справи, користуватися процесуальними правами, вимагати примусового виконання рішення тощо. Матеріальні і процесуальні норми формують єдиний комплексний інституту правового захисту.

Проте, слід відзначити, що засоби процесуального характеру не притаманні деяким формам правового захисту. Зокрема, самозахист та заходи оперативного характеру (наприклад, відмова від договору чи виконання за рахунок боржника) не потребують втілення у відповідній процесуальній формі. Остання спрямована на реалізацію матеріального права на захист у судовому та адміністративному порядку. Тому слід розмежовувати матеріальне право на захист та процесуальну форму його реалізації, однією з яких є пред’явлення позову у судовому порядку. Таким чином, можливості матеріально-правового характеру, які надаються управомоченій особі правом на захист, передбачають також можливості їх здійснення у певній встановленій законом процесуальній формі. Тому вважаємо за доцільне інтерпретувати право на захист як матеріально-правове, здійснення якого забезпечується у певній процесуальній формі.

Крім загальних способів захисту, що застосовуються судом чи іншим компетентним органом, передбачених Главою 3 ЦК України (визнання права, припинення дій, що його порушують, відшкодування збитків тощо), у рамках кожного самостійного інституту цивільного права можна виокремити спеціальні захисні механізми, які використовуються для поновлення даної групи прав у випадку їх порушення чи оспорення. Спеціальні способи захисту передбачаються також законодавством про охорону засобів індивідуалізації. Зокрема, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” до особливих заходів правоохоронного характеру відносить усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або такого позначення. Водночас, як слушно відзначається вченими, даних правових механізмів не достатньо для забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів на засоби індивідуалізації.

Аналізуючи неюрисдикційні способи захисту прав на засоби індивідуалізації, слід підкреслити, що особливості охоронюваних прав визначає незначені можливості їх використання. На відміну від речових та особистих немайнових прав, у сфері захисту яких існують широкі можливості до застосування незаборонених законом засобів протидії самою особою, у межах права інтелектуальної власності у цілому, та засобів індивідуалізації, зокрема, така діяльність суттєво обмежена характером прав, щодо яких вчинене чи на які посягає правопорушення. Як приклад самозахисту порушених прав на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення можна навести:

1) публічну заяву потерпілого, що конкретна фізична чи юридична особа незаконно користується тотожним чи подібним засобом індивідуалізації;

2) звернення потерпілого до правопорушника з вимогою припинення незаконного використання торговельної марки, комерційного найменування чи географічного зазначення чи схожих з ним позначень.

Оперативні засоби захисту у галузі засобів індивідуалізації застосовуються, насамперед, у рамках договірних відносин по наданню чи передачі прав на торговельні марки та комерційні найменування на підставі ліцензійних договорів, договору комерційної концесії чи інших правочинів. Вони пов’язані з відмовою у вчиненні певних дій з метою попередження заподіяння шкоди. Цивільне законодавство передбачає, як заходи оперативного характеру у галузі засобів індивідуалізації: 1) відмову ліцензіара від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об’єкта інтелектуальної власності (п.2 ст.1110 ЦК України); 2) можливість ліцензіара чи ліцензіата відмовитися від договору у разі порушення стороною умов договору (п.2 ст.1110 ЦК України); 3) можливість користувача відмовитися від договору комерційної концесії у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, право на використання яких входить до комплексу прав, наданих йому за договором комерційної концесії (ст.1128 ЦК України).

Відмова від договору у сфері використання засобів індивідуалізації допускається і в інших випадках, встановлених договором чи законом, якщо має місце факт порушення зобов’язання другою стороною (ст. 615 ЦК України).

Більш широко для захисту даної групи прав застосовуються юрисдикційні способи захисту у загальному (судовому) та спеціальному (адміністративному) порядках. На відміну від захисту інших видів цивільних прав у сфері засобів індивідуалізації велике значення відіграє превентивний захист права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення, що здійснюється у вигляді державної реєстрації позначення як об’єкта права інтелектуальної власності.

Інший спосіб захисту прав на засоби індивідуалізації в адміністративному порядку полягає у поданні заперечення проти реєстрації торговельної марки чи географічного зазначення. Даним способом можуть бути захищені не лише права на марки та зазначення, суб’єкт права на комерційне найменування також може подати заперечення проти їх реєстрації. Згідно Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного у ній позначення умовам надання правової охорони. Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше, ніж за 5 днів до дати прийняття рішення за заявкою. При цьому, заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Результати розгляду заперечення відображаються у рішенні за заявкою.

Подання заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару чи заявленого географічного зазначення походження товару та права на їх використання передбачається Законом України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”. Водночас, слід визнати, що механізм подання та розгляду заперечення, відображений у даному Законі, є більш досконалим у порівнянні з аналогічним у галузі торговельних марок. По-перше, чітко визначений термін протягом якого особа може подати заперечення (6 місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку). По-друге, про результати розгляду заперечення повідомляється особі, яка його подала, що дає їй змогу адекватно прореагувати на прийняте рішення. У той час, як результати розгляду заперечення проти реєстрації торговельної марки окремо не розголошуються, а відображаються у прийнятому рішенні за заявкою. По-третє, встановлений максимальний термін розгляду заперечення закладом експертизи (2 місяці від дня завершення строку, встановленого для відповіді). Враховуючи зазначене, видається доцільним удосконалити передбачену Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” процедуру розгляду заперечення. Зокрема, встановити конкретні строки його подання та розгляду уповноваженим закладом та закріпити обов’язок останнього повідомити про результати розгляду особі, яка подала заперечення та заявникові.

Крім того, суб’єкт права на комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення має можливість звернутися за захистом свого порушеного права у вищий орган відповідача, якщо такий існує.

Захист права на засоби індивідуалізації в адміністративному порядку здійснюється також антимонопольними органами. Відповідно до ст.4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, до категорії дій, що визнаються недобросовісною конкуренцією відноситься використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання. Вчинення господарюючими суб'єктами - юридичними особами та їх об'єднаннями дій, визначених даним Законом як недобросовісна конкуренція, тягне накладання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів. Законом передбачається можливість для заінтересованих осіб звернутися до Антимонопольного комітету України, його відділень із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) як у виробника, так і у продавця. Крім того, Антимонопольний комітет України, його відділення також мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням.

Судовий захист прав на засоби індивідуалізації здійснюється господарським чи третейським судом. У випадках, коли стороною по справі є фізична особа, що не зареєстрована як підприємець, справа може бути предметом розгляду суду загальної юрисдикції. Наприклад, у загальних судах можуть розглядатися спори про авторство на позначення, що зареєстроване як торговельна марка, про незаконне використання у засобі індивідуалізації імені тощо.

Розгляд та вирішення спорів з приводу засобів індивідуалізації нерідко потребує спеціальних професійних знань та практичних навичок, які часто відсутні у суддів, внаслідок цього значна кількість прийнятих рішень скасовується вищестоящими інстанціями. Тому слід підтримати пропозиції щодо необхідності формування спеціалізованих судів, предметом розгляду яких будуть спори про право інтелектуальної власності. Наразі, у багатьох судах функціонують окремі підрозділи, які спеціалізуються на розгляді даної категорії спорів, однак, їх діяльність не забезпечує повною мірою ефективного вирішення цієї проблеми.

До основних способів судового захисту прав на засоби індивідуалізації можна віднести наступні:

1. Визнання права на засіб індивідуалізації. Враховуючи, що право на засоби індивідуалізації закріплюється державною реєстрацією, цей спосіб захисту поєднується з вимогою її скасування. Але інколи він може застосовуватися самостійно. Наприклад, якщо у результатів реорганізації юридичної особи не була вирішена доля її комерційного найменування чи торговельної марки. Іншим прикладом може слугувати розгляд справи про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. У такому випадку суд своїм рішенням підтверджує факт набуття торговельною маркою добре відомого характеру.

2. Відновлення становища, яке існувало до порушення права. Даний спосіб може застосовуватися у випадку порушенням права на засіб індивідуалізації шляхом перекручення третіми особами справжньої торговельної марки, комерційного найменування чи географічного зазначення управомоченої особи. Наприклад, неправильне позначення організаційно-правової форми, порушення обраного засновниками та закріпленого ними у комерційному найменуванні порядку розташування їх імен, здатні завдати значну шкоду діловій репутації юридичної особи. Відновлення становища, яке існувало до порушення права може бути досягнуте шляхом внесення порушником відповідних виправлень у документи, довідники, рекламні матеріали, шляхом публікації за рахунок порушника повідомлення про порушення і повідомлення точного комерційного найменування юридичної особи.

Слід відзначити, що у галузі засобів індивідуалізації використовується особливий різновид даного способу захисту цивільних прав – знищення з товару чи його упаковки незаконно використаної торговельної марки, комерційного найменування та географічного зазначення чи схожого з ним позначення. Даний спосіб застосовується тоді, коли іншим чином відновити порушене право на засіб індивідуалізації неможливо.

3. Визнання незаконним правового акту органу державної влади. Право на торговельну марку, географічне зазначення та комерційне найменування закріплюється державною реєстрацією, тому цей спосіб захисту використовується найчастіше. Як правило, він поєднується з вимогою стягнення збитків чи знищення на товарах чи їх упаковці позначення, схожого з зареєстрованим. Даний спосіб захисту може застосовуватися як у межах одного об’єкта права інтелектуальної власності (наприклад, конфлікт між правоволодільцями схожих торговельних марок, що зареєстровані для одного класу товарів), так і між різними видами засобів індивідуалізації.

4. Відшкодування збитків. Якщо у результаті порушення права на засіб індивідуалізації його суб’єкту заподіяні збитки, останній має право на їх відшкодування у повному обсязі. Згідно ст. 22 ЦК України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки) та доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Наведене поняття збитків повною мірою можна застосувати по відношенню до можливих втрат правоволодільця. Як реальний збиток можуть, зокрема, виступати витрати юридичної особи, пов'язані зі зміною комерційного найменування, яке було скомпрометовано виступом відповідача в обороті під таким же чи подібним найменуванням; витрати на додаткову рекламну кампанію, покликану загладити заподіяну відповідачем шкоду тощо. Як упущена вигода можуть розглядатися втрати правоволодільця, пов'язані зі зниженням його доходів внаслідок неправомірних дій відповідача по використанню засобу індивідуалізації для власного позначення. Зазначений вид збитків зустрічається найчастіше, але основні складнощі полягають в обґрунтуванні конкретного розміру упущеної вигоди. Певною мірою дане питання може розв’язати п.3 ст. 22 ЦК України, в якому зазначається, що у разі, якщо особа, що порушила право, одержала завдяки цьому доходи, то розмір збитків, які відшкодовуються потерпілій особі у зв'язку з неодержанням нею доходів, не може бути меншим від тих доходів, що їх одержав правопорушник.

5. Компенсація моральної шкоди. Право на засоби індивідуалізації, та особливо на комерційне найменування, тісно пов’язане з особистими правами юридичної особи, тому факт його незаконного використання може суттєво вплинути на ділову репутацію юридичної особи – правоволодільця. Цивільне законодавство передбачає, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Проте, в юридичній науці неоднозначно сприймають положення про можливість компенсації моральної шкоди юридичній особі. Остання полягає у фізичному болю та душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, протиправною поведінкою, знищенням чи пошкодженням її майна тощо. Крім того, зниження чи втрата набутої ділової репутації у результаті незаконного використання належного засобу індивідуалізації, може не лише вплинути на розмір майбутніх прибутків, але ставить під загрозу можливість подальшого існування юридичної особи. Тому тісний зв’язок засобів індивідуалізації з особистими немайновими правами юридичної особи, її діловою репутацією зумовлюють можливість компенсації завданої моральної шкоди внаслідок заподіяння непоправної втрати її немайновим благам через незаконне використання комерційного найменування, торговельної марки чи географічного зазначення.

6. Особливим способом захисту прав на засоби індивідуалізації є опублікування судового рішення у засобах масової інформації з метою поновлення ділової репутації потерпілого. Даний спосіб правового захисту передбачений ст. 432 ЦК України для всього комплексу прав інтелектуальної власності та є особливо дієвим у сфері засобів індивідуалізації, які тісно пов’язані з особистими немайновими правами. Тому посягання на них, як правило, негативно позначається на набутій роками діловій репутації підприємців, часткове поновлення якої може бути здійснене через публікацію судового рішення.

Суд може застосовувати будь-які інші незаборонені законом способи з метою захисту порушеного чи оспорюваного права на засоби індивідуалізації.