7.2. Об’єкти правової охорони засобів індивідуалізації

Комерційне найменування (гл. 43 ЦК) – будь-яка назва підпри­єм­ства, установи чи організації, що має статус юридич­ної особи. Чинне законодавство встановлює реквізити комер­цій­ного найменування. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про дер­жавну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підпри­ємців», найменування повинна містити інформацію про організаційно-правову форму.

Сутність права на комерційне найменування полягає в гаранту­ван­ні особі можливості виступати в цивільному обігу під влас­ним ім’ям. Під комерційним найменуванням особа вчиняє цивіль­но-правові угоди та інші правочини, здійснює особисті немайнові права, захищає свої майнові або не­майнові права. Власник юридичної особи має право розміщу­вати комерційне найменування на бланках, рахунках, прайсах тощо. Комерційне найменування може використовуватися в рекламних оголошеннях, анотаціях.

Основною правовою категорією, з якою найчастіше пов’я­зують комерційне найменування, є назва підприємства. Законо­давчими підставами для їх ототожнення можуть виступати положення ст. 191 ЦК України, яка до складу підприємства як майнового комплексу відносить право на торговельну марку або «інше позначення» та п. 2 ст. 490 ЦК України, що передбачає перехід майнових прав інтелек­туальної власності на комерційне найменування разом з цілісним майновим комплексом підприємства чи його від­по­відною частиною. Комерційне найменування та назва під­приємства є різними правовими катего­ріями: перша має на меті ідентифікувати суб’єкт права – юридичну особу, а друга стосується позначення об’єкта цивільних прав – цілісного май­нового комплексу, що охоп­лю­ється поняттям «підпри­ємство»⁵⁹.

Відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності право на комерційне найменування має екс­те­ри­торіальну сферу охорони, тобто виходить за національні кордони.

Необхідними умовами правової охорони комерційного найменування є новизна та оригінальність. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо вона дає мож­ли­вість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вво­дить в оману споживачів щодо справжності діяльності. Не може дістати правову охорону найменування, яке повторює вже використовуване або настільки схоже з ним, що його легко сплутати з іншими. Назва фірми повинна чітко відрізнятися від інших подібних. Користування схожими назвами може завдати матеріальних і моральних збитків користувачам.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і реалізують, та послуг, які ними надаються.

Ще одним важливим принципом правової охорони комерційного найменування є незмінність назви юридичної особи. Довільна безпідставна зміна назви не допускається. Важлива умова назви – її відповідність характеру діяльності певної фірми. В законодавстві іноземних держав ця вимога називається «принцип істинності фірми». Чинне українське законодавство не закріплює цей принцип.

Вимоги, які висуваються до найменування, вимагають визна­чення його структури. Виділяють дві частини наймену­вання – основну, яка називається корпус фірми, і допоміжну, яка називається додатком. Корпус фірми містить вказівку на організаційно-правові форму підприємства, його тип та пред­мет діяльності, а в деяких випадках – на інші його характеристики.

Допоміжна частина складається із обов’язкових і факу­ль­тативних елементів. Обов’язковим елементом є спеціальна назва підприємства, його номер та інша позначка, необхідна для відмінності фірми. Цю роль виконують оригінальні слова, наприклад, фабрика «Рошен». Інші додавання, наприклад, вка­зівка «універсальний», «спеціалізований», «центральний» – факультативні і включаються за бажанням власника. Але додавання не повинні вводити в оману споживачів.

Законодавство встановлює обмеження щодо викори­стан­ня певних слів або словосполучень у комерційних най­мену­ваннях. Так, забороняється вказувати на перевагу над іншими юридичними особами, повторювати їх оригінальні назви, без спеціального дозволу використовувати в назві слово «Україна». Для ряду організацій вимагається в назві вказувати вид їх діяльності, наприклад, «банк», «страхова компанія», «біржа».

Правова охорона комерційного найменування виникає з моменту його першого використання та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи ні комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування вносяться до Держав­ного реєстру (ЄДРПОУ), порядок ведення якого встанов­лю­ється Законом України «Про державну реєстрацію юридич­них осіб та фізичних осіб-підприємців».

Право на комерційне найменування має абсолютний характер. Суб’єктивне право на комерційне найменування має виключний характер. Права на комерційне найменування передаються разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права нале­жать, або його відповідною частиною.

Право на комерційне найменування пов’язане з діловою репу­та­цією юридичної особи, що є особистим немайновим пра­вом. Тому комерційне найменування одержує конкретну само­стійну оцінку в складі нематеріальних активів під­при­ємства, а порушення права на нього може тягти за собою відшкодування запо­діяної шкоди.

Найпоширенішій засіб індивідуалізації товарів та послуг – торговельна марка або знак для товарів та послуг. Цивіль­ний кодекс України та Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. по-різному називають позначення, що використовується для вирізнення товарів і послуг, що виробляються (надаються) однією особою, від однорідних товарів та послуг, що виробляються (надаються) іншими особами. У Цивільному кодексі України вжито термін «торговельна марка», а у законі про знаки для товарів і послуг таке позначення називається «знак для товарів та послуг». Торговельна марка індивідуалізує товари і послуги, які вироб­ляються/надаються під нею. Законодавство об’єднує поняття знака для товарів і знака для послуг під загальним поняттям «торговельна марка» (ст. 492 ЦК України).

Відповідно до ст. 1 закону під знаком для товарів і послуг розуміють позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до ст. 15 Угоди TРІПС торговельна марка – це будь-яке позна­чення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства і є товарним знаком.

До знака для товарів близький знак обслуговування. Його призначення – розрізняти сервіс різних підприємств (надання автомобілів у оренду, організація туристичних мандрівок).

Крім торговельної марки для позначення товару вико­ристовуються також інші види ідентифікуючих знаків, які не належать до групи засобів індивідуалізації – об’єктів інтелек­туальної власності. Це сертифікаційні та гарантійні знаки, а також виробничі марки.

Торговельна марка як вид товарних позначень тісно пов’язана з промисловим зразком. Торговельним маркам притаманні ознаки, характерні для промислових зразків. Згідно із законодавством України у формі торговельної марки та у вигляді промислового зразка можуть бути зареєстровані зображувальні (графічні) та об’ємні позначення чи їх комбінації.

В українському законодавстві співвідношенню торго­вельних марок та промислових зразків присвячений п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», який забороняє здійснювати реєстрацію у вигляді товарних знаків позначень, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. Реєстрація об’ємних та графічних позначень у формі торго­вельних марок та промислових зразків має свої особливості, аналіз яких можливо здійснити шляхом співставлення та порівняння умов і процедури її проведення.

Українське законодавство суперечливо вирішує питання можливості одночасної охорони єдиного об’єкта двома правовими інститутами – правом на торговельну марку та на промисловий зразок. Після реєстрації позначення у вигляді торговельної марки, воно не може отримати правову охорону у формі промислового зразка, оскільки відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» буде порушена вимога новизни зразка. Тому реєстрація позначення у вигляді марки унеможливлює його одночасну правову охорону як промислового зразка.

Існуючий стан нормативного регулювання спів­відно­шен­ня цих об’єктів інтелектуальної власності, у цілому, надає більші переваги власникам зареєстрованих знаків при виник­ненні їх конфліктів з патентовласниками.

Коло прав власника свідоцтва на товарний знак – ширше від можливостей патентовласника. Свідоцтво надає виключне право забороняти іншим особам використовувати без згоди його власника, будь-які позначення, схожі із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення та знак можна сплутати. Водночас, власник патенту позбавлений можли­вості заборонити використання схожої з належним йому зразком торговельної марки, оскільки ст. 20 цього закону надає йому право забороняти використання промислового зразка будь-якою неуправомоченою особою. При цьому, поняття «використання зразка» закон розкриває як виготов­лення виробу із застосуванням усіх його суттєвих ознак⁶⁰.

Головними завданнями торговельної марки є встанов­лен­ня відмінності одного знака для товарів і послуг від ана­логіч­них товарів і послуг інших виробників, а також реклама і захист товару чи послуги.

Торговельна марка виконує ряд функцій:

• інформаційну;

• функцію індивідуалізації;

• рекламну;

• охоронну.

Основна цінність торговельної марки полягає в тому, що вона асоціюється у покупців з виробником, який пропонує споживачеві певні товари чи послуги з певним рівнем якості. Торговельна марка має ознаки репутації товару та його вироб­ника; включає в себе витрати, які поніс виробник для просування товару на ринок, а також витрати на рекламну кампанію.

Суть функції індивідуалізації полягає в тому, що торго­вельна марка дозволяє показати характерні для цього товару якість, використані технології, наявність сервісного обслуго­ву­вання та інших особливих ознак продукції.

Рекламна функція реалізується завдяки поширенню ін­фор­мації про товаровиробника, його товари чи послуги, формуванню і підтримці інтересу до товару.

Торговельна марка інформує про те, що випуск про­дукції під указаним знаком може здійснюватися тільки за спеціальним дозволом. А також виконує превентивну функ­цію для можливих посягань на виключні права його власників.

За ст. 5 Закону України «Про охорону право на знаки для товарів та послуг» умовами правової охорони торго­вельних марок є:

• новизна;

• державна реєстрація.

Новим вважається таке позначення, що за своїм змістом не є ідентичним (тотожним) або схожим з відомими торговими марками.

Згідно із законодавством України та ст. 23 Угоди TРІПС новими будуть вважатись такі торгові марки, які за своїм змістом не є тотожними або схожими до ступеня змішування з:

• марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

• знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема марками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

• фірмовими назвами, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

• кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороня­ються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

• знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку⁶¹.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», торговельна марка повинна відповідати такими умовам:

• не бути ідентичною чи схожою з марками, що одер­жали раніше визнання у зв’язку з такими чи подібними това­рами, іншими словами, торговельна марка повинна відрізня­тися достатньою мірою завдяки своїм ознакам від відомих позна­чень – це вимога про новизну марки;

• не бути позначенням, позбавленим відмінних власти­востей, не виступати у вигляді марки, яка цілком і нерозривно пов’язана своїм змістом з природою маркованих товарів – це вимога розрізняльної здатності;

• не бути позначенням, здатним ввести в оману щодо об’єкта маркування, – його властивостей чи походження, тобто не бути оманливою маркою;

• не бути позначенням, що суперечить публічному порядку, міжнародним угодам і звичаям, а також принципам гуманності і моралі.

Охоронним документом на знак (торговельну марку) відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу та закону є свідоцтво.

Правова охорона знака (торговельної марки) надається тільки стосовно тих груп товарів та послуг, які, по-перше, зазначені у свідоцтві, та, по-друге, насправді виробляються (надаються) власником знака (торговельної марки) або інши­ми особами, які правомірно використовують знак (торго­вельну марку). Позначення груп товарів чи послуг, щодо яких охороняється певний знак (торговельна марка), здійснюється, виходячи з Ніццької міжнародної класифікації товарів та послуг (НМКТП), запровадженої Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, прийня­тої 15 червня 1957 р. (зі змінами від 28 вересня 1979 р.).

Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. та Протоколом до неї (Мадридським протоколом) засновано систему міжнародного захисту прав на торговельні марки, знаки для товарів і послуг та інших комерційних позначень. Умовою надання міжнародної охо­рони є міжнародна реєстрація знаків, порядок здійснення якої визначено вказаною конвенцією.

Закон визначає, які позначення не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Цей перелік умовно поділяється на чотири групи: символи та позначення, що мають вже визнане значення для суспільства і держави (можуть бути лише елементом знака за дозволом держави); позначення, які не відповідають вимогам законодавства (не мають роз­різ­няль­ної здатності або є загальновживаними, або лише вказу­ють на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення, або які не можуть бути визнані знаками); знаки, що є тото­жними або схожими настільки, що їх можна сплутати (не визнаються знаками промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам, назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва, ПІБ та похідні від них).

Класифікація торговельних марок. Торговельні марки поділяються на види:

• за формами вираження: символьні (цифри, слова, фрази, пропозиції); словесні; зображувальні (графічне виконання); об’ємні; комбіновані; звукові; світлові. Угода TРІПС надає країнам можливість вимагати, щоб охо­ронювані об’єкти були такими, що сприймаються візуально. Знаки можуть бути виконані в будь-якому кольорі чи їх поєднанні;

• за сферами використання: індивідуальні та колек­тивні. Особливий різновид торговельних марок – колективні торговельні марки (колективні знаки, торговельна марка, права на яку належать декільком особам). Це торговельна марка союзу, господарської асоціації або іншого об’єднання підприємств, призначена для позначення товарів, що ними випускаються або реалізуються, така, що наділена однако­вими якостями або іншими загальними характеристиками (ст. 7 bis Паризької конвенції, ст. 158 ГК України). На відміну від індивідуальних торговельних марок колективні марки та права на них не можуть бути передані суб’єктам госпо­дарювання.

Від поняття «колективні знаки» слід відрізняти поняття «однорідний товар (послуга)», що використовується в країнах з перехідним типом економіки. Прийнято вважати, що товари та послуги належать до того ж роду (виду), які при марку­ванні схожими товарними знаками можуть створювати у споживача уявлення про приналежність їх одному вироб­никові. Разом з тим при реєстрації товарних знаків і знаків обслуговування заявник зобов’язаний указати клас МКТП, до якого належать товари або послуги і для яких здійснюється реєстрація, а також вказати їх назви. Вказівка на назву товару означає вказівку на підклас МКТП. Точне визначення одно­рідних товарів або послуг таке: це товари або послуги, які належать до одного підкласу МКТП. В економіці однорідні товари називаються замінними товарами (substitutable goods);

• за ступенем відомості: звичайні; добре відомі. Добре відомим знак визнається, якщо він у результаті інтенсивного використання став на вказану в заявці дату широко відомим в Україні серед відповідних споживачів щодо товару заявника. Відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції останнім товар­ним знакам надається правова охорона ще до їх реєстрації, а відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» – незалежно від його реєстрації на території України.

При визначенні, чи є знак добре відомим, необхідно брати до уваги обізнаність відповідного сектору широкого загалу на відповідній території про цю торговельну марку, яка була отримана в результаті просування торговельної марки (ч. 2 ст. 16 Угоди ТРІПС, ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Правова охорона добре відомому знаку надається Апеля­цій­ною палатою або судом, які приймають рішення на підставі встановлених у законі про знаки для товарів і послуг правил, які відповідають Спільній рекомендації про поло­жен­ня щодо охорони загальновідомих знаків, прийнята у 1999 р.

Знак, визнаний Апеляційною палатою добре відомим, вноситься до Переліку загальновідомих товарних знаків і відомості про нього публікуються в Офіційному бюлетені патентного відомства. Підтвердженням цього є свідоцтво.

Визнання марки добре відомою не дає переваг. В обох випадках новизна марки не буде визнана за наявності змі­шу­вання з уже зареєстрованою або визнаною добре відо­мою. Дія прав на звичайну зареєстровану торговельну марку може бути безстроковою, як і для добре відомої торговельної марки.

Добре відомий знак часто ототожнюють із брендом виробника. Але поняття «бренд» ширше за поняття «добре відомий знак», оскільки включає не лише товарні знаки (trade marks), але і фірмові назви (trade names), ділову репутацію і престиж виробника товару (goodwill). Бренд – це узагаль­нююча характеристика, яка включає ім’я (brand-name) та образ (brand-image) виробника товару чи послуг.

Третім видом засобів індивідуалізації є зазначення похо­дження товарів. Правові основи їх захисту в Україні визна­чені Законом України «Про охорону прав на зазначення похо­дження товарів» від 16 червня 1999 р. Зазначення похо­джен­ня товару, порівняно новий об’єкт інтелектуальної власності в Україні, у розвинутих країнах охороняється вже давно.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» зазначення місця знаходження виробника товару – необхідна інформація про товар і повинна бути зазначена на етикетках, маркуванні товару чи у документах, що додаються до товару. Таким чином, споживач може визначити похо­дження будь-якого товару. Але не будь-яке зазначення походження товару є об’єктом інтелектуальної власності.

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на зазна­чення походження товару» розрізняє просте зазначення походження товару та кваліфіковане зазначення походження товару. До об’єктів інтелектуальної власності належить саме кваліфіковане зазначення.

Значення кваліфікованого зазначення походження това­рів як нематеріального блага полягає у тому, що крім техніч­ного рівня, технологій, якості матеріалів, на якісні характе­рис­тики продукції можуть впливати і властивості того чи іншого регіону (природні, кліматичні властивості чи людський чинник). Можливі три напрями впливу власти­во­стей географічного місця (регіону) на властивості продукції:

• вплив природних чинників (наявність солей, мінералів у ґрунтах, мінеральних вод з лікувальними властивостями, можливість вирощувати певні сорти рослин чи розводити певні породи тварин);

• вплив людського чинника – майстерність, професій­ність виробників товару, технічний рівень виробництва зумов­лю­ють конкурентоспроможність товару;

• поєднання природних чинників з людським – уміле використання висококласними фахівцями переваг, власти­востей певного району⁶².

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на зазна­чення походження товару» до кваліфікованих зазначень походження товару відносить назву місця походження товару та географічне зазначення походження товару.

Зміст поняття «зазначення походження товару» дає можливість визначити його загальні ознаки:

• зазначення, що вказує на певну місцевість, повинно бути кваліфікованим;

• географічне зазначення повинно бути належним чином зареєстрованим. На відміну від географічного зазна­чення, яке визнається об’єктом права інтелектуальної власності лише після його реєстрації, торговельна марка може бути як зареєстрованою, так і незареєстрованою;

• географічне зазначення не повинно використову­ва­тися як видова назва товарів – застосована у назві товару назва географічного місця, де спочатку товари певного виду вироб­ля­лися, але згодом така назва стала загально­вживаною в Україні як позначення певного виду товарів безвідносно до конкретних місць походження (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товару»). Відповідно до п. 2 Переліку видових назв товарів, який було затверджено наказом Міністерства науки та освіти № 583 назва геогра­фіч­ного місця вважається загальновживаною в Україні як позна­чення (назва) певного виду товару, якщо це позначення (назва) не пов’язується виробниками або споживачами з гео­гра­фічним місцем його походження. Відповідно до ч. 5 ст. 11 закону до компетенції Кабінету Міністрів України належить затвердження Положення про Перелік видових назв товарів, фактичне виконання цих повноважень покла­дено на ДДІВ;

• реєстрація географічного зазначення тягне за собою анулювання прав на торговельну марку, яка схожа або ана­ло­гічна до такого зазначення. В українському законодавстві існує принцип панування прав на географічне зазначення над правами на аналогічну або схожу на таке зазначення торго­вельну марку. Відповідно до ст. 14 (7) Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», реєстрація нового географічного зазначення є підставою для анулювання реєстрації торговельної марки, яка містить або складається із географічного зазначення, якщо власник такої торговельної марки не є особою, яка має права на використання геогра­фічного зазначення.

Такий принцип – застарілий і не відповідає тенденціям розвитку правової охорони об’єктів права промислової власності. Зокрема, таке положення українського законо­дав­ства суперечить ст. 24 (5) Угоди ТРІПС та законодавству Європейського Союзу, які містять положення щодо можли­вості продовження існування прав на торговельну марку, якщо права на неї були набуті законним шляхом до появи нового географічного зазначення, схожого або аналогічного до цієї марки;

• реєстрація передбачає зазначення певних особли­во­стей товарів, які будуть ним позначатися. Перелік таких осо­бливих якостей, специфічних характеристик та властиво­стей товарів, зумовлених географічним середовищем місця їх похо­дження можна назвати специфікацією товарів. Саме тому, що специфікація товарів, щодо яких можуть використо­ву­ва­тися географічні зазначення, не була визначена, в Україні до тепе­ріш­нього часу не було зареєстровано жодне геогра­фіч­не зазна­чення. Отже, це питання потребує більш детального розгляду⁶³.

До специфічних ознак зазначення походження товару можна віднести такі⁶⁴:

• право на використання зазначення не передається за договорами, оскільки право на користування назвою місця походження товару не є виключним;

• зазначення охороняється безстроково (ст. 504 ЦК України), строк чинності свідоцтва обмежений і становить 10 років. Законо­давство України встановлює вимоги, за дотри­мання яких строк дії свідоцтва може бути подовжений: володілець свідоцтва перебуває у тому самому географічному об’єкті і виробляє товар із зазначеними у свідоцтві властивостями (ч. 4 ст. 15 Закону);

• зазначення не бувають об’ємними, звуковими тощо;

• зазначення прив’язані до певного географічного об’єкта (ст. 7 закону);

• для їх реєстрації не є обов’язковими умови реєстрації, що необхідні як при реєстрації торговельних марок: новизна, пріоритет (ч. 5 ст. 7 закону);

• право на використання назви може бути надане іншим особам, які виробляють характерний товар (ст. 17 закону);

• правом на реєстрацію наділені як фізичні особи, так і юридичні особи, при чому статус суб’єкта підприємницької діяльності не є обов’язковою вимогою (ст. 9 закону);

• стабільність природного і людського чинників (ст. 1 закону) – певні якості товару зумовлені умовами географіч­ного середовища, а також професійним досвідом і традиціями виробників, які проживають у цій місцевості.