Глава 22. Види договорів щодо розпорядження майновими правами

4. договір про передання виключних майнових прав інтелекту­ альної власності;

4. інший договір щодо розпорядження майновими правами інте­ лектуальної власності.

Законодавець визначив ліцензію та ліцензійний договір як окре­мі види договорів, однак власне за ними стоять одні й ті самі відно­сини надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуаль­ної власності. Ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Водночас ліцензія є неодмінною складовою ліцензійного договору. Отже, у цьому питанні вбачається деяка недоопрацьованість ЦК України, адже доцільніше було б регулювати ліцензію і ліцензійний договір однією спільною нормою.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

Відповідно до ст. 1108 ЦК України особа, яка має виключне пра­во дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повнова­ження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. Це і є ліцензія на використання об'єкта права ін­телектуальної власності.

ЦК України поділяє ліцензії на: виключні, одиничні, невиключ-ні, а також іншого виду, що не суперечать закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на викорис­тання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцен­зіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що об­межена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на ви­користання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат мо­же видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Ліцензійний договір

Цей вид договорів є найбільш поширеним прй використанні об'єктів права інтелектуальної власності. Метою його є таке вико-

273

Розділ І. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Глава 22. Види договорів щодо розпорядження майновими правами ...

ристання, яке забезпечило б найбільшу вигоду як для ліцензіата, так і для ліцензіара. Зазначена обставина суттєво впливає на враху­вання істотних та інших умов ліцензійного договору.

Зміст та основні умови ліцензійного договору завжди спрямовані на врегулювання прав і обов'язків сторін у відносинах щодо викори­стання об'єктів інтелектуальної власності, на взаємні розрахунки, відповідальність тощо. Ліцензійному договору має бути притаманна чіткість визначення предмета договору, сформульовано очікуваний результат, необхідні витрати. Ліцензійні договори і договори на ви­користання творів мають мало відмінностей, тому використання цих термінів у законодавстві ускладнює однозначне розуміння сут­ності даних договорів. Деякі науковці вважають, що будь-який до­говір на використання твору чи будь-якого іншого об'єкта інтелек­туальної власності є не що інше як ліцензійний договір¹.

У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моде­лі» зазначено, що власник патенту надає будь-якій особі дозвіл (ви­дає ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на під­ставі ліцензійного договору.

За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обу­мовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені дого­вором про виключну або невиключну ліцензію.

Відповідно до ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін, з урахуванням ви­мог цього Кодексу та іншого закону.

Ліцензійний договір може передбачати можливість укладення сторонами субліцензійного договору. Це означає: надання ліцензіа-том іншій особі (субліцензіату) субліцензії на використання права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не вста­новлено ліцензійним договором.

Ліцензійний договір повинен визначити як вид ліцензії, так і сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності. Йде­ться про конкретні права, що надаються за договором, способи ви­користання зазначеного об'єкта, територію та строк, на які надаю­ться права тощо. Важливою умовою ліцензійного договору є визна-

¹ Право інтелектуальної власності / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К-, 2002. — С. 389; Сзесзі Суогду. А згеііеті аікоіавок іо§а. — Мізкоїс, 2000. — С. 215-218.

274

чення розміру, порядку та строків виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Крім того, у кожному кон­кретному випадку укладення ліцензійних договорів можуть вини­кати інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у до­говір.

Строк ліцензійного договору не може бути більш тривалим, ніж строк правової охорони об'єкта. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майно­вого права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна зі сторін не по­відомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому разі кожна зі сторін може у будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Якщо вид ліцензії не визначено, то вважається, що за ліцензій­ним договором надається невиключна ліцензія. Відсутність у ліцен­зійному договорі умов про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, є підставою для поширення дії ліцензії на всю територію України. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному догово­рі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на вико­ристання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

У договорі може бути передбачена умова про дотримання кон­фіденційності предмета ліцензійного договору, обсягу використан­ня та інших ліцензійних умов. Сторони вирішують на свій розсуд, які елементи договору мають бути конфіденційними.

Дозвіл щодо використання об'єктів права інтелектуальної влас­ності, на які за законом можуть розповсюджуватися норми Закону України «Про державну таємницю», наприклад, секретний винахід (корисна модель), надається лише за погодженням із Державним експертом з питань таємниць, який прийняв рішення про віднесен­ня цього винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

275

Істотною умовою ліцензійного договору є питання, пов'язані з винагородою. Згідно зі ст. 1109 ЦК України, якщо у ліцензійному Договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визна-

18*4-149

Розділ І. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

чається у вигляді фіксованої грошової суми, то у договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Визначення вартості ліцензійного договору — досить складний процес. Зокрема, вартість переданих прав на об'єкт промислової власності може бути визначена у різних формах: твердій сумі, коли наперед розрахована сума виплачується одночасно або частинами; роялті, що широко практикується у міжнародних патентних відно­синах, а також при використанні інших об'єктів права інтелектуаль­ної власності. Сторони ліцензійного договору можуть встановлюва­ти й інші форми виплати винагороди за використання об'єктів інте­лектуальної власності.

У ліцензійному договорі можуть бути визначені місце і порядок розгляду спору, пов'язаного з виконанням договору. У разі пору­шення умов ліцензійного договору сторони можуть визначити прийнятні способи розв'язання спору. Коли ж згоди між сторонами досягти не вдалося, вони мають право звернутися до суду.

Як істотну умову ліцензійного договору ЦК України (ст. 1110) розглядає встановлений цим договором термін початку використан­ня об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар може відмо­витися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом та­кого терміну.

Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного до­говору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

Ліцензійний договір може супроводжуватися угодою про вико­ристання ноу-хау. Як правило, це істотно підвищує ефективність використання об'єкта. Однак ціна ноу-хау та умови його викорис­тання визначаються окремо. Ліцензійний договір може містити умови, за якими предмет договору має бути забезпечений необхід­ною документацією, консультаціями ліцензіара, наданням техніч­ної допомоги при використанні об'єкта тощо. Наведені та інші фак­тори мають бути враховані при визначенні ціни договору.

Умови ліцензійних договорів, що подібні за предметом та суб'єк­тами своїх відносин, можуть бути узагальнені і на їх основі створені так звані типові договори. Стаття 1111 ЦК України передбачає, що типові договори можуть затвердлсуватися уповноваженими відомст­вами або творчими спілками. Це не означає відступлення від прин­ципу свободи договору. Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим договором.

При цьому розробка типового договору перш за все має на меті захистити права інтелектуальної власності автора об'єкта. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелек­туальної власності, що погіршують його становище порівняно зі становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нік-

276